Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2009 г. N 10АП-2167/2009

г. Москва

25 декабря 2009 г.

Дело N А41-23319/08

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 декабря 2009 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Быкова В.П., Исаевой Э.Р.,

при ведении протокола судебного заседания: Феоктистовым М.В.,

при участии в заседании:

от истца: Лабзин М.В. представитель по доверенности от 24.04.2009; Мальцева Н.В., представитель по доверенности от 01.12.2009;

от ответчиков:

от ООО "Эсполон": Леонтьев И.А., представитель по доверенности от 01.06.2009;

от ООО "АШАН": Атанесян Г.А., представитель по доверенности от 04.05.2009;

от ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО": Ибрагимов А.С., представитель по доверенности от 15.11.2009;

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО "АШАН", ООО "Эсполон" и Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. на решение Арбитражного суда Московской области от 07 апреля 2009 года по делу N А41-23319/08,

принятое судьей Горожановой О.Л.,

по иску Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд к ООО "Дмитровский завод алкогольной продукции "ОСТ-АЛКО", ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" о запрете использовать обозначение "COMEDY" в отношении водки, об изъятии из оборота и уничтожении за водки "COMEDY", о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и о запрете ООО "АШАН" продажи водки "COMEDY",

УСТАНОВИЛ:

Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. (Сингапур) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дмитровский завод алкогольной продукции "ОСТ-АЛКО" (далее - ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО") и обществу с ограниченной ответственностью "АШАН" (далее - ООО "АШАН") о запрете ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" использовать обозначение "COMEDY" в отношении водки, об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" водку "COMEDY", о взыскании с ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" компенсации в размере 5 000 000 руб., о запрете ООО "АШАН" продажи водки "COMEDY", о взыскании с ООО "АШАН" компенсации в размере 500 000 руб.

До принятия решения по существу спора истец в порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего ответчика общества с ограниченной ответственностью "Эсполон" (далее - ООО "Эсполон"), предъявив к нему требования о запрете последнему использовать обозначение "COMEDY" в отношении водки; об изъятии и оборота и уничтожении за счет ООО "Эсполон" водки "COMEDY", переданную третьим лицам.

Определением Арбитражного суда Московской области от 10.12.2008 к участию в деле в качестве соответчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью "Эсполон" (далее - ООО "Эсполон").

До принятия решения по существу спора, истцом заявлено и судом первой инстанции удовлетворено ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. просило запретить ООО "Эсполон" использовать обозначение "COMEDY" в отношении водки; изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Эсполон" водку "COMEDY", переданную им третьим лицам; взыскать с ООО "Эсполон" компенсацию в размере 7 064 352 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки исчисленную на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации; взыскать с ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" 7 064 352 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки исчисленную на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации; с ООО "АШАН" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки исчисленную на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также в суде первой инстанции истцом было заявлено ходатайство о возмещении расходов на оплату услуг представителя, в размере (с учетом уточнений) 158 958 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07.04.2009 исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил ООО "АШАН" продажу водки "COMEDY", с ООО "АШАН" в пользу истца взыскано компенсация в размере 1 000 000 руб., ООО "Эсполон" запрещено использовать обозначение "COMEDY" в отношении водки, суд обязал ООО "Эсполон" изъять из оборота и уничтожить за свой счет водку "COMEDY", переданную третьим лицам; с ООО "Эсполон" в пользу истца взыскана компенсация в размере 2 982 176 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, с ООО "АШАН" и ООО "Эсполон" в пользу истца взыскано солидарно 50 000 руб. расходов на представителя. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом ООО "АШАН", ООО "Эсполон" и Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

В апелляционной жалобе Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. просило отменить оспариваемый судебный акт в части взыскания компенсация за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки в размере 2 982 176 руб., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, и просило взыскать с ООО "Эсполон" 7 964 352 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, указывая на допущенные арифметические ошибки при расчете размера компенсации. В остальной части решение суда первой инстанции истец просил оставить без изменения.

ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" мотивировали апелляционные жалобы неправильным применением и толкованием судом первой инстанции норм материального права, в связи с чем просили оспариваемый судебный акт отменить в полном объеме.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2009 производство по делу N А41-23319/08 Арбитражного суда Московской области приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-78168/09-5-531 Арбитражного суда города Москвы.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2009 производство по настоящему делу возобновлено.

В суде апелляционной инстанции представитель Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. поддержал доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме, настаивал на взыскании с Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. 7 964 352 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки. Против удовлетворения апелляционных жалоб ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" возражал, по мотивам, изложенным в отзывах на апелляционные жалобы и письменных пояснениях. Заявил ходатайство о возмещении судебных расходов по оплате услуг представителя в суде апелляционной инстанции в размере 91 395 руб. 15 коп. (л.д. 108-117 т.8).

Представители ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" свои апелляционные жалобы поддержали в полном объеме, просили решение суда первой инстанции отменить в полном объеме. Против удовлетворения апелляционной жалобы Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. возражали, по мотивам, изложенным в отзывах на апелляционную жалобу Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд.

При этом представитель ООО "АШАН" поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "Эсполон", а представитель ООО "АШАН" поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "Эсполон"

Представитель ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" против удовлетворения апелляционной жалобы Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. возражал, оспариваемый судебный акт считает законным в части отказа в удовлетворении иска, предъявленного к нему, одновременно с этим указав на неправомерность взыскания с ответчиков сумм компенсаций, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права при определении суммы компенсации, против отмены судебного акта в полном объеме возражал.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 61), при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражений против проверки оспариваемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. в оспариваемой части возражений не заявлено.

В связи с вышеизложенным проверка оспариваемого судебного акта по апелляционной жалобе Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. проведена судом апелляционной инстанции только в оспариваемой части - правомерности взыскания с ООО "Эсполон" суммы компенсации в размере 2 982 176 руб.

Рассмотрев апелляционные жалобы, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения апелляционных жалоб Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. и ООО "Эсполон" в части и оставлению без удовлетворения апелляционной жалобы ООО "АШАН" в связи с нижеследующим.

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что ему принадлежат исключительные права на товарные знаки: стилизованное изображение микрофона охраняется по свидетельству N 341661(приоритет товарного знака с 08.08.2007) срок регистрации которого истекает 08.08.2017 и удостоверяет исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров и услуг, в том числе по 33 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) включая водку; комбинированное обозначение "COMEDY club" охраняется по свидетельству N 341662 (приоритет товарного знака с 08.08.2007) срок регистрации которого истекает 08.08.2017 и удостоверяет исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров и услуг в том числе по 33 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) включая водку. В августе 2008 года истцу стало известно, что ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" является изготовителем водки "Комеди" ("COMEDY"), которая была приобретена в супермаркетах ООО "АШАН", что подтверждается кассовыми чеками (л.д. 61-72 т. 1). Производство водки "Комеди" ("COMEDY") осуществлялось по заказу ООО "Эсполон" и вводилось в гражданский оборот на основании договоров, заключенных с ООО "АШАН". На этикетках водки "Комеди" ("COMEDY") и на крышке бутылки, верхней части контрэтикетки и на горлышке размещены словесное изображение "COMEDY" и стилизованное изображение (графическое изображение) сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, правовая охрана которых удостоверяется свидетельствами N 341661, 341662. Указанные действия, по мнению истца, в силу статьи 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельствует о нарушении ответчиками исключительных прав Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. на товарные знаки, охраняемые по свидетельствам N 341661, 341662.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Как следует из материалов дела, что ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" (поставщик) по заказу ООО "Эсполон" (покупателя) производило водку "Комеди" ("COMEDY"), в соответствии с условиями договора поставки алкогольной продукции от 18.06.2008 N 50 ООО "Эсполон" выступал поставщиком всей необходимой комплектации для производства продукции водки "Комеди" ("COMEDY") в силу договора от 02.06.2008 N 51 (л.д. 89-94 т. 3).

Также для производства алкогольной продукции над наименованием водка "Комеди" ("COMEDY") между ООО "Эсполон" и ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" был заключен договор от 02.06.2008 N 51, по условиям пункта 1.2 которого поставщик поставляет покупателю тароупаковочный материал для производства алкогольной продукции (пробка, термоусадочный колпачок, бутылка, скотч, этикетка, алюминиевый колпачок с дозатором, гофрокороб) (л.д. 98-101 т. 3).

ООО "АШАН" (покупатель) приобрело по договору от 01.06.2007 у ООО "Эсполон" (поставщика) водку "Комеди" ("COMEDY"), которая впоследствии реализовывалась через розничную сеть супермаркетов "АШАН" (л.д. 149-150 т. 2, л.д. 1-30 т. 3).

Претензии направленные Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. в адрес ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" и ООО "АШАН", ООО "Эсполон" об устранении нарушения исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 341661, 341662 ООО "АШАН" и ООО "Эсполон" были оставлены без удовлетворения.

Письмом от 08.09.2008 N 244/1 ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" уведомило Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. о том, что производство водки "Комеди" ("COMEDY") прекращено, при этом ответчик указал на то, что ООО "Эсполон" гарантировало, что производство водки "Комеди" ("COMEDY") не нарушает прав законных интересов третьих лиц.

Материалами дела подтверждается тот факт, что в сентябре 2008 года Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. узнало о розничной продаже в супермаркетах ООО "АШАН" водки "COMEDY", факт ее приобретения подтверждается приобщенными в материалы дела кассовыми чеками (л.д. 52-72 т. 1).

Согласно этикетке размещенной на лицевой стороне бутылки водки и на оборотной ее стороне наименование водки указано латинскими буквами: vodka "COMEDY" и на русском: водка Комеди (далее - водка "Комеди" ("COMEDY"))(л.д. 54 т.1).

На этикетке, наклеенной на оборотной стороне бутылки водки "Комеди" ("COMEDY"), указано на то, что владельцем товарного знака является ООО "Эсполон" (л.д. 54 т. 1).

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что комбинированное обозначение "COMEDY" размещенное на этикетках на лицевой и оборотной стороне бутылки водки "Комеди" ("COMEDY") и графическое обозначение, использованное на верхней части контрэтикетки, верхней части пробки и части слова "VODKA" сходны до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. согласно свидетельствам N 341661, 341662.

Суд апелляционной инстанции признает указанные выводы суда первой инстанции правильными и основанными на полном и всестороннем установлении всех обстоятельств по делу имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Вопрос о сходстве до степени смешения словесных обозначений, комбинированных и изобразительных обозначений являющихся товарным знаком истца и использованных на этикетках, пробках водки "Комеди" ("COMEDY"), может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений указанных норм материального права в предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований, входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; используется ли товарный знак; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, приходит к выводу о том, что комбинированное обозначение "COMEDY", выполненное на красном фоне белыми буквами содержащее в себе словесное обозначение "COMEDY" и изобразительное обозначение в виде белой окружности и окомляющей ее по низу полуокружности белого цвета тонкой линией с точками на краях, размещенное на этикетках водки "Комеди" ("COMEDY") является сходным до степени смешения с комбинированное обозначение "COMEDY club" - товарным знаком принадлежащим истцу и охраняемым по свидетельству N 341662 (приоритет товарного знака с 08.08.2007) срок регистрации которого истекает 08.08.2017, поскольку словесное обозначение "COMEDY" тождественно доминирующему словесному элементу комбинированного товарного знака истца по свидетельству N 341662 "COMEDY" по основным признакам фонетического сходства, графического и смыслового сходства, приведенных в подпунктах (а)-(в) пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Согласно подпункту "г" пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного подпункта, то есть звуковое и графическое, смысловое сходство сравниваемых словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном конкретном случае, по мнению суда апелляционной инстанции, имеется наличие трех совпадений, позволяющих сделать вывод о сходности до степени смешения доминирующего словесного обозначения комбинированного товарного знака "COMEDY" со словесным обозначением, использованном на этикетках водки "Комеди" ("COMEDY"), что в свою очередь создает опасность реального смешения в глазах потребителя словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением использованных на этикетках водки "Комеди" ("COMEDY").

Одновременно с этим суд апелляционной инстанции считает, что в силу пунктов 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания изобразительное обозначение в виде белой окружности и окомляющей ее по низу полуокружности белого цвета тонкой линией с точками на краях, размещенное на этикетках, пробке водки "Комеди" ("COMEDY") сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца, охраняемым по свидетельству N 341661 (приоритет товарного знака с 08.08.2007) срок регистрации которого истекает 08.08.2017.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Судом первой инстанции установлено, что также нашло свое подтверждение в суде апелляционной инстанции, что товарные знаки, по свидетельствам N N 341661 341662 используются истцом в рамках лицензионного договора также при продвижении продукции класса 33 МКТУ (л.д. 141-149 т. 1).

Таким образом, судом первой инстанции, установлено на основании представленных в материалах дела доказательств, нарушение ООО "АШАН" и ООО "Эсполон" исключительных прав Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. на товарные знаки, охраняемые по свидетельствам N N341661, 341662, поскольку сходные до степени смешения с товарными знаками истца, обозначения были использованы ООО "Эсполон" путем их воспроизведения на этикетках и пробках водки "Комеди" ("COMEDY"), т.е. на материальных объектах, распространяемых с целью их коммерческой реализации, тем самым, преследуя ту же цель, какую составляет регистрация товарного знака.

Возражения ООО "Эсполон" о том, что он обладает исключительными правами на изобразительный товарный знак, охраняемый по свидетельству N 350471 (приоритет товарного знака с 20.11.2007) срок регистрации которого истекает 20.11.2017, подлежат отклонению, поскольку данный товарный знак не содержит в себе комбинированные обозначения (словесные и изобразительные) сходные со словесным обозначением "COMEDY" использованным на этикетках водки "Комеди" ("COMEDY") и являющегося доминирующей частью товарного знака истца по свидетельству N 341662.

Наличие изобразительного элемента в товарном знаке ООО "Эсполон" в виде белой окружности и окомляющей ее по низу полуокружности белого цвета тонкой линией с точками на краях сходной до степени смешения в товарных знаках истца по свидетельствам N 341661 N 341662, также не может свидетельствовать об отсутствии нарушения исключительных прав Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. на принадлежащие ему товарные знаки в виду того, что приоритет на товарные знаки по свидетельства N 341661 N 341662 истцу предоставлен ранее.

Таким образом, требования Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. к ООО "Эсполон" о запрете использования обозначения "COMEDY" в отношении водки правомерно удовлетворены судом первой инстанции в виду их доказанности представленными в материалы дела доказательствами.

Также следует признать правильным вывод суда первой инстанции о доказанности истцом факта нарушения ООО "АШАН" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 341661N 341662, поскольку материалами дела подтвержден факт предложения к продаже и сам факт продажи водки "Комеди" ("COMEDY") содержащей на этикетках и пробках обозначения сходные до степени смешения с обозначениями, охраняемыми по свидетельствам N 341661N 341662.

При этом суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения его исключительных прав на указанные товарные знаки со стороны ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО".

Доказательств того, что ООО "АШАН" и ООО "Эсполон" получали согласие правообладателя для использования обозначений, размещенных на этикетках и пробках водки "Комеди" ("COMEDY"), сходных до степени смешения с товарными знаками истца, в материалах дела отсутствуют.

Обращаясь с настоящим иском, истец уточнил основания для исчисления суммы компенсации с каждого из ответчиков, при этом в отношении ответчиков ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" и ООО "Эсполон" ссылался на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив размер компенсации в размере двукратной стоимости произведенной ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" водки "Комеди" ("COMEDY"), а в отношении ООО "АШАН" размер компенсации был определен на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вышеназванный порядок определения размера компенсации не противоречит положениям статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака по свидетельствам N N 341661, 341662.

Таким образом, взыскивая с ООО "Эсполон" 2 982 176 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, суд не учел того обстоятельства, что нормами статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации.

Истец обладает исключительными правами, исходя из буквального толкования искового заявления, на два объекта средств индивидуализации - товарных знака по свидетельствам N N 341662, 341661.

Как указывалось выше судом, установлен факт незаконного использования сходных до степени смещения обозначений, размещенных на этикетках, пробках водки "Комеди" ("COMEDY") , с товарными знаками по свидетельствам N N 341661, 341662, следовательно, взыскание с ООО "Эсполон" суммы 2 982 176 руб., исчисленной как за нарушение одного товарного знака за вычетом компенсации взысканной с ООО "АШАН" в сумме 1 000 000 руб., противоречит императивным нормам статьи 1252, и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагают возможность изменения судом суммы компенсации.

В связи с чем требования Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. о взыскании с ООО "Эсполон" компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N341661, 341662 подлежат удовлетворению в размере 7 064 352 руб. (л.д. 94-96 т. 5), поскольку указанный размер компенсации подтвержден представленными в материалы дела товарными накладными и декларациями об объемах поставки этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пояснениями ООО "ДЗАП "ОСТ-АЛКО" о количестве произведенной водки "Комеди" ("COMEDY") (том 4, л.д. 48-73 т. 6).

Поэтому решение суда первой инстанции в этой части подлежит отмене с принятием нового решения о взыскании с ООО "Эсполон" 7 064 352 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N N341661, 341662.

Вместе с этим, суд апелляционной инстанции не рассматривает требования истца, изложенные в апелляционной жалобе, о взыскании с ООО "Эсполон" компенсации на нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 7 964 352 руб., поскольку в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 61), согласно которым судам следует е учитывать, что согласно части 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции, поскольку размер компенсации.

Оценив представленные доказательства сторонами в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, предъявленного истцом к ООО "Эсполон", в части изъятия из оборота и уничтожения за счет последнего водки Комеди "COMEDY", переданную третьим лицам.

Исходя из смысла статей 15,16 , 168, 174, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия арбитражный суд должен указать место и срок их совершения.

В силу положения пунктов 2,3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При таких обстоятельствах сам продукт - водка "Комеди" ("COMEDY") как товар подлежащий, по мнению истца, уничтожению не является контрафактным, поскольку иск предъявлен о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 341661N 341662, в связи с размещением на этикетках и пробках бутылки водки "Комеди" ("COMEDY") обозначений сходных до степени смешения с обозначениями, охрана которых подтверждена вышеперечисленными свидетельствами, следовательно, контрафактными являются именно этикетки и пробки, размещенные на бутылках, поскольку истец водку не производит, претензий по составу водки не предъявлял.

При этом следует отметить, что истцом предъявлено требование об уничтожении водки "Комеди" ("COMEDY"), переданной ООО "Эсполон" третьи лицам, однако в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие место нахождения водки, а также наименование третьих лиц, у которых находящаяся водка подлежит изъятию и уничтожению.

Кроме того, как следует из материалов дела, водка "Комеди" ("COMEDY") продавалась через розничную сеть супермаркетов "АШАН", покупателями которой являлись неограниченное количество лиц, доказательств того, что в момент принятия решения водка "Комеди" ("COMEDY"), как товар, находилась в распоряжении третьих лиц, не участников настоящего спора, в материалах дела отсутствует.

Исходя из принципа исполнимости решения арбитражного суда, а также разумности и справедливости при привлечении ответчика к ответственности за нарушение прав истца, решение суда первой инстанции об обязании изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Эсполон" водку "Комеди" ("COMEDY"), переданную третьим лицам, не подлежало удовлетворению в виду их недоказанности истцом.

Требования истца о взыскании с ООО "АШАН" компенсации за нарушение исключительных прав Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. на товарные знаки по свидетельствам N N 341661, 341662 в размере 1 000 000 руб. и запрете продажи водки "Комеди ("COMEDY"), суд апелляционной инстанции признает обоснованными и соответствующими положениям пункта 3 и подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку сам факт продажи водки "Камеди" ("COMEDY"), содержащей контрафактные этикетки и пробки содержащие обозначения сходные до степени смещения с товарными знаками истца по свидетельствам N 341661N 341662, доказан материалами дела.

Доводы апелляционной жалобы ООО "АШАН" о наличии злоупотребления правом истцом и необходимости применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат отклонению, поскольку не нашли своего подтверждения в материалах дела, а сам факт обращения с настоящим иском не свидетельствует о таких обстоятельствах, поскольку истец обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам N N 341661, 341662 и это обращение основано на доказанных фактах нарушения его прав со стороны ООО "АШАН" и ООО "Эсполон", реализовавших водку Комеди ("COMEDY") содержащую контрафактные этикетки и пробки.

Согласно частям 1, 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Между тем суд первой инстанции в нарушение положений указанной нормы права взыскал с ООО "АШАН" и ООО "Эсполон" в пользу Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. судебные расходы, понесенные истцом на оплату услуг представителя, солидарно, а не пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в связи с чем решение суда первой инстанции в этой части также подлежит отмене с распределением судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям.

В суде апелляционной инстанции от истца также поступило ходатайство о возмещении ему судебных расходов понесенных в результате рассмотрения апелляционной жалобы в сумме 91 209 руб. 15 коп.

Рассмотрев заявленное Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. о возмещении судебных расходов, с учетом того, что апелляционная жалоба истца удовлетворена судом апелляционной инстанции, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, среди прочего, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82, при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненных работ; нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лица, оказывающего услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов.

Понятие разумности относится к оценочным категориям, и при ее определении, в любом случае, учитываются названные критерии (сложность дела, его продолжительность, цены в регионе и т.д.).

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая сложность дела, временной период рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции и первой инстанции, с учетом пропорциональности удовлетворения исковых требований, доказанности истцом факта понесения расходов на представителя, суд признал обоснованными, разумными расходами на услуги представителя, подлежащие возмещению Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд ответчиками - ООО "Эсполон" и ООО "АШАН" в размере 100 000 руб. за рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанции, поэтому с ООО "Эсполон" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. подлежат взысканию судебные расходы 87 560 руб. по оплате услуг представителя за рассмотрение дела в суде первой и апелляционной инстанциях, а с ООО "Ашан" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. 12 500 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя по рассмотрению дела в судах первой и апелляционной инстанциях.

Также в виду отмены судебного акта в части удовлетворения исковых требований истца предъявленных к ООО "Эсполон" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки с принятием нового решения, решение суда первой инстанции подлежит отмене в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины в следующем порядке.

При обращении с настоящими исковыми требованиями (с учетом их уточнения) истец предъявил пять требований неимущественного характера (госпошлина по 2000 руб.) и три требования имущественного характера на общую сумму 15 128 704 руб. (госпошлина 87 143 руб. 52 коп.).

Однако истцом уплачена госпошлина за рассмотрение иска в размере 45 000 руб. (л.д. 10 т.1) и 25 500 руб. (л.д. 51 т. 3).

С учетом рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Эсполон" и Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. и их частичного удовлетворения с ООО "Эсполон", пропорционально удовлетворенным требованиям, в пользу Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. поджат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы в размере 49 821 руб. 76 коп.: имущественные требования в размере 7 064 352 руб., одно требование немущественного характера - 2000 руб., а также 1000 руб. по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Вместе с этим взыскивая с Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. в доход федерального бюджета 26 643 руб. государственной пошлины, не уплаченной при уточнении исковых требований, суд первой инстанции допустил арифметическую ошибку, в связи с чем с Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд. в доход федерального бюджета подлежит взысканию 23 465 руб. 28 коп. государственной пошлины за подачу исковых требований.

В остальной части решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, как принятое с правильным применением норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 07 апреля 2009 года по делу N А41-23319/08 отменить в части удовлетворения иска Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. об изъятии из оборота и уничтожения за счет ООО "Эсполон" водки "COMEDY", переданной третьим лицам; взыскания с ООО "Эсполон" компенсации в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. в сумме 2 982 176 руб., 30 410 руб. 88 коп. расходов по госпошлине, взыскания с ООО "Ашан" и ООО "Эсполон" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. солидарно 50 000 руб. расходов на представителя; взыскания с Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. в доход федерального бюджета 26 643 руб. 52 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ООО "Эсполон" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. 7 064 352 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам на товарные знаки N N 341661; 341662.

Взыскать с ООО "Эсполон" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. судебные расходы в размере 49 821 руб. 76 коп. по уплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы и 87 560 руб. по оплате услуг представителя за рассмотрение дела в суде первой и апелляционной инстанциях.

Взыскать с ООО "Ашан" в пользу Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. 12 500 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя по рассмотрению дела в судах первой и апелляционной инстанциях.

В удовлетворении остальной части исковых требований Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. к ООО "Эсполон" об обязании изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Эсполон" водку "COMEDY", переданную им третьим лицам отказать.

Взыскать с Комедии Клаб Продакшн Пте. Лтд. в доход федерального бюджета 23 465 руб. 28 коп. государственной пошлины за подачу исковых требований.

В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Председательствующий

Н.А. Кручинина

Судьи

В.П. Быков Э.Р. Исаева