Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 г. N 10АП-5382/2010

г. Москва

Дело N А41-8764/10

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2010 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Куденеевой Г.А.,

судей Исаевой Э.Р., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Гудневой Х.М.,

при участии в заседании:

от истца: Зеленина А.Д., представителя (доверенность от 11.03.2010 г.), Садовского П.В., представителя (доверенность от 11.03.2010 г.),

от ответчиков:

ОАО "Рузком": Пакина А.И., представителя (доверенность от 10.03.2010 г.),

ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод": Павловецкого В.А., адвоката (доверенность от 10.10.2010 г.),

от третьего лица - ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых": представитель не явился, извещен (телефонограмма от 14.10.2010 г.),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с Ограниченной ответственностью "Хаме с.р.о." (Чехия)

на решение Арбитражного суда Московской области от 29 июля 2010 года

по делу N А41-8764/10, принятое судьей Горожановой О.Л.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Хаме с.р.о."

к Открытому акционерному обществу "Рузком", Закрытому акционерному обществу "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"

о защите прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Леош Новотны (Leos Novotny a.s.) Чехия обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Открытому акционерному обществу "Рузком" (далее - ОАО "Рузком"), Закрытому акционерному обществу "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" (далее - ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод") о возложении на ОАО "Рузком" обязанностей по прекращению незаконного использования комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Наше", сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй", по изъятию из оборота и уничтожению контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено сходное с товарным знаком истца до степени смешения обозначение; о взыскании с ОАО "Рузком" компенсации в размере 8 256 455 руб. 60 коп. за незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком.

Иск заявлен на основании статей 54, 138, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Впоследствии истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования. Заявил следующие требования:

- обязать ОАО "Рузком" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Наше", сходный до степени смешения с товарным знаком "Нamй";

- обязать ОАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Наше", сходный до степени смешения с товарным знаком "Нamй";

- взыскать с ОАО "Рузком" компенсацию за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Наше", сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй", в размере 4 299 339 рублей 40 копеек;

- взыскать с ОАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" компенсацию за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Наше", сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй", в размере 4 299 339 руб. 40 коп. (том 3, л.д. 31-35).

Определением Арбитражного суда Московской области от 24 июня 2010 года в порядке процессуального правопреемства произведена замена Акционерного общества Леош Новотны (Leos Novotny a.s.) Чехия истца на Общество с ограниченной ответственностью "Хаме с.р.о.", Чехия (Hame s.r.o.) (том 2, л.д. 77).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 июля 2010 года в иске отказано (том 3, л.д. 146-153).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Хаме с.р.о." обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение отменить как вынесенное при неправильном применении норм материального и процессуального права, несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица- Общества с ограниченной ответственностью "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" (далее- ООО "Вяземское УПП ВОС"), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании апелляционного суда представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы, просили решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Представители ответчиков возражали против доводов заявителя апелляционной жалобы, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, не нашел оснований для отмены решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как видно из материалов дела, ООО "Хаме с.р.о." является владельцем товарного знака "Нamй", что подтверждается свидетельством о международной регистрации N 726510 с переводом на русский язык (том 1, л.д. 9-17).

Товарный знак "Нamй" зарегистрирован по 5, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классам МКТУ в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 года.

Как указал истец, из письма ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" (далее - ООО "Вяземское УПП ВОС")

N 1260 от 06.11.2009 г. ему стало известно о том, что ОАО "Рузком" осуществляет незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй", принадлежащем истцу (том 1, л.д. 19).

Из указанного письма следует, что ООО "Вяземское УПП ВОС" в сентябре 2009 года поступила заявка ОАО "Рузком" на изготовление литографированных банок по макетам, сходным с макетами истца и содержащими обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Нamй". Литографированные банки изготовлены и отгружены в период с 18.09.2009 г. по 02.10.2009 г.

По мнению истца, обозначение "Наше", содержащееся на банках, изготовленных по заявке ОАО "Рузком", имитирует товарный знак "Нamй" и является сходным с ним до степени смешения по признакам графического сходства.

В связи с этим ЗАО "Хаме Фудс" распространено письмо N 518/1 от 16.11.2009 г., которым контрагенты проинформированы о том, что продукция ОАО "Рузком", маркированная обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, находится в незаконном обороте.

Незаконное использование ОАО "Рузком" обозначения, сходного до степени смешения в отношении предприятия, продуктов или промышленной (торговой) деятельности конкурента послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из недоказанности обстоятельств, на которые ссылался истец в обоснование своих доводов: факта приобретения товара у ОАО "Рузком", изготовления по заказу ОАО "Рузком" продукции, содержавшей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции обоснованными.

Истец исковые требования обосновывает тем, что ответчиком ОАО "Рузком" без согласия правообладателя изготавливает и предлагает к продаже продукцию с нанесенными на ней обозначениями, включающими словесный элемент "Наше".

Суд первой инстанции, проанализировав обозначение, используемое ОАО "Рузком", и товарный знак истца, сделал обоснованный вывод об отсутствии сходности до степени смешения данных обозначений по графическим и смысловым признакам.

Апелляционный суд считает этот вывод правильным, соответствующим письменным доказательствам по делу.

Как установлено апелляционным судом, товарный знак "Нamй", прошедший международную регистрацию, владельцем которого является ООО "Хаме с.р.о.", представляет собой сочетание графического и словесного элементов (том 1, л.д. 9).

Словесный элемент представляет собой слово "Нamй", выполненное в латинице, оригинальным шрифтом, первая буква выполнена заглавной буквой, остальные - строчной, над последней буквой поставлен бревис. Название товарного знака читается как "Хамэ". Словесный элемент выполнен белым цветом на темном фоне, нанесен на горизонтальный флажок, выгнутый вверх. Над словом "Нamй" размещено изображение медвежонка, обнимающего обеими лапами лукошко. Изображение обведено серым цветом.

Истец, настаивая на иске, утверждал, что обозначение "Наше" и товарный знак "Нamй" имеют сходство словесных и графических элементов (одинаковый состав гласных, равное количество слогов, тождество звучания начальных и конечных частей обозначений, выполнение печатными буквами белого цвета с заглавной первой буквой и строчными остальными буквами). Кроме того, имеется сходство изобразительных элементов, композиционного решения.

В обоснование своих доводов истцом представлено заключение N 1135 от 26.05.2010 г. патентного поверенного Зорина Н.А., которым сделан вывод о том, что товарный знак и обозначение в целом ассоциируются друг с другом; обозначения на представленных образцах сходны до степени смешения с товарным знаком (том 2,

л.д. 102-108).

В целях проверки доводов сторон судом первой инстанции назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному Багирову З.А. (определение от 24 июня 2010 г.) (том 3, л.д. 83-84).

По заключению эксперта от 12.07.2010 г., учитывая стилистические (графические) отличия в оформлении товарного знака и образцов, отличия в образах животных (птицы), используемых в товарном знаке и образцах, а также использование разных языков в наименованиях сравниваемых обозначений, сделан вывод о том, что товарный знак "Нamй" (международная регистрация N 726510) и образцы спорных комбинированных обозначений, содержащих словесный элемент "Наше", не являются сходными до степени смешения (том 3, л.д. 101-109).

Оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, апелляционный суд считает обоснованным вывод суда первой инстанции о недоказанности доводов истца.

При этом учитывается, что в соответствии с пунктом 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, каждое доказательство подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами.

При оценке доказательств апелляционным судом учитывалось, что исследование патентным поверенным Зориным Н.А. проводилось по инициативе истца (именно им представлено заключение), при этом ответчик не принимал участия при формулировании вопросов и отборе образцов для исследования. Кроме того, специалист не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Доводы истца о применении экспертом Багировым З.А. неправильной методики исследования образцов отклоняются, поскольку исследования проводились в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 г. N 26.

На Методические рекомендации имеется ссылка и в Заключении патентного поверенного Зорина Н.А.

Судом первой инстанции отказано в ходатайстве представителей истца о проведении повторной патентоведческой экспертизы. В апелляционном суде это ходатайство также отклонено, поскольку оно может быть проведена при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта (статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Таких оснований у апелляционного суда не имелось.

Доводы представителей истца о недостаточной компетенции эксперта Багирова З.А., а также неправильной постановке вопросов перед экспертом не могут являться основанием для проведения повторной экспертизы, поскольку назначение экспертизы и выбор эксперта, которому могло быть поручено проведение исследований, проводилось в судебном заседании с участием представителей истца (протокол судебного заседания от 17 июня 2010 г.) (том 3, л.д. 81-82), отводы эксперту не заявлялись, представители обеих сторон имели право предлагать вопросы для экспертов.

Заключение эксперта содержит ясные и полные выводы.

Доказательств того, что обозначение, используемое ответчиком, сходно с товарным знаком истца и создает угрозу смешения у потребителей представления о принадлежности продукции одному и тому же правообладателю и производителю, также не представлено.

Ссылка истца на то, что при вынесении решения суд первой инстанции не принял во внимание опрос общественного мнения, представленный истцом в качестве доказательства по делу, апелляционным судом отклоняется. Данный опрос проведен без привлечения представителя ответчика ОАО "Рузком". Кроме того, результаты данного исследования не позволяют идентифицировать товар, представленный к опросу; опрос проведен лицом, не участвующим в деле.

Доказательств наличия у ОАО "Рузком" выпущенных контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "Нamй", не представлено.

В материалах дела имеется письмо N 1260 от 06.11.2009 г. от 06.11.2009 г.

ООО "Вяземское УППП ВОС", в котором ОАО "Рузком" просило изготовить литографические банки по макетам сходным с макетами ООО "Хаме с.р.о.". Такая же информация содержится и в письме главного бухгалтера ООО "Вяземское УППП ВОС" об отгрузке ОАО "Рузком" с 18 сентября 2009 года по 02 октября 2009 года.

Суд апелляционной инстанции считает, что данные документы не подтверждают факта реализации товара, а свидетельствуют о намерении заключения договорных отношений между ОАО "Рузком" и ООО "Вяземское УППП ВОС".

В связи с этим у истца не имелось также оснований использовать указанные в письме сведения о количестве и стоимости товара при определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения; при этом суд при определении размера компенсации учитывает характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая, что вина ответчиков в нарушении исключительных прав истца на товарный знак "Нamй" не подтверждена, оснований для взыскания компенсации не имеется. Это требование не доказано и по праву, и по размеру.

Арбитражный апелляционный суд считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам и не находит оснований для отмены или изменения судебного акта.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 29 июля 2010 года по делу N А41-8764/10 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Председательствующий

Г.А. Куденеева

Судьи

Э.Р. Исаева С.В. Мальцев