Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2010 г. N А40-89064/09-26-717

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2010 г. N 09АП-24611/2010

г. Москва

Дело N А40-89064/09-26-717

01 ноября 2010 г.

N 09АП-24611/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 ноября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Попов

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуев

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Журнал "Человек и закон"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2009 г.

по делу N А40-89064/09-26-717, принятое судьёй Каревой Н.Ю.

по иску ЗАо "Телекомпания "Останкино"

к ООО "Журнал "Человек и закон"

о запрещении использовать обозначение и запрете издавать и распространять журнал

при участии в судебном заседании:

от истца Кружалов С.Е. по доверенности от 01.07.2010 г.;

от ответчика Романова В.В. по доверенности от 20.09.2010 г. N 14.

УСТАНОВИЛ

ЗАО "Телекомпания "Останкино" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Журнал "Человек и Закон" о запрещении ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать товарный знак "Человек и Закон" или сходное с ним до степени смешения обозначение, а именно: запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании "Человек и Закон"; запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" издавать и распространять журнал с использованием обозначения "Человек и Закон" (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2009 г. ООО "Журнал "Человек и Закон" запрещено использовать обозначение и название журнала "Человек и Закон", сходное до степени смешения с товарными знаками N 268410, N 283068.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 г. решение суда первой инстанции отменено по безусловным основаниям. В удовлетворении иска отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.09.2010 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Журнал "Человек и Закон" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные сторонами спора доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что в порядке пункта 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" следует перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ЗАО "Телекомпания "Останкино" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Журнал "Человек и Закон" о запрещении ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать товарный знак "Человек и Закон" или сходное с ним до степени смешения обозначение путем: использования в своем фирменном наименовании обозначения "Человек и Закон", издания и распространения журнала "Человек и Закон".

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования и просил суд запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать товарный знак "Человек и Закон" или сходное с ним до степени смешения обозначение, а именно: запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании "Человек и Закон"; запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" издавать и распространять журнал с использованием обозначения "Человек и Закон".

Протокольным определением от 16.10.2009 судом удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2009 г. ООО "Журнал "Человек и Закон" запрещено использовать обозначение и название журнала "Человек и Закон", сходное до степени смешения с товарными знаками N 268410, N 283068.

Вместе с тем судом первой инстанции не разрешен вопрос о запрещении ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании "Человек и Закон" и запрещении ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" издавать и распространять журнал с использованием обозначения "Человек и Закон" и в настоящее время утрачена возможность для вынесения дополнительного решения.

В соответствии с абзацем 2 п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со ст. 49 Кодекса об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд неправомерно отказал в удовлетворении такого ходатайства или рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений ч. 1 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о повторном рассмотрении дела, в силу ч. 5 ст. 270 Кодекса переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

Как видно из решения суда от 23.10.2009 в мотивировочной и резолютивной частях решения суда не содержатся выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 29 постановления от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, на основании части 6` статьи 268 АПК РФ апелляционный суд выносит определение.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2010 г. суд перешел к рассмотрению настоящего дела в Девятом арбитражном апелляционном суде по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы иска, представил письменные пояснения по иску.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против доводов искового заявления, представил письменные возражения на иск.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы иска и возражений на него с учетом указаний ФАСМО, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ЗАО "Телекомпания "Останкино" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Журнал "Человек и Закон" о запрещении ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать товарный знак "Человек и Закон" или сходное с ним до степени смешения обозначение, а именно: запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании "Человек и Закон"; запретить ответчику - ООО "Журнал "Человек и Закон" издавать и распространять журнал с использованием обозначения "Человек и Закон".

Истец является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "Человек и закон" по свидетельствам N 268410 с приоритетом от 27.08.2002 г. и N 283068 с приоритетом от 04.03.2003 г. в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Истец также осуществляет издание журнала "Человек и закон", что подтверждается подлинными журналами (л.д.45-46, т.2).

Ответчик является издателем журнала "Человек и закон".

Доводы истца и выводы суда первой инстанции в отношении регистрации ответчиком товарного знака "Человек и закон", решения Палаты по патентным спорам о прекращении правовой охраны товарного знака "Человек и закон" ответчика по свидетельству N 277795 в отношении товаров 16 класса и услуг 35 класса МКТУ, являются необоснованными, поскольку иск заявлен о нарушении ответчиком исключительных прав истца путем издания журнала "Человек и закон" и использования данного обозначения в фирменном наименовании ответчика, а не использованием товарного знака по свидетельству N 277795.

Таким образом, истец и ответчик осуществляют однородную деятельность по выпуску журналов с использованием обозначения "Человек и закон".

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из материалов дела, журнал "Человек и закон" начал выпускаться с января 1971 года. Данное обстоятельство подтверждается: письмами Минюста СССР (л.д.93-99, т.1), сведениями о сообщениях в средствах массовой информации (л.д.73-80, т.2), постановлением Совета Министров СССР от 27.11.1970 г. N 960 (л.д.100-104, т.1), свидетельством о регистрации средства массовой информации N 69 от 30.08.1990 г., свидетельством о регистрации средства массовой информации N 195 от 10.10.1990 г., редакционным уставом журнала "Человек и закон", утвержденным 22.10.1990 г., свидетельством о регистрации средства массовой информации N 011003 от 31.12.1992 г., учредительским договором от 11.01.1993 г. (л.д.119-127, т.1), приказом Минюста России от 11.01.1993 г. N 2/16-03, уставом редакции журнала "Человек и закон", утвержденный 05.02.1993 г. (л.д.53-61, т.1), уставом ООО "Журнал "Человек и закон", утвержденным 29.01.2004 г. (л.д.75-92, т.1), свидетельством о регистрации средства массовой информации от 07.04.2006 г. (л.д.52, т.1), уставом ООО "Журнал "Человек и закон", утвержденным 24.05.2007 г. (л.д.63-74, т.1), письмом Роскомнадзора от 14.08.2009 г. N КА-09104 (л.д.111-112, т.1), выпиской из ЕГРЮЛ от 31.07.2009 г. (л.д.47-59, т.2), а также сведениями на титульном листе журнала "Человек и закон", на котором указано, что журнал учрежден в декабре 1970 г. и издается с января 1971 г.

Согласно пункту 1 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как следует из материалов дела, приоритет товарным знакам истца был предоставлен 27.08.2002 г. и 04.03.2003 г., т.е. на много позднее после регистрации средства массовой информации и начала выпуска журнала.

Таким образом, выводы суда первой инстанции, признавшего незаконным использование ответчиком спорного обозначения в названии журнала, не учел, что право ответчика на название журнала, включающего слова " Человек и закон ", возникло с 1971 года в силу регистрации и издания журнала и использовалось до даты приоритета товарных знаков истца.

Во исполнение указания кассационной инстанции, обязательного для суда апелляционной инстанции, суд установил, что регистрация ответчика в качестве юридического лица произведена только 03.02.2003 г., редакция журнала "Человек и закон" в качестве юридического лица не производилась.

В пункте 1.5 устава редакции журнала, утвержденном 22 октября 1990 года, указано на то, что редакция является юридическим лицом (л.д.36-37, т.3), однако, регистрация юридического лица в соответствующих государственных органах произведена не была.

Довод истца о том, что журнал "Человек и закон" выпускалось не ответчиком, а иными лицами, что подтверждается сведениями об учредителях в свидетельствах о регистрации средства массовой информации, не принимается, поскольку исковые требования заявлены в отношении запрета выпуска журнала, который выпускается с 1971 года. Журнал зарегистрирован в качестве средства массовой информации в установленном порядке и смена учредителей редакции журнала не влияет на сохранение права средства массовой информации на свое наименование как средство индивидуализации журнала.

Как следует из устава ответчика и выписок из ЕГРЮЛ от 31.07.2009 г. (л.д.47-59, т.2) и от 07.10.2009 г. (л.д.68-72, т.2), он является правопреемником редакции журнала "Человек и закон".

Утверждение истца о допущенных нарушениях при государственной регистрации ответчика, не принимаются, т.к. доказательств оспаривания кем-либо государственной регистрации или учредительных документов ответчика не представлено.

Кроме того, в соответствии с нормами Закона СССР от 12.06.1990 г. "О печати и других средствах массовой информации" не предусматривалось регистрация средства массовой информации в качестве отдельного юридического лица.

Правовое положение и порядок регистрации средства массовой информации регулируются законом о средствах массовой информации. Однако Арбитражный суд г. Москвы не применил положения соответствующего закона о последствиях регистрации, в частности о праве на название, о недопущении регистрации средства массовой информации с тем же названием, то есть о защите названия.

Название средства массовой информации используется для его индивидуализации, исходя из этой функции к нему может быть применено положение статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (20.03.1883), предусматривающее его защиту, с момента регистрации редакции журнала как средства массовой информации.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК России, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Арбитражный суд г. Москвы не учел, что в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, истец как владелец товарных знаков не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака).

В тоже время исковое требование о запрете ответчику использовать ООО "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Человек и Закон" подлежит удовлетворению.

Регистрация ответчика в качестве юридического лица произведена 03.02.2003 г., после даты приоритета товарного знака по свидетельствам N 268410 с приоритетом от 27.08.2002 г. что подтверждено материалами дела и не оспаривается сторонами, поэтому на основании п. 6 ст. 1252 ГК России подлежат удовлетворению.

В отношении товарного знака по свидетельству N 283068 с приоритетом от 04.03.2003 г. исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку приоритет на данный товарный знак возник у истца после государственной регистрации фирменного наименования ответчика.

При таких обстоятельствах, Девятый арбитражный апелляционный суд считает иск подлежащим удовлетворению частично.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям (50 % удовлетворено от заявленных исковых требований). Истец уплатил госпошлину при подаче иска в размере 2000 руб. и кассационной жалобы в размере 2000 руб., всего 4000 руб. Ответчик уплатил 1000 руб. за подачу апелляционной жалобы. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию расходы по госпошлине в размере 2000 руб., с истца в пользу ответчика 500 руб. Применив, принцип зачета взаимных требований, суд определил взыскать с ответчика в пользу истца расходы по госпошлине в размере 1 500 руб.

Руководствуясь ст. ст. 65, 69, 110,176, 266, 267, ч. 6`268, п.2 ст.269, 270, ст. 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2009 г. по делу N А40-89064/09-26-717 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Журнал "Человек и Закон" использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Человек и Закон"

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Журнал "Человек и закон" в пользу закрытого акционерного общества "Телекомпания "Останкино" расходы по госпошлине в размере 1500 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев