Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от г. N 09АП-18549/2010.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г. N 09АП-18548/2010, 09АП-18549/2010

г. Москва

Дело N А40-161989/09-26-1177

13 сентября 2010 г.

N 09АП-18548/2010-ГК N 09АП-18549/2010-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Левченко Н.И., Расторгуева Е.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Никифоровой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "А Три Вижн" и ООО "Консалтинговая компания ИИАТ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2010

по делу N А40-161989/09-26-1177, принятое судьей Каревой Н.Ю.,

по иску ООО "Клагенфурт"

к ООО "А Три Вижн" и ООО "Консалтинговая компания ИИАТ"

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании 1 000 000 руб.

в судебном заседании участвуют:

от истца: Ермаков И.Ю. (по доверенности от 01.08.2009)

от ответчика ООО "А Три Вижн": Серго А.Г. (по доверенности от 18.06.2010)

от ответчика ООО "Консалтинговая компания ИИАТ": Суслов С.О. (по доверенности от 24.12.2009)

УСТАНОВИЛ

ООО "Клагенфурт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Консалтинговая компания ИИАТ" (далее - ответчик N 1) о защите исключительного права на товарный знак. При рассмотрении дела в суде первой инстанции вторым ответчиком привлечено ООО "А Три Вижн" (ответчик N 2).

Окончательно требования к ответчикам сформулированы следующим образом запретить использовать обозначения "ACTIVISION", "АКТИВИЖН", "A3 VISION" А: .VVISION при выполнении работ и оказании услуг, в том числе их использование в сети Интернет, взыскать с ответчика N 1 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, запретить ответчику N 2 использовать обозначение A3 VISION доменных именах в сети Интернет (ст. 49 АПК РФ).

Решением суда от 03 июня 2010 г. требования о запрете использования удовлетворены в полном объеме, требования о взыскании компенсации - частично в сумме 500 000 руб.

При этом суд пришел к выводу, что используемые ответчиком обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком истца по графическому, звуковому, семантическому признакам, используются обоими ответчиками, в подтверждение чего представлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра вещественных доказательств и выпуски периодического печатного издания "Справочник руководителя учреждения культуры".

С решением не согласились ответчики, по делу поданы две апелляционные жалобы.

По мнению ответчика N 1, суд не принял во внимание, что доказательств, свидетельствующих о возможном восприятии потребителем спорных обозначений как сходных до степени смешения с товарным знаком истца в дело не представлено, суд проигнорировал заключение от 26.04.2010 г. на предмет сходства обозначений, составленное патентным поверенным О.Г. Разиной, не обосновал размер компенсации, взысканной в сумме 500 000 руб., удовлетворив требования о запрете на использование обозначений, превысил объем охраняемых прав истца на товарный знак в отношении перечня услуг по 37, 40, 41, 42 классам МКТУ.

Жалоба ответчика N 2 повторяет доводы ответчика N 1 и дополнительно указывает на отсутствие доказательств использования ответчиком N2 спорных словесных обозначений при выполнении работ и оказании услуг, а также на то обстоятельство, что установленный судом запрет использования обозначения "A 3 VISION" нарушает право ответчика N 2 на фирменное наименование.

Истец просит оставить решение без изменения, представил отзывы на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 03 июня 2010 г. подлежащим изменению в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 234850 от 10.01.03г. на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг от 23.03.2009г., зарегистрированного Роспатентом 22.06.09г. N РД0051549.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов, словесный элемент представляет собой исполненное прописными буквами латинского алфавита слово "ACTIVISION", в красном цветовом исполнении.

Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров и услуг 37,40 ,41 42 классов МКТУ.

В соответствии с п.3 ст. 1474 ГК РФ, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Как усматривается из материалов дела, в сети Интернет имеется домен второго уровня a3vision.ru, с доменным именем "a3vision".

Администратором домена второго уровня a3vision.ru с 09.02.2010 г. по настоящее время является ООО "А Три Вижн" (т.2 л.д. 59).

По поручению истца, нотариусом Брагиной Н.М. было совершено нотариальное действие по фиксации доказательств и составлен протокол осмотра вещественных доказательств от 14.07.2009 г. - информации размещенной на страницах информационного ресурса http://www.a3vision.ru в сети Интернет. При осмотре которого, выяснилось, что, информационный ресурс не является средством массовой информации, а предназначен для ознакомления потенциальных потребителей с товарами и услугами юридического лица, владеющего данным ресурсом, установлены факты размещения непосредственно на страницах сайта ответчика спорных обозначений.

Ответчик N 1, являвшийся администратором домена второго уровня a3vision.ru до 09.02.2010 г., ссылку на протокол от 14.07.2009 г. отклонил, указав в отзыве, что спорные словесные обозначения были удалены в добровольном порядке до возбуждения производства по настоящему делу.

Судебная коллегия соглашается с указанным доводом частично, поскольку в более позднем протоколе осмотра вещественных доказательств от 28.07.2009 г. зафиксировано наличие обозначений "A 3 VISION" и "A :. VISION".

Иных доказательств, свидетельствующих о удалении всех спорных обозначений до возбуждения производства по делу ответчиками не приведено, в связи с чем факт удаления обозначений "A 3 VISION" и "A :. VISION" в добровольном порядке не доказан, следовательно, требование о запрете ООО "А Три Вижн" использовать обозначения "A 3 VISION" и "A :. VISION" заявлено правомерно.

Между тем требование о запрете ООО "А Три Вижн" размещать обозначения "A 3 VISION" и "A:.VISION" по всей сети Интернет и в отношении неопределенных классов товаров и услуг, не может быть удовлетворено в заявленном объеме, так как привело бы к необоснованному выходу за пределы правовой охраны товарного знака ACTIVISION, зарегистрированного для индивидуализации товаров и услуг в отношении 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Удовлетворяя требования о запрете использования спорных обозначений в сети Интернет, суд первой инстанции не учел специфику информационно-коммуникационной сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией.

Сеть Интернет имеет всемирный характер и не ограничивается российским ее сегментом.

Таким образом, решение суда о запрете использования спорных обозначений в сети Интернет нарушает ст. 16 АПК РФ, устанавливающей принцип исполнения судебных актов на всей территории Российской Федерации.

По сути, решение суда о запрете использования спорных обозначений в сети Интернет без указания доменного адреса нахождения информационного ресурса (сайта) означает принятие судебного акта экстерриториального значения в мировом масштабе, что выходит за пределы компетенции арбитражных судов, установленной в Главе 4 АПК РФ.

Требования о запрете использования всех спорных обозначений при выполнении работ и оказании услуг в отношении ответчика ООО "А Три Вижн" удовлетворению не подлежит, поскольку в материалах дела не имеется доказательств выполнения работ и оказания услуг в отношении 37, 40, 41, 42 классов МКТУ ответчиком ООО "А Три Вижн".

Требование к ответчику ООО "Консалтинговая компания ИИАТ" о запрете использования всех спорных обозначений при выполнении работ и оказании услуг в отношении 37, 40, 41, 42 классов МКТУ подлежит удовлетворению, поскольку в период администрирования домена второго уровня a3vision.ru указанным ответчиком (с 25.05.2009 г. по 09.02.2010 г.) в номерах N N 7 и 9 за 2009 г. периодического печатного издания "Справочник руководителя учреждения культуры" опубликованы материалы со ссылкой на адрес www.a3vision.ru, в которых использованы обозначения "A :. VISION", "АКТИВИЖН" и содержится информация о реализации более 50 проектов за 12 лет успешной работы в музеях по всей территории России от Калининграда до Анадыря (т. 1 л.д. 77, 79).

По спорному обозначению "ACTIVISION" в дело представлена заявка ООО "НЕО ЭКСПО-АРТ" на разработку варианта светотехнического решения для стенда Activision (A6), адресованная ответчику N 1, и согласованный сторонами вариант трехмерного моделирования стенда с использованием обозначения "ACTIVISION" (т.2 л.д. 42, 43).

По спорному обозначению "А 3 VISION" в дело приобщена статья, опубликованная в N 10 за 2009 г. периодического печатного издания "Справочник руководителя учреждения культуры", в которой также содержится информация о 12-летнем опыте работы, реализации более 50 проектов по всей территории России, имеется отсылка к сайту: www.a3vision.ru и спорное обозначение "A 3 VISION".

Действительно, анализируя спорные обозначения на предмет их сходности до степени смешения с товарным знаком истца, суд первой инстанции, наряду с собственными выводами, согласился с выводами патентного поверенного Михальченко И.М., сделанными в заключении специалиста от 14.10.2009 г. по адвокатскому запросу представителя истца, отклонив заключение на предмет сходства обозначений от 26.04.2010г. патентного поверенного Разиной О.Г., представленное ответчиком.

В силу ч.1 ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно ст. 270 АПК РФ проверка внутреннего убеждения суда при оценке доказательств не входит в компетенцию суда апелляционной инстанции и не является основание для отмены или изменения состоявшегося решения.

Более того, судом предприняты все меры для выяснения фактических обстоятельств дела, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование доказательств.

Сторонам было предложено заявить ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, от проведения которой стороны отказались.

Соответственно, риск последствий не совершения процессуальных действий в части оспаривания выводов суда первой инстанции о сходстве спорных обозначений до степени смешения с товарным знаком истца стороны приняли на себя еще при рассмотрении дела в суде первой инстанции (ст. 9 АПК РФ).

В соответствии с п. 1.1. Устава ответчика N 2 полное фирменное наименование ООО "А Три Вижн" на английском языке: "a3vision". Данный Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России N 46 по г.Москве 22.10.2009 г. (т.2 л.д. 100-117).

В этой связи ответчик N 2 считает, что удовлетворение требования о запрете использования обозначения "A 3 VISION" нарушает в свою очередь его право на фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ), указанный довод отклоняется в связи со следующим.

Согласно п.6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя.

Поскольку исключительное право на товарный знак согласно свидетельству прежнего правообладателя ООО "Лаборатория средств отображения информации" N 23480 возникло 10.01.2003 г., а право на фирменное наименование ответчика N 2 только 22.10.2009 г., требование в отношении обозначения "A3 VISION" подлежит удовлетворению.

Указанное толкование правовых норм содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 г. N 985/10, является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении судами аналогичных дел.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43.2 и 43.3 Постановлении Пленума ВС РФ N 5 и Постановлении Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК РФ" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Применительно к фактическим обстоятельствам настоящего дела судебная коллегия учитывает, что ответчик N 1 в период администрирования домена второго уровня a3vision.ru размещал на сайте информацию о 12-летнем опыте работы, обширной географии выполненных проектов от Москвы до Чукотки, большом количестве проектов.

Также данная информация со ссылкой на адрес www.a3vision.ru была опубликована в нескольких номерах печатного издания "Справочник руководителя учреждения культуры".

Таким образом, из различных источников информации подтверждается длительное и успешное в коммерческом отношении (более 50 проектов) использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

В этой связи размер взысканной судом первой инстанции компенсации с ответчика N 1 в сумме 500 000 руб. следует признать обоснованным.

Поскольку все требования истца к обоим либо к одному ответчику были удовлетворены, а изменение решения судом апелляционной инстанции не связано с неправомерностью заявления самих требований, судебный акт апелляционной инстанции не может считаться состоявшимся в пользу ответчиков, в связи с чем расходы ответчиков по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы отнесению на истца не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 266-268, ч.2 ст. 269, п.2 ч.1 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 июня 2010 г. по делу N А40-161989/09-26-1177 изменить.

Запретить ООО "А Три Вижн" использовать обозначениия "A3VISION", "A :.VISION" в отношении работ и услуг по 37, 40, 41, 42 классам МКТУ в домене второго уровня a3vision.ru сети Интернет.

Запретить ООО "Консалтинговая компания ИИАТ" использовать обозначения "АКТИВИЖН", "A:.VISION" "A3VISION", "ACTIVISION" при выполнении работ и оказании услуг в отношении 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В части взыскания с ООО "Консалтинговая компания ИИАТ" в пользу ООО "Клагенфурт" 500 000 руб. компенсации решение суда оставить без изменения.

В остальной части иска к ответчикам ООО "А Три Вижн" и ООО "Консалтинговая компания ИИАТ" отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев