Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2011 г. N 09АП-29250/2010

г. Москва

Дело N А40-78755/10-19-662

17 января 2011 г.

N 09АП-29250/2010-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Расторгуева Е.Б., Лаврецкой Н.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Никифоровой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2010 по делу N А40-78755/10-19-662

по иску ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

к ООО "Торговый Дом СВ", ООО "Савени", ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка"

о защите права на товарный знак, взыскании компенсации

в судебном заседании участвуют:

от истца: Евдокимов И.А. (по доверенности N 020-196 от 20.11.2009), Любомудров И.В. (по доверенности N 020-185 от 12.11.2009), Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 13.12.2010)

от ответчика ООО "Торговый Дом СВ": Белянцев А.Е. (по доверенности от 03.12.2010)

от ответчика ООО "Савени": Белянцев А.Е. (по доверенности от 20.07.2010)

от ответчика ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка": Конюшенко Е.И. (по доверенности N 51-10-КФС от 02.11.2010)

УСТАНОВИЛ

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка", как производителю шоколада в плитках "Алина" (далее ответчик N 1), о пресечении нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Алёнка" по свидетельству N 184515 и общеизвестный товарный знак по свидетельству N 80 путем запрета ответчику N 1 использовать сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками обозначения и взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в соответствии с п.п. 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

Требование о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака заявлено также в отношении ООО "Савени" (далее ответчик N 2) и ООО "Торговый дом СВ" (далее ответчик N 3), осуществляющих реализацией шоколада "Алина", производимого ответчиком N 1.

Решением суда от 13 октября 2010 г. в иске отказано. При этом суд, произведя сравнительный анализ изображений, зарегистрированных в качестве товарного знака истца и используемого на этикетке товара ответчика, пришел к выводу, что изображение на этикетке шоколада "Алина" не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку имеются существенные различия по стилизации, цветовой гамме, словесным элементам.

С решением не согласился истец и подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание положения п.3 ст. 1484 ГК РФ о запрете использования без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений, если в результате такого использования возникает вероятность их смешения, в связи с чем установлению подлежала не тождественность изображений, а возможность смешения продукции в глазах потребителей.

Соответственно, заключение специалиста от 30.06.2010 г., штатного сотрудника ГОУ ВПО РГИИС, доктора юридических наук, профессора, патентоведа Орлова В.В. и социологическое исследование степени сходства/различия в оформлении упаковки шоколада "Алёнка" и "Алина", выполненное ОАО "ВЦИОМ", оценены судом первой инстанции не верно (ст.71 АПК РФ).

Ответчики просят решение суда оставить в силе, представлены письменные пояснения по апелляционной жалобе.

В заседании суда апелляционной инстанции 08-14 декабря 2010 г. рассмотрены и отклонены ходатайства истца об отложении дела слушанием для ознакомления с материалами и определения обоснованной позиции, об истребовании официальной позиции Роспатента по факту принятия Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака (номер заявки 2 009701256), представляющего собой спорное изображение (т.1 л.д. 99), о назначении по делу судебной экспертизы средств индивидуализации продукции.

Согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Поскольку ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является истцом по делу, то есть лицом, непосредственно инициировавшим настоящий процесс и обладавшим достаточным временным промежутком для решения вопроса о представлении собственных интересов (ст. 44 АПК РФ), изложенная в ходатайстве об отложении дела слушанием причина - заключение соглашения с адвокатом Шайхутдиновой А.П. 13 декабря 2010 г. не может влечь отложения рассмотрения жалобы, так как истец располагал достаточным временем для совершения процессуальных действий по организации собственного судебного представительства.

Представитель ответчика N 1 признал факт регистрации спорного изображения в качестве товарного знака в Роспатенте, пояснил, что регистрация произведена 06 декабря 2010 г.

Соответственно, состоявшаяся после окончания рассмотрения дела по существу (ст. 166 АПК РФ) регистрация товарного знака не может повлиять на проверку законности и обоснованности обжалуемого решения, так как указанных фактических обязательств на момент принятия решения не существовало. Новые фактические обстоятельства могут являться основанием для самостоятельного иска (ст.49 АПК РФ).

Более того, при разрешении спора о пресечении нарушений прав на товарный знак арбитражный суд не может признать регистрацию товарного знака недействительной (п. 9 Информационного письма Пленума ВАС РФ от 29.07.1997 г. N 19).

Ходатайство о назначении судебной экспертизы средств индивидуализации продукции подлежит отклонению, так как истец в суде первой инстанции ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы не заявлял, в связи с чем уважительность причин по независящим от истца обстоятельствам не доказал (ст. 268 АПК РФ, п.6 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. N 66).

Кроме того, в ходатайстве отсутствует обоснование, какие специальные познания необходимо применить для анализа спорных изображений.

С учетом того, что шоколад является пищевым продуктом, предназначенным для обычного потребителя, судебная коллегия считает, что в данном случае вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен без проведения экспертизы (п. 19 Информационного письма Пленума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122).

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения суда от 13 октября 2010 г. и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Алёнка", в подтверждение чего представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 184515 со сроком действия до 21.09.2019г.

Ответчик N 1 выпускает шоколад в плитках с этикеткой, представленной в материалы дела на листе 99 тома 1.

Ответчики N 2 и N 3 реализуют шоколад ответчика N 1, что следует из представленных в материалы дела товарных чеков, расходных ордеров, кассовых чеков (т.1 л.д. 96-98).

Отказывая в удовлетворении иска, суд, руководствуясь положениями ст. 71 АПК РФ, исследовал относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь в совокупности и пришел к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения спорного изображения с зарегистрированным товарным знаком истца в связи с существенными отличиями словесных элементов по семантическому признаку: "Алёнка" и "Алина" - разные женские имена, при этом одно из них является уменьшительным, другое полным, разное написание заглавных букв, отсутствие букв "ё" и "к" в словесном элементе ответчика.

Сравнивая изобразительные элементы, суд указал, что в заключении специалиста от 30.06.2010 г. признано, что девочка на спорном изображении явно старше по возрасту, спорное изображение является натуралистическим, близким к фотографии, либо самой фотографией, тогда как изображение на товарном знаке истца представляет собой стилизованный рисунок.

Девочка на товарном знаке истца изображена крупным планом, фактически только голова. Девочка на спорном изображении изображена по грудь.

Доминирующим признаком изображения, используемого ответчиком, является яркий старинный костюм девочки, в частности, кокошник, взрослые жемчужные украшения девочки - серьги и бусы, которые контрастируют с детским обликом девочки, а также коса девочки.

Общая смысловая направленность спорного изображения имеет ярко выраженный национальный колорит.

В товарных знаках истца указанные признаки отсутствуют. Одежда девочки не представлена вообще, имеется только головной убор (платок).

Изображение на товарном знаке истца и спорное изображение, используемое ответчиком, выполнены в разной цветовой гамме (в изображении истца преобладают цвета - черный, желтый, зеленый; в изображении ответчика N 1 светло-коричневый, красный, белый).

При наличии вышеуказанных отличий суд первой инстанции обоснованно посчитал, что противопоставленные изображения не сходны до степени смешения.

Более того, несмотря на вывод специалиста о наличии между товарными знаками истца и изображением ответчика N 1 сходства до степени смешения (т.2 л.д. 27).

В мотивировочной части заключения, предваряющий итоговое суждение о сходстве до степени смешения, специалист приходит к выводу, что между изобразительными элементами товарного знака истца и изображением ответчика N 1 имеются как признаки сходства, так и отличия.

Причем различия в головном уборе девочек и их возрасте может рассматриваться как признак, указывающий на семантическое сходство - в том случае, если рассматривать сравниваемые обозначения как линейку товаров одного производителя (т.2 л.д. 26, предпоследний абзац страницы 8 заключения).

Между тем этикетки шоколадных плиток истца и ответчика N 1 позволяют однозначно отнести их к разным производителям, так как на обеих этикетках указаны наименование и местонахождение юридических лиц (ОАО "Красный Октябрь", Россия, 119072, г.Москва, Берсеневская набережная, д.6. Адрес производства: Россия, 107140, г.Москва, ул. Малая Красносельская, д.7 - этикетка истца, т.1 л.д. 67; ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" 309514, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 20, т.1 л.д.99 - этикетка ответчика N 1).

Следовательно, у рядового потребителя, исходя из доступности наглядной информации о производителе непосредственно при покупке, не может возникнуть мнения, что шоколад истца и ответчика N 1 являются линейкой одного производителя и сходны до степени смешения.

В отношении наличия опасности сходства до степени смешения истец представил в материалы дела договор N 38 от 10.06.2010 г., заключенный с ОАО "Всероссийский центр изучения общественного мнения" на проведение социологического исследования (исследовательской работы) по теме: "Определение степени сходства/различия в оформлении упаковок шоколада "Алёнка" и "Алина" в соответствии с техническим заданием истца и сам отчет ОАО "ВЦИОМ" (т.2 л.д.31-54).

Рассматривая отчет ОАО "ВЦИОМ" суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что мнения опрашиваемых лиц носят противоречивый характер.

В частности, заявитель жалобы указывает, что в соответствии с опросом большая часть респондентов (58-71%, т.е. 2 из 3 потребителей) считает, что упаковки шоколада "Алина" и шоколада "Алёнка" в целом схожи, несмотря на отдельные отличия. Среди элементов оформления, делающих упаковки похожими, респонденты отмечали: композиционное расположение элементов (75-76%); оформление в целом (65-71%), шрифт (59-74%), размер надписи (58-68%), название шоколада (56-76%), губы девочек (54-61%), глаза девочек (49-55%), фон изображения (54-62%);

около половины респондентов (37-56%, т.е. каждый второй потребитель) могли бы подумать, что продукция принадлежит одному производителю;

практически все респонденты (98-99%) уверены, что первым стал выпускаться шоколад "Алёнка". При этом подавляющее большинство (66-80%) считает, что упаковка шоколада "Алина" разрабатывалась с учетом элементов упаковки шоколада "Алёнка".

у значительной части опрошенных (38-69%), глядя на упаковку шоколада "Алина" возникают ассоциации с другим продуктом, существующим на рынке. При ответе на открытый вопрос большинство респондентов в качестве ассоциируемого продукта назвали шоколад "Алёнка" (73-95%).

Однако судебная коллегия считает, что центральным является открытый вопрос, без предварительных вариантов ответа, что по сути и выражает свободно сформулированное мнение рядового потребителя без необходимости выбирать предложенный социологом ответ.

Такой вопрос в Отчете "ВЦИОМ" один, а именно: "Ассоциации, связанные с упаковкой шоколада "Алина". С каким продуктом вызывает ассоциации упаковка шоколада "Алина"? (т.2 л.д.40).

У большинства респондентов, опрошенных в Москве (73%), Белгородской области (95%), других регионах (89%) шоколад "Алина" ассоциируется с шоколадом "Алёнка".

Соответственно, как раз большинство опрошенных респондентов отличают шоколад "Алина" от шоколада "Алёнка" и не путают данные пищевые продукты на рынке.

Таким образом, в заблуждение могут быть введены потребители, не знакомые с шоколадом "Алина", у которых шоколад "Алина" вызывает прочие ассоциации (детство, ребенок).

Таковых, согласно Отчету "ВЦИОМ" в Москве 6%, Белгородской области - 3%, в других регионах - 1%.

Следовательно, истец не доказал, что существует сама опасность смешения товарного знака истца с изображением ответчика N 1 в сознании потребителей.

Более того, ответ на открытый вопрос свидетельствует, что товарный знак истца и изображение ответчика N 1 в настоящее время не сталкиваются на рынке в конкурентной борьбе.

В суде апелляционной инстанции к материалам дела приобщена цветная светокопия этикетки шоколада "Алёнка" с датой выпуска 14.11.2007 г., в отношении которой состоялись вступившие в законную силу судебные акты по делу N А08-8099/2009-30.

В настоящее время этикетка шоколада "Алина" изменена, в связи с чем судебные акты по делу N А08-8099/2009-30 не имеют для данного спора преюдициального значения.

В силу ст.ст. 128, 1225 ГК РФ объектами гражданских прав являются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

Тем не менее, исходя из конкретных фактических обстоятельств, иск направлен не на защиту права на товарный знак как средство индивидуализации, а на запрет творческой идеи использования образа малолетней девочки в качестве обозначения для индивидуализации определенной номенклатуры товаров, что противоречит требованиям ст.ст. 128, 1225 ГК РФ.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил правильно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2010 года по делу N А40-78755/10-19-662 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев Н.В. Лаврецкая