Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2010 г. N 09АП-29964/2010

г. Москва

Дело N А40-83041/10-143-723

28 декабря 2010 г.

N 09АП-29964/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 декабря 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей Гончарова В.Я., Свиридова В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Манохиной И.А., Титаренковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ФРИОН"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2010

по делу N А40-83041/10-143-723, принятое судьей Цукановой О.В.,

по заявлению ООО "ФРИОН"

к 1) Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам",

2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения в части

третье лицо: Совместное предприятие Акционерное общество Винзавод "ВИНЭРИЯ - БАРДАР"

при участии в судебном заседании:

от заявителя - Ладонин А.В. по доверенности от 01.06.2010, паспорт 46 04 527534;

от заинтересованных лиц - 1) Слепенков А.С. по доверенности от 09.12.2010,

паспорт 45 01 318626; 2) Слепенков А.С. по доверенности от 14.10.2010, паспорт 45 01 318626;

от третьего лица - Ларионов И.Н. по доверенности от 13.09.2010, удостоверение N 8783;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФРИОН" (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ФГУ "ФИПС" о признании недействительным решения от 27.04.2010 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака N 174871 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки" (за исключением пива).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента соответствует действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывается, что представленные правообладателем доказательства (образец продукции - коньяк "Бардар Астория") не подтверждают факт использования товарного знака "Астория" в оспариваемый период. Считает, что правообладателем оспариваемый товарный знак в действительности использован не был, товар согласно представленному в Роспатент образцу реально в гражданский оборот в рассматриваемый период не вводился.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 14.12.2010 по 21.12.2010.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объёме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил изменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ответчиков и третьего лица поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считают их необоснованными, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложили свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей, участвующих в деле лиц, и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака "АСТОРИЯ-ASTORIA" с приоритетом от 29 апреля 1998 года была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 7 мая 1999 года за N 174871 в отношении товаров 32, 33 и услуг 36, 42 классов МКТУ на имя ВИНОРУМ С.А., Кишинев.

В результате зарегистрированных Роспатентом изменений в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству N 174871 является Совместное предприятие Акционерное общество Винзавод "ВИНЭРИЯ-БАРДАР".

22 июля 2009 года в Роспатент поступило заявление ООО "Фрион" о досрочном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с неиспользованием.

По результатам рассмотрения указанного заявления решением Роспатента от 27 апреля 2010 года правовая охрана товарного знака по свидетельству N 174871 была прекращена частично, сохранив свое действие, в том числе, для товаров 33 класса МКТУ - "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что правообладателем представлены необходимые доказательства использования оспариваемого товарного знака "АСТОРИЯ - ASTORIA" на товаре, относящемуся к 33 классу МКТУ, в рассматриваемый период.

Вместе с тем данные выводы ответчиков, а также суда первой инстанции являются ошибочными, исходя из следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции, действовавшей на момент регистрации товарного знака, далее - Закон о товарных знаках) действие товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования знака обслуживания представляются правообладателем.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах (или) их упаковке.

Вместе с тем, на момент подачи ООО "Фрион" заявления от 22.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 235894 вступила в силу часть четвертая ГК РФ (с 01.01.2008). В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В соответствии с ч. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При этом, согласно части 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака в период с 22 июля 2006 года по 21 июля 2009 года.

Как следует из материалов дела, в подтверждение использования оспариваемого товарного знака для товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)" правообладателем в Роспатент представлены следующие документы: контракт N 498/840/048 от 01 октября 2008 года; листы таможенных деклараций от 07 мая 2009 года; приложение к контракту N 498/840/048 от 01 октября 2008 года; согласованные образцы этикеток коньяка "BARDAR/БАРДАР", содержащие также обозначение "ASTORIA/АСТОРИЯ"; спецификация на партию товара от 16 февраля 2009 года - приложение N 1 к контракту N 498/840/048 от 01 октября 2008 года и др.

Оспариваемым решением ППС установлено, что согласно указанным документам правообладатель поставляет на территорию Российской Федерации коньяк "Бардар". При этом из приложения к контракту, в котором представлены дизайн этикетки и контр-этикетки коньяка "Бардар" видно, что продукция под данным названием содержит словесные элементы "ASTORIA АСТОРИЯ". Так, в нижней части этикетки коньяка, помимо обозначения "Бардар", помещено обозначение "ASTORIA", выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. На контр-этикетке под словом "Бардар" расположено слово "АСТОРИЯ", выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. На этикетке продукции "ASTORIA АСТОРИЯ", представленной правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, также содержатся словесные элементы, присутствующие в товарном знаке по свидетельству N 174871.

В этой связи ППС пришла к выводу, поддержанному судом первой инстанции, что товарный знак по свидетельству N 174871 с незначительными изменениями использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки", поскольку товар "коньяк" является видовым понятием по отношению к родовому понятию "алкогольные напитки".

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводом автора апелляционной жалобы о том, что сам по себе контракт с приложением и спецификацией не является подтверждением ввоза товара на территорию Российской Федерации, а лишь устанавливает обязательства, которые стороны только обязуются выполнить в будущем. Данные документы подтверждают только намерения сторон, но не выполненные ими действия по ввозу товара на территорию Российской Федерации.

Факт заключения приложения к контракту не является самостоятельным способом реализации права на товарный знак.

Ввиду того, что представленный правообладателем в Роспатент образец товара не содержит даты розлива, установить был ли произведен данный продукт до окончания рассматриваемого периода или позднее данного периода (после 21 июля 2009 г.) не представляется возможным.

Следовательно, сам по себе образец продукции и наличие контракта, подтверждающее намерение правообладателя ввезти в гражданский оборот на территории Российской Федерации, содержащего на этикетке спорный товарный знак, без подтверждения его фактического оборота на территории Российской Федерации не могут являться достаточными доказательствами использования этого товарного знака.

Правообладателем в качестве подтверждения ввоза на территорию Российской Федерации алкогольной продукции была представлена Международная товарная накладная (CMR) N 021276 с штампом Центральной акцизной таможни N 262 от 15.05.2009 "ВЫПУСК РАЗРЕШЕН", согласно которой покупателю передана алкогольная продукция "Коньяк "БАРДАР" в ассортименте.

Между тем, представленные правообладателем листы грузовых таможенных деклараций не содержат сведений о товаре, маркированном оспариваемым товарным знаком "АСТОРИЯ ASTORIA".

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции сделал запрос в адрес Центральной акцизной таможни от 30.08.2010 (том 2, л.д. 61) - предоставить изображения этикеток и контрэтикеток коньяка "БАРДАР" и (или) "БАРДАР Астория", которые представлялись импортером ООО "ЛаВина Импорт" для прохождения таможенных процедур в отношении коньяка "БАРДАР" и (или) "БАРДАР Астория" производства СП АО Винзавод "ВИНЭРИЯ Бардар".

Ответом Центральной акцизной таможни от 14.09.2010 (том 2, л.д. 69) были представлены фотографические снимки этикеток коньяка "БАРДАР", проходившего таможенные процедуры в рассматриваемый период (том 2, л.д. 79, 82).

Согласно ответу Центральной акцизной таможни, таможенные процедуры не проходил коньяк "БАРДАР", на этикетке (контрэтикетке) которого были бы размещены слова "АСТОРИЯ ASTORIA".

Более того, судом первой инстанции сделан запрос в ООО "Эксперт", в котором представленный правообладателем коньяк "Бардар" 3 года проходил сертификацию, в соответствии с информацией которого для получения сертификата соответствия представлялись этикетки (контрэтикетки) коньяка "БАРДАР" 3 года (том 2, л.д. 89-91), которые не содержали слова "АСТОРИЯ ASTORIA".

Однако данные доказательства не получили какой-либо оценки судом первой инстанции. Вместе с тем, данные доказательства подтверждают то, что правообладателем спорного товарного знака, вопреки его утверждению об обратном, ввозился коньяк "БАРДАР", на котором отсутствует товарный знак - "АСТОРИЯ ASTORIA".

Что касается представленного заявителем в суд апелляционной инстанции ответа контрагента правообладателя ООО "ЛаВина Импорт" на адвокатский запрос от 15.12.2010, согласно которому в соответствии с контрактом N 498/840/048 от 01.10.2008, спецификацией-приложением N 1 от 16.02.2009 и международной накладной (CMR) N 021276, IM "Vinaria Bardar" SA поставило в адрес ООО "ЛаВина Импорт" наряду с коньяком (дивин) "Бардар" в ассортименте, числе которых находилось 300 бутылок коньяка (дивина) "Бардар / Астория" ("Bardar / Astoria"), а в последствии данная партия товара была реализована через торговую сеть г. Москвы, то суд апелляционной инстанции относится к нему критически, и не может признать доказательством, достоверно подтверждающим ввоз коньяка, содержащего на этикетке спорный товарный знак, поскольку контрагентом правообладателя не представлена товарно-сопроводительная и сертификационная документация на якобы поставленные данному лицу 300 бутылок коньяка (дивина) "Бардар / Астория" ("Bardar / Astoria").

Учитывая, что оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации строго регламентирован, то судебная коллегия признает достоверными и достаточными доказательствами, подтверждающими отсутствие факта введения в оборот на территории Российской Федерации в рассматриваемый период времени алкогольной продукции, маркированной спорным товарным знаком ответ Центральной акцизной таможни от 14.09.2010, согласно которому импортером для прохождения таможенных процедур не представлялись этикетки (контрэтикетки), на которых было бы размещено слово "АСТОРИЯ ASTORIA", а также соответствующий ответ сертификационного органа.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что фактический ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции на этикетке (контрэтикетке) которой размещен оспариваемый товарный знак "АСТОРИЯ - ASTORIA", а равно как иное законное введение в гражданский оборот, в рассматриваемый период правообладателем не осуществлялись, представленные правообладателем доказательства не являются достаточными для вывода об использовании спорного товарного знака на территории Российской Федерации именно правообладателем либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя в рассматриваемый период, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента от 27.04.2010 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака N 174871 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки" (за исключением пива) нельзя признать обоснованным.

Как разъяснено в п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Также в постановлении Пленума указывается, что в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, и если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела в соответствии со статьей 201 АПК РФ суд апелляционной инстанции в качестве восстановления нарушенных прав заявителя полагает возможным возложить на Роспатент обязанность принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 174871 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки" (за исключением пива).

руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2010 по делу N А40-83041/10-143-723 отменить.

Признать недействительным решение Роспатента от 27.04.2010 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака N 174871 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки" (за исключением пива).

Обязать Роспатент принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 174871 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки" (за исключением пива).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

В.Я. Гончаров В.А. Свиридов