Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 мая 2011 г. N 17АП-2843/11

г. Пермь

03 мая 2011 г.

Дело N А60-36946/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 мая 2011 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Рубцовой Л. В.,

судей Дружининой Л.В., Лихачевой А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Овчинниковой О.В.

при участии:

от истца - ЗАО "Термал комплект": Коростелева К.В. по доверенности N 351-с-2/2 от 29.03.2011 г., Гаврилова М.С. по доверенности N 315-с-1/2 от 29.03.2011 г..

от ответчика - ООО "Торговый дом Термал": Тепляков А.Б. по доверенности от 17.01.2011 г.

от третьего лица - ОАО "Миасский машиностроительный завод": не явились, извещены надлежащим образом

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы

ответчика - ООО "Торговый дом Термал", третьего лица - ОАО "Миасский машиностроительный завод"

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2011 года

по делу N А60-36946/2010,

принятое судьей Зориной Н.Л.

по иску ЗАО "Термал комплект" (ОГРН 1026604948226, ИНН 6660130328)

к ООО "Торговый дом Термал" (ОГРН 1086658036607, ИНН 6658334317)

третье лицо: ОАО "Миасский машиностроительный завод"

о защите исключительных прав на товарные знаки,

установил:

ЗАО "Миасский машиностроительный завод и Компания" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "Торговый дом Термал" о защите исключительных прав на изобразительный товарный знак и просит обязать ответчика прекратить использование обозначения до степени смешения сходное с товарным знаком истца по свидетельству N 390614, в том числе запретить использование обозначения в сети Интернет на сайте ответчика, а также просит взыскать 200000 руб. компенсации.

Определением от 19.01.2011 г.. уточнен истец по делу в связи со сменой его фирменного наименования на ЗАО "Термал комплект" (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 66 N 006478673), а также к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ОАО "Миасский машиностроительный завод".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2011 года исковые требования удовлетворены: суд обязал общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Термал" прекратить использование обозначения до степени смешения сходное с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным за закрытым акционерным обществом "Термал комплект" по свидетельству N 390614, в том числе прекратить использование обозначения на сайте общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Термал" в сети "Интернет". С общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Термал" в пользу закрытого акционерного общества "Термал комплект" взыскана компенсация в сумме 200 000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлине 11 000 руб. и в возмещение судебных издержек 21 500 руб.

Не согласившись с данным решением, ответчик (ООО "Торговый Дом Термал") и третье лицо (ОАО "Миасский машиностроительный завод") обратились с апелляционными жалобами. Просят его отменить, в иске отказать. Считают, что судом нарушены нормы процессуального и материального права, суд не применил закон, подлежащий применению, а именно: ст.1361, 1487 ГК РФ, неполно исследовал материалы дела, взыскал компенсацию без учета вины ответчика.

В суде апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Просил решение отменить. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, приложенных к апелляционной жалобе. Ходатайство рассмотрено апелляционным судом и удовлетворено.

Представитель истца возражал против доводов ответчика и третьего лица по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу. Приобщил к отзыву дополнительные документы, подтверждающие его право на товарный знак.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак в отношении товаров 11 класса и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 390614 с датой приоритета 27.06.2008 г.. и выпиской из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ, включающего такие товары как радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, элементы нагревательные, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, предусматривающего деятельность по рекламе и продвижению товаров 11 класса, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами). Как следует из материалов дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле, ответчиком осуществляется деятельность по реализации алюминиевых радиаторов водяного отопления Термал-500, алюминиевых радиаторов водяного отопления Термал-300, комплектующих для радиаторов, то есть товаров, относящихся к 11 классу МКТУ. Ответчик осуществлял указанную деятельность, в том числе как официальный дилер ОАО "Миасский машиностроительный завод" с июня 2008 г.. на основании соответствующего договора (письмо ОАО "Миасский машиностроительный завод" от 17.01.2011 г.. N56/11). Деятельность по продвижению и реализации товаров относится к услугам 35 класса МКТУ. Как указывает истец в исковом заявлении, при осуществлении указанной деятельности ответчиком используется изобразительный товарный знак, который зарегистрирован за истцом по свидетельству N390614, товарный знак был размещен на вывеске ответчика на здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 1А, а также на двери, ведущей в офис ответчика, на рекламной продукции, помещенной рядом с офисом ответчика и распространяемой им в приложении к товару; на сайте ответчика http://www.td-termal.ru/ рядом с фирменным наименованием ответчика размещено изображение, до степени смешения сходное со спорным изобразительным товарным знаком. Данное обстоятельство послужило истцу основанием для обращения в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "Торговый дом Термал" о защите исключительных прав на изобразительный товарный знак и требованием об обязании ответчика прекратить использование обозначения до степени смешения сходное с товарным знаком истца по свидетельству N390614, в том числе запретить использование обозначения в сети Интернет на сайте ответчика, а также о взыскании 200 000 руб. компенсации.

Пересмотрев материалы дела в порядке ст.266-268 АПК РФ, апелляционный суд считает, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

Не принимается довод жалоб о том, что суд нарушил нормы процессуального права, своевременно не известил третье лицо о его привлечении к участию в деле, после привлечения не начал рассмотрение дела сначала, что привело к принятию неправильного решения.

Третье лицо еще до привлечения его к участию в деле было поставлено в известность о рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области гражданского дела между ЗАО "Термал комплект" и ООО "Торговый Дом Термал": по ходатайству ответчика судом первой инстанции была приобщена к материалам дела корреспонденция, поступившая от ОАО "ММЗ" в адрес ответчика в связи с рассмотрением настоящего дела (письма произвольной формы от 17.01.2011 N 56/11 и от 18.01.2011 N 76). При этом ОАО "ММЗ" не было заявлено ходатайство о вступлении в дело. Вся информация, касающаяся названного гражданского дела, находится в открытом доступе (размещена на официальном сайте арбитражи ого суда).

В представленном ОАО "ММЗ" "мнении третьего лица по делу N А60-36946/2010/С7", поступившем в суд 07.02.2011, указано, что данный документ подготовлен во исполнение определения Арбитражного суда Свердловской области от 19.01.2011 и по результатам ознакомления с исковыми требованиями (все материалы дела были направлены истцом в адрес третьего лица в день вынесения соответствующего определения арбитражного суда и получены ОАО "ММЗ" 27.01.2011). В приложение к указанному мнению третьего лица в арбитражный суд был представлен (в том числе посредством факсимильной связи) пакет документов. Само же третье лицо не указало ни в своем мнении, ни в ином документе, представленном в арбитражный суд, на то обстоятельство, что определенная часть доказательств не представляется ввиду нехватки времени для сбора таковых. Не было заявлено ни третьим лицом, ни ответчиком по делу и ходатайство об отложении разбирательства дела или объявлении перерыва для предоставления дополнительных доказательств либо обеспечения участия в деле представителя третьего лица. Более того, в представленном арбитражному суду мнении третье лицо заявило ходатайство о рассмотрении дела 09.02.2011 в его отсутствие. Документы от третьего лица судом были получены и исследовались в присутствии сторон в судебном заседании 09.02.2011. Имеющиеся в деле материалы, в том числе полученные от третьего лица, позволяли суду сделать выводы по соответствующим обстоятельствам. Не было у суда и оснований для отложения дела до вынесения решения антимонопольным органом. По состоянию на 09.02.2011 заявление третьего лица в антимонопольный орган не было принято к рассмотрению по существу. На день рассмотрения жалоб в апелляционном суде решение также не принято.

Кроме того, апелляционным судом изучены документы, приложенные к апелляционным жалобам. Из них не усматриваются основания для отмены судебного акта. Таким образом, нарушение норм процессуального права, допущенное судом при рассмотрении дела в первой инстанции, к незаконному решению не привели.

Не принимается довод жалоб о том, что в данном случае следует руководствоваться нормами ст. 1361 и 1487 ГК РФ.

К рассматриваемому делу аналогия закона неприменима. Она может применяться только в том случае, если правоотношения сторон не регулируются законом. Ст. 1361 ГК РФ регулирует правоотношения, возникающие в области патентного права, а в данном случае следует руководствоваться нормами, регулирующими право на товарный знак.

Т.е. подлежит применению п. 1 ст.1484 ГК РФ, которая предусматривает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Ссылка ответчика и третьего лица на ст. 1487 ГК РФ также не принимается.

Право преждепользования предполагает, что товар с нанесенным на него спорным товарным знаком приобретается ответчиком у истца, а, следовательно, последующее введение такого товара в гражданский оборот не может расцениваться как нарушение исключительных прав истца со стороны ответчика. Вместе с тем, с момента своего создания ответчик использовал товарный знак истца в своей предпринимательской деятельности, не будучи при этом связан с истцом посредством каких бы то ни было договоров. Ответчик закупает реализуемые им радиаторы у третьего лица (ОАО "ММЗ"), истцом же с использованием спорного графического обозначения осуществляется продвижение и реализация радиаторов производства Открытого акционерного общества "Златоустовский машиностроительный завод" (ОАО "Златмаш"). Два указанных завода (ОАО "Златмаш" и ОАО "ММЗ") не связаны между собой в гражданском обороте (письмо о предоставлении информации ОАО "Златмаш" на N 8 от 21.01.2011). Сказанное свидетельствует о том, что товары, реализуемые ответчиком, не были введены в гражданский оборот истцом.

Ссылка третьего лица на то, что оно и до приоритета товарного знака истца использовало соответствующее обозначение, должна оцениваться в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно: еще до приоритета товарного знака истца третьим лицом использовалось обозначение, исключительное право (в тот период исключительное авторское право) на которое принадлежало истцу. Истец позволял третьему лицу наносить соответствующее обозначение на упаковки производимых им радиаторов по той причине, что до 2008 года все партии радиаторов поставлялись третьим лицом в пользу истца, и именно истец доводил эту продукцию до конечного потребителя. После того как третье лицо начало поставки радиаторов, маркированных графическим обозначением истца, другим дилерам, истец принял решение о прекращении договорных отношений с третьим лицом. При этом после прекращения таковых истец не давал третьему лицу или кому-либо из его дилеров согласие на использование своего графического обозначения: такое использование было и остается бездоговорным.

Таким образом, материалы дела подтверждают отсутствие исчерпания права истца на принадлежащий ему товарный знак со стороны, как ответчика, так и третьего лица. При таких фактических обстоятельствах у суда первой инстанции не было оснований для применения нормы статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Не принимается доводы жалоб о том, что судом неполно исследованы материалы дела.

Ответчик и третье лицо полагают, что арбитражным судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. В качестве такого обстоятельства ответчиком и третьим лицом указывается использование третьим лицом спорного графического обозначения до даты приоритета товарного знака, что, по мнению третьего лица, свидетельствует о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции со стороны истца, выразившихся в регистрации последним товарного знака на свое имя.

Вместе с тем, вопреки доводам жалоб, указанные обстоятельства были установлены и исследованы судом первой инстанции: в частности, таковые явились предметом рассмотрения в судебном заседании 09.02.2011, имевшем место после привлечения к участию в деле третьего лица и после получения от такового его мнения и прилагаемых к нему доказательств. При этом в названном судебном заседании истцом были представлены доказательства, опровергающие заявление третьего лица об имеющем место злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции. Так, истцом были представлены доказательства того, что в 2002 году третье лицо вышло из состава учредителей ЗЛО "Термал комплект" (копия заявления об отчуждении акций от 14.11.2002, исх.234/50), что первые патенты на соответствующие промышленные образцы и полезные модели получались именно истцом, приоритет таковых был установлен раньше приоритетов соответствующих изобретений и полезных моделей третьего лица, а авторами указанных результатов интеллектуальной деятельности были работники истца (копия патента на промышленный образец "Отопительный радиатор" N 48452 от 16.02.2001, дата приоритета - 10.02.2000; копия патента на полезную модель "Отопительный радиатор" N 13918 от 10.06.2000, дата приоритета 10.02.2000; копия патента на полезную модель "Отопительный радиатор" N 13919 от 10.06.2000, дата приоритета - 10.02.2000): также истец довел до сведения арбитражного суда и информацию о структуре хозяйственных связей, складывавшихся между истцом и третьим лицом с момента создания первого (с 1999 года), а именно о том, что при запуске производства отопительных радиаторов на ОАО "ММЗ" необходимое для этого оборудование было приобретено за счет истца; что в период с 1999 по 2002 год истец фактически осуществлял кредитование третьего лица, поставляя ему алюминиевый профиль в качестве сырья для производимых радиаторов, вся партия которых поставлялась истцу; с 2002 по 2007 год истец уже продавал указанный профиль третьему лицу и приобретал у последнего всю партию радиаторов; при этом продвижением товара на рынок занимался исключительно истец, вся реклама осуществлялась за его счет; истцом было введено наименование производимой продукции "термал", истец обращался в 2000 году в Роспатент с заявлением о регистрации соответствующего слова в качестве товарного знака (в таковой истцу было отказано ввиду неохраняемости слова по абсолютным основаниям); истец, единолично занимающийся выведением продукции на рынок, обратился за разработкой соответствующего графического логотипа и оплатил таковую. После прекращения договорных отношений между истцом и третьим лицом, последнее продолжило использование обозначения, исключительные права на которое (исключительное авторское право и исключительное право на товарный знак) принадлежали истцу, не получив от него согласия.

Представленные третьим лицом доказательства подтверждают факт использования обозначения третьим лицом, что в ходе судебных заседаний не отрицалось ни истцом, ни ответчиком; но эти доказательства не подтверждают, что графическое обозначение было введено в оборот именно третьим лицом, как не доказывают и того, что указанное обозначение использовалось третьим лицом как обладателем исключительного права на таковое.

Таким образом, отказывая третьему лицу в признании действий истца по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, арбитражный суд первой инстанции обоснованно исходил из имеющихся в материалах дела доказательствах, оценивая их в совокупности.

Дополнительные документы, представленные ответчиком и третьим лицом, также право 3 лица на товарный знак не подтверждают. Из них усматривается, что третьим лицом производилась разработка товарного знака, разрабатывались мероприятия, направленные на обеспечение индивидуализации радиаторов, однако право на товарный знак за третьим лицом не зарегистрировано.

Выводы ответчика и третьего лица основаны на неправильном толковании норм материального права.

Не принимается довод жалоб о том, что судом не была учтена степень вины ответчика в совершенном нарушении, а взысканная сумма компенсации необоснованна.

Суд первой инстанции исследовал материалы дела и степень вины ответчика, в соответствии с фактическими обстоятельствами дела взыскал с ответчика компенсацию в размере 200000 рублей. Оснований для переоценки выводов суда не имеется.

Таким образом, решение суда первой инстанции отмене не подлежит.

Госпошлина по апелляционной жалобе в соответствии со ст. 110 АПК РФ относится на заявителей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2011 года по делу N А60-36946/2010 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

Л.В.Рубцова

Судьи

А.Н.Лихачева Л.В.Дружинина