Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2011 г. N 09АП-10185/11

г. Москва

Дело N А40-97932/10-143-846

24 мая 2011 г.

N 09АП-10185/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей:

Москвиной Л.А., Цымбаренко И.Б.,

при ведении протокола помощником судьи Манохиной И.А.,

рассматривает в открытом судебном заседании в зале суда N 13 апелляционную жалобу ООО "БазэлЦемент"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.03.2011 по делу N А40-97932/10-143-846, судьи Чадова А.С.,

по заявлению ООО "БазэлЦемент" (ИНН 7705744234, ОГРН 1067746874249)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения

третье лицо: ФГУ "ФИПС"

при участии:

от заявителя:

Благовидова А.А. по доверенности от 17.09.2011, паспорт 45 09 170284;

от ответчика:

Сычев А.Е. по доверенности от 24.03.2011, удостоверение N 281-30;

от третьего лица:

Сычев А.Е. по доверенности от 24.02.2011, удостоверение N 281-30.

УСТАНОВИЛ

ООО "БазэлЦемент" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - Роспатенту) с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 14.05.2010, об обязании Роспатент отменить решение от 29.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2007705517, обязании Роспатент вынести решение о регистрации товарного знака по заявке N 2007705517 в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ в соответствии с уточненным перечнем и всех заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2011 в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента соответствует действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, заявленные требования удовлетворить. В обоснование этого указывается, что проведенный социологический опрос и маркетинговое исследование, подтверждают правовую позицию заявителя о том, что словесный элемент "BASEL" не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объёме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ответчика и третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает их необоснованными, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Материалами дела установлено, что ООО "БазэлЦемент" было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2007705517 с приоритетом от 01.03.2007 словесное обозначение "BaselСement" в отношении товаров 01,19 и услуг 35,37 классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения решением от 29.01.2009 отказано в регистрации товарного знака "BaselСement". Отказ экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров.

Решением Роспатента от 14.05.2010 в удовлетворении возражения заявителю отказано, решение экспертизы от 29.01.2009 оставлено в силе.

Не согласившись с вынесенным решением Роспатента от 14.05.2010, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Вопреки утверждениям заявителя в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.

С учетом даты (01.03.2007) поступления заявки N 2007705517 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон о товарных знаках) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за N 4322 (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Способным ввести в заблуждение признаются обозначения, не содержащие сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие такую возможность косвенным образом. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы одно из его элементов.

В соответствии с п.3 (1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Заявленное обозначение "BaselСement" является словесным и состоит из элементов "Basel" и "Cement" , выполненных буквами латинского алфавита в одну строчку без пробела. При этом буквы "В" и "С" заявленного обозначения исполнены заглавными, что позволяет воспринимать его как состоящее из двух элементов "Basel" и "Cement" (транслитерация слов "Базэл" и "Цемент").

В этой связи словесные элементы "Basel" и "Сement" не образуют единой грамматической и синтаксической конструкции, а воспринимаются по отдельности, поэтому Роспатентом в оспариваемом решении правомерно оценивалась охраноспособность каждого из этих элементов. Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 01, 19, а также в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента и не оспаривается заявителем, словесный элемент "cement" (в переводе с английского на русский язык означает "цемент") заявленного обозначения не является ложным или способным вводить потребителя в заблуждение относительно товаров 01, 19 классов МКТУ, а указывает на вид товара или его состав и, следовательно, является неохраноспособным.

Вместе с тем, как верно установлено Роспатентом, заявленное обозначение содержит в своем составе элемент "Basel", который представляет собой точное воспроизведение названия города в Швейцарии на английском либо немецком языке ("Базель" - в переводе с немецкого и английского языков на русский язык).

Согласно сведениям Большой советской энциклопедии и информации размещенной на русскоязычных сайтах Интернет, доступных российскому потребителю, "Basel" - название географического объекта - город на крайнем С.Швейцарии, после Цюриха и Женевы третий по населению город, столица Швейцарской химической промышленности, развиты также машиностроение, электротехническая и другие промышленности.

С учетом изложенных обстоятельств, Роспатент пришел к правомерному выводу, поддержанному судом первой инстанции о том, что заявленное обозначение содержит словесный элемент, прямо указывающий на географический объект (г. Базель в Швейцарии), который может быть воспринят как место нахождения производителя товаров/услуг, в то время как заявитель по данной заявке находится в России (г. Москва), следовательно, существует реальная возможность для введения в заблуждение потребителя, в связи с чем, обозначение в целом является ложным.

Доказательства того, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров (услуг) производителя, заявителем не представлено.

Заявитель в своей апелляционной жалобе сконцентрировал свои доводы на том, что потребитель не будет воспринимать швейцарский город Базель с заявленными к регистрации товарами и услугами, которые тесно связаны с производством цемента, цементосодержащих товаров, поскольку Швейцария у российского потребителя ассоциируется с такими товарами как часы (ювелирные изделия), шоколад, фармацевтическая продукция, сыр (молочная продукция), сфера туризма.

Между тем, является очевидным тот факт, что Швейцария также является крупным деловым и финансовым центром (бизнес-центром) в Европе.

В то же время ряд услуг заявленных к регистрации классов МКТУ является однородными с финансовыми услугами и услугами в сфере бизнеса, в частности: финансовый менеджмент, агентства по экспорту импорту, агентства коммерческой информации, реклама, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, интерактивная реклама в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, демонстрация товаров консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом. Данные услуги 35 класса, по мнению судебной коллегии, при совмещении их с товарным знаком, содержащим наименование швейцарского города Базель, безусловно, вызовут у потребителя восприятие о том, что такие услуги оказывает лицо, находящееся в Швейцарии, что не соответствует действительности.

Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент "Basel" не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства цементосодержащих товаров и оказания однородным с данными товарами услуг, т.к. г.Базель не известен потребителю как место производства цемента, то суд апелляционный инстанции соглашается с выводом Роспатента и суда первой инстанции о его несостоятельности, поскольку данное обстоятельство не исключает возможность нахождения на территории г.Базель цементной промышленности. Использование словесного элемента "Basel" заявленного обозначения лицом, которое там не находится, будет вводить потребителя в заблуждение в отношении местонахождения производства товаров, поскольку отсутствуют сведения о невозможности нахождения на территории города Базель цементной промышленности.

Более того, согласно справке ЗАО "НИИ Цемент", представленной заявителем, и информации, размещенной на Интернет-сайте (htpp://www.nsp.su/factories/178/), швейцарская компания Holsim занимается производством цемента. Имеет производство по всему миру, в том числе 7 заводов на территории Швейцарии.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что проведенный социологический опрос и маркетинговое исследование, по результатам которого сделаны следующие выводы: город Базель малоизвестен российскому потребителю, а потребители, знающие его, никак не связывают город Базель с производством строительных материалов; у Российского потребителя город Базель в Швейцарии ассоциируется с производством таких товаров и оказанием таких услуг как шоколад, сыр (молочная продукция), часы (ювелирные изделия), ножи, туризм, футбол, горные лыжи, при этом с производством цемента и аналогичных строительных материалов Базель ассоциаций не вызывает; абсолютное число респондентов не воспринимают Швейцарию как место производства цемента; 100 % респондентов, осуществляющим свою деятельность в сфере связанной со строительством, производством и/или продажей строительных материалов ни сама Швейцария ни тем более город Базель не известны как непосредственные производители цемента и аналогичных ему товаров; 100 % респондентов, осуществляющим свою деятельность в сфере связанной со строительством, производством и/или продажей строительных материалов ни сама Швейцария ни тем более город Базель не известны как мировые экспортеры цемента, произведенного на их территории; аналогично тому как профессиональным участникам опроса Швейцария в целом и Базель в частности не известны как непосредственные производители цемента и уж тем более лидеры в данной области, полностью подтверждают правовую позицию заявителя о том, что словесный элемент "Basel" не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции критически относится к результатам проведенного по инициативе заявителя социологического опроса и маркетингового исследования, ввиду того, что респондентам сначала были заданы вопросы по восприятию компании БазэлЦемент, а уже затем по восприятию товарного знака "BaselСement", что могло скорректировать у опрошенных респондентов ассоциативное восприятие словесного элемента "Basel", касающееся места происхождения и производителя товара.

Кроме того, исходя из количественного и группового распределения анкетируемых лиц можно сделать вывод о его недостаточной репрезентативности в отношении целевой группы потребителей строительных материалов. Так, из 2500 респондентов к целевой группе потребителей можно отнести только 582 респондента (с учетом того, что респонденты юридических лиц не конкретизированы как имеющие отношение к рынку строительных материалов), т.е. менее 1/5 опрошенных лиц.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что Аналитическое заключение по результатам маркетингового исследования восприятия торговой марки БазелЦемент (BaselCement) не опровергает вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о том, что решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя является законным и обоснованным. Что касается иных доводов, изложенных в апелляционной жалобе, то они на правильность решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя не влияют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.03.2011 по делу N А40-97932/10-143-846 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С.Л. Захаров

Судьи

Л.А. Москвина И.Б. Цымбаренко