Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2011 г. N 17АП-2958/11

г. Пермь

27 мая 2011 г.

Дело N А50-12809/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 мая 2011 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Назаровой В. Ю.

судей Лихачевой А.Н., Рубцовой Л.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Овчинниковой О.В.,

при участии:

от истца, индивидуального предпринимателя Родионова Сергея Юрьевича (ОГРН 304590636300168, ИНН 590607176655) - Лабзин М. В., паспорт, доверенность от 09.04.2010 г..;

от ответчика, ЗАО "Институт новых медицинских технологий" (ОГРН 1035900494035, ИНН 5904008193) - Брюхов Р.Б., паспорт, доверенность N 2 от 12.04.2011 г..;

от третьего лица, ООО "Родионов и Новиков. Биотехнологии" - не явились;

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - Закрытого акционерного общества "Институт новых медицинских технологий"

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 21 февраля 2011 года

по делу N А50-12809/2010,

принятое судьёй Г.А. Тюриковой

по иску Индивидуального предпринимателя Родионова Сергея Юрьевича

к Закрытому акционерному обществу "Институт новых медицинских технологий"

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Родионов и Новиков. Биотехнологии"

о защите исключительных прав на изобретение,

установил:

Индивидуальный предприниматель Родионов Сергей Юрьевич (далее - ИП Родионов С.Ю., истец) обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Закрытому акционерному обществу "Институт новых медицинских технологий" (далее - ЗАО "Институт новых медицинских технологий", ответчик) о признании того, что ЗАО "Институт новых медицинских технологий" при производстве им препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С. Ю. по патенту РФ N 2121350; запрещении ответчику производства и продажи препарата "Профеталь" как произведенного запатентованным способом; взыскании с ответчика 1 537 307 руб. 00 коп. убытков; приостановлении действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития N 99-04-000244 от 03.11.2006 г.. на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь" на основании статей 1252, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.1, л.д.3-5).

В порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования в части взыскания убытков до 2 556 323 руб. 00 коп. (т.1, л.д. 48). Уточнение исковых требований принято судом первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 11.06.2010 г.. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Родионов и Новиков, Биотехнологии" (т.1, л.д. 1-2).

В связи с назначением определением Арбитражным судом Пермского края от 27.07.2010 г.. по делу патентно-технической экспертизы (т.2, л.д.37-39), определением Арбитражного суда Пермского края от 26.10.2010 г.. дополнительной экспертизы (т.2, л.д.102-104) производство по делу приостанавливалось.

Определением суда от 17.02.2011 г.. производство по делу возобновлено (т.3, л.д.67).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 21.02.2011 г.. (резолютивная часть от 17.02.2011 г.., судья Г. А. Тюрикова) ЗАО "Институт новых медицинских технологий" запрещено производить и продавать препарат "Профеталь", произведенный запатентованным Родионовым С. Ю. способом. С ответчика в пользу истца взыскано 2 556 323 руб. 00 коп. убытков, 28 373 руб. 62 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску. С ответчика в доход федерального бюджета взыскано 11 408 руб. 00 коп. госпошлины по иску. Производство по делу в оставшейся части исковых требований прекращено (т.3, л.д.69-75).

Ответчик, ЗАО "Институт новых медицинских технологий", с решением суда первой инстанции в части взыскания с него 2 556 323 руб. 00 коп. убытков не согласился, представил апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, в удовлетворении иска в о взыскании 2 556 323 руб. 00 коп. убытков отказать в связи с неправильным применением норм материального права, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Считает, что суд первой инстанции не применил п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющий действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение. Отклоняя довод ответчика об исчерпании истцом прав на изобретение, суд первой инстанции надлежащим образом не мотивировал отказ. Факт исчерпания прав истцом на изобретение, по мнению ответчика, подтверждается решением Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-5252/2010, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела. Взыскивая с ответчика 2 556 323 руб. 00 коп. убытков, суд первой инстанции не учел, что за период с 01.01.2008 г.. по 01.07.2010 г.. были реализованы три серии препарата (1А0308, 1В0608, 1А0309), на которые истец исчерпал права. За период продаж с 07.09.2009 г.. по 01.07.2010 г.. ответчик реализовал продукцию на сумму 9 273 354 руб. 00 коп. Суд первой инстанции не указал, каким образом ответчик мог избежать нарушения прав Родионова С. Ю. как правообладателя, поскольку в период с 01.01.2008 г.. по 07.09.2009 г.. Родионов С. Ю. являлся генеральным директором ЗАО "Институт новых медицинских технологий", имевшим возможность зарегистрировать лицензионный договор N 1 от 01.06.2009 г.., одобренный общим собранием акционеров от 01.06.2009 г.. Заявленные истцом требования направлены на банкротство и недобросовестное устранение ответчика с рынка добросовестно занимавшегося производством и реализацией препарата "Профеталь".

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение в обжалуемой части изменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в части взыскания убытков, апелляционную жалобу удовлетворить.

Истец, ИП Родионов С. Ю., представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором отклонил доводы ответчика об исчерпании истцом исключительного права на изобретение.

В судебном заседании представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал, находя решение суда законным и обоснованным, просил оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения.

Третье лицо, ООО "Родионов и Новиков. Биотехнологии", отзыв на апелляционную жалобу не представило, в судебное заседание явку представителей не обеспечило.

Апелляционным судом жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Поскольку возражений в порядке ч. 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицами, участвующими в деле, не заявлено, законность и обоснованность решения проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, Старикову В.В., Родионову С.Ю. Российским агентством по патентам и товарным знакам выдан патент на изобретение N 2121350 "Способ получения препарата альфа-фетопротеина" по заявке N 96111118 от 03.06.1996 г.. со сроком действия 20 лет с 03.06.1996 г.. (т.1, л.д.10).

Патент переуступлен Родионову С. Ю., что подтверждается регистрацией договора N 13882/02 от 17.01.2002 г..

С момента создания ЗАО "Институт новых медицинских технологий" с марта 1999 г.. до настоящего времени Родионов С. Ю. является акционером общества, в период с 09.11.2007 г.. по 07.09.2009 г.. занимал должность генерального директора ЗАО "Институт новых медицинских технологий", что подтверждается договором о создании закрытого акционерного общества от 19.03.1999 г.. (т.3, л.д. 42-43), протоколом заседания собрания акционеров общества N 1 от 09.11.2007 г.. (т.3, л.д. 44), протоколом годового общего собрания акционеров ЗАО "Институт новых медицинских технологий" от 12.08.2009 г.. N 1 (т.3, л.д. 45-48).

11.03.2004 г.. ИП Родионовым С. Ю. и ЗАО "Институт новых медицинских технологий" был заключен лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии, зарегистрированный в установленном законом порядке под регистрационным номером 19024/04 от 10.04.2004 г.., на что указано в патенте на изобретение N 2121350. Срок действия указанного договора истек 31.12.2007 г.. (т.1, л.д.15-18).

Как указывает истец в исковом заявлении, в период с 01.01.2008 г.. по 01.07.2010 г.. ЗАО "Институт новых медицинских технологий", осуществляющий деятельность по производству лекарственных средств на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 03.11.2006 г.. N 99-04-000244 серии ФС-4 0002453 (т.1, л.д.11-13) и регистрационного удостоверения N ЛС-000941 от 18.11.2005 г.. (т.1, л.д.14) в отсутствие лицензионного договора при производстве препарата "Профеталь" использовал изобретение Родионова С. Ю. "Способ получения препарата альфа-фетопротеина", на который выдан Патент N 2121350.

Полагая, что указанными действиями ЗАО "Институт новых медицинских технологий" нарушает исключительные права Родионова С. Ю. на изобретение, истец обратился в арбитражный суд с иском о:

- признании того, что ЗАО "Институт новых медицинских технологий" при производстве им препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С. Ю. по патенту РФ N 2121350;

- запрещении ответчику производства и продажи препарата "Профеталь" как произведенного запатентованным способом;

- взыскании с ответчика 2 556 323 руб. 00 коп. убытков;

- приостановлении действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития N 99-04-000244 от 03.11.2006 г.. на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь".

Запрещая ответчику производство и продажу препарата "Профеталь", суд первой инстанции, оценив представленное в дела заключение эксперта по экспертизе и дополнительной экспертизе, пришел к выводу о том, что ответчик осуществлял изготовление препарата "Профеталь" способом, содержащим все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ N 2121350. Заявленное истцом требование о запрещении производства и продажи препарата "Профеталь" является способом пресечения действий, нарушающих исключительные права патентообладателя, предусмотренного ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прекращая производство по делу в части требований о признании в судебном порядке факта того, что ответчик при производстве препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С. Ю. по патенту РФ N 2121350, а также о приостановлении действия лицензии ответчика на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь", суд первой инстанции исходил из неподведомственности спора в данной части арбитражному суду.

Выводы суда в указанной части являются правильными, соответствующими обстоятельствам дела и требованиям закона, сторонами не оспариваются, в связи с чем предметом пересмотра суда апелляционной инстанции не являются.

Удовлетворяя требования о взыскании 2 556 323 руб. 00 коп. убытков в виде упущенной выгоды, суд первой инстанции руководствуясь установленными ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации способами защиты исключительных прав, пришел к выводу об обоснованности представленного истцом расчета убытков составляющих 10% от валовой выручки ЗАО "Институт новых медицинских технологий" от реализации лекарственного препарата "Профеталь" за период с 01.01.2008 г.. по 01.07.2010 г..

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, оценив в соответствии требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

При рассмотрении спора судом первой инстанции на основании экспертного заключения (т.2, л.д. 42-44), дополнительного экспертного заключения (т.2, л.д.126-127) установлено, что в способе, которым ЗАО "Институт новых медицинских технологий" осуществляло изготовление препарата "Профеталь" использованы все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ N 2121350, переуступленному Родионову С.Ю.

Оспаривая решение суда первой инстанции, ответчик считает, что Родионов С.Ю. исчерпал свое исключительное право на изобретение по патенту РФ N 2121350 в отношении препарата "Профеталь", поскольку препарат введен в гражданский оборот непосредственно Родионовым С.Ю., являвшимся в период с 09.11.2007 г.. по 07.09.2009 г.. генеральным директором ЗАО "Институт новых медицинских технологий".

Согласно п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Изложенные в указанном пункте действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, направлены на обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц.

Пункт 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации различает два основных вида объектов, к которым могут относиться патентоспособные технические решения: продукт (в частности, устройства, вещества, штаммы микроорганизма, культура клеток растений или животных) и способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Из содержания п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что действием, не являющимся нарушением исключительно права на изобретение, является введение в гражданский оборот продукта, но не способа в смысле п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку при изготовлении препарата "Профеталь" ответчиком использован способ, использующий все признаки независимого пункта формулы изобретения Родионова С. Ю., удостоверенного патентом РФ N 2121350, основания для применения п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда первой инстанции отсутствовали.

Возражения ответчика о том, что факт исчерпания прав истцом на изобретение, которое использовал ответчик при производстве и продаже препарата "Профеталь" подтверждается решением Арбитражного суда Пермского края от 16.06.2010 г.. по делу N А50-5252/2010, имеющим преюдициальное значение для настоящего спора, судом апелляционной инстанции не принимаются.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Смысл преюдиции состоит в том, что обстоятельства, составившие фактическую основу вступившего в законную силу решения, имеют юридическое значение и для нового дела, в котором участвуют те же лица.

Предметом рассмотрения спора по делу N А50-5252/2010 являлось требование о защите исключительного права на товарный знак в порядке, предусмотренном ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а не требование о защите исключительного права на изобретение, указанное решение не имеет преюдициального значения, поскольку предметом рассмотрения настоящего спора является взыскание убытков в виде упущенной выгоды за использование запатентованного изобретения, в связи с чем, соответствующий довод жалобы основан на неправильном толковании ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

За период реализации препарата "Профеталь" с 01.01.2008 г.. по 01.07.2010 г.. убытки истца в виде упущенной выгоды - 10% от валовой выручки ЗАО "Институт новых медицинских технологий", рассчитанные исходя из того, что если бы с правообладателем был заключен лицензионный договор на тех же условиях, что и ранее действовавший договор, составили 2 556 323 руб. 00 коп.

Расчет истца (т.3, л.д. 53) подтвержден документально копиями книг продаж (т.1, л.д.36-42).

Заявленные в суде апелляционной инстанции возражения о том, что в период с 09.11.2007 г.. по 07.09.2009 г.. Родионов С. Ю., являлся генеральным директором ЗАО "Институт новых медицинских технологий" и одновременно акционером общества, а следовательно получал заработную плату и дивиденды, не устраняют право истца на получение вознаграждения как автора изобретения в указанный период.

Довод жалобы о том, что суд не указал, каким образом ответчик в данной ситуации мог избежать нарушений прав Родионова С. Ю. как правообладателя основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции не является.

Из материалов дела не следует, что ЗАО "Институт новых медицинских технологий" после прекращения у Родионова С. Ю. полномочий генерального директора ЗАО "Институт новых медицинских технологий" 07.09.2009 г.. обращался к нему с предложением о заключении лицензионного договора в порядке, предусмотренном ст. ст. 421, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возражения ответчика о том, что заявленные истцом требования направлены на банкротство ответчика и недобросовестного устранения с рынка медицинского учреждения (ЗАО "Институт новых медицинских технологий"), занимавшегося производством и реализацией препарата "Профеталь", ответчиком в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса не доказаны.

Также ЗАО "Институт новых медицинских технологий" не представлено доказательств того, что при наличии у него лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, ответчик осуществляет исключительно производство по изготовлению и продаже одного лекарственного средства "Профеталь".

Кроме того, апелляционным судом отмечается, что Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия), в порядке, установленном ст.ст. 1239, 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда Пермского края от 21.02.2011 г.. в обжалуемой части является законным и обоснованным. Оснований, предусмотренных статьёй 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены (изменения) судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит. Государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 21 февраля 2011 года по делу N А50-12809/2011 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

В.Ю.Назарова

Судьи

А.Н.Лихачева Л.В.Рубцова