Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 апреля 2007 г. N КГ-А40/2143-07 При новом рассмотрении дела о взыскании задолженности по выплате лицензионного вознаграждения суду необходимо обсудить вопрос о назначении повторной экспертизы, поставив на разрешение вопросы, в том числе, был ли использован в изделиях, которые производил ответчик, каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак, установить, действует ли лицензионный договор (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 4 апреля 2007 г. N КГ-А40/2143-07
(извлечение)

Закрытое акционерное общество Научно-инвестиционный центр "Кабельные технологии" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Экстрапласт" о взыскании задолженности по выплате лицензионного вознаграждения в размере 1817524 руб. 52 коп., пени в размере 633112 руб. 71 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2006 г. производство по делу N А40-65275/05-83-505 приостановлено в связи с назначением арбитражным судом экспертизы, производство по делу возобновлено 10.04.2006 г., приостановлено 10.05.2006 г., 05.07.2006 г. производство по делу возобновлено.

Определением арбитражного суда от 04.08.2006 г. назначена повторная экспертиза.

Арбитражный суд г. Москвы вынес решение от 10.10.2006 г. об отказе в иске ЗАО "НИЦ "Кабельные технологии" о взыскании с ООО "Экстрапласт" 304581 руб. 06 коп. долга, прекращении производства по делу в связи с отказом истца от требования в части 1512943 руб. 98 коп. долга, 633112 руб. 71 коп. пени.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2006 г. за N 09АП-16914/2006-ГК судебное решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе заявитель просит об отмене судебных актов, которые считает вынесенными с нарушением норм материального права и норм процессуального права, и направлении дела на новое рассмотрение.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Экстрапласт" просит оставить судебные акты без изменения.

Представитель ЗАО "НИЦ "Кабельные технологии" поддержал в суде кассационной инстанции требования, изложенные в кассационной жалобе.

Представители ООО "Экстрапласт" с кассационной жалобой не согласились, утверждая, что лицензионный договор расторгнут, продукция выпускается им в соответствии с техническими условиями, а не на основании договора.

Проверив материалы дела, законность обжалуемых судебных актов исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, кассационная ин станция арбитражного суда пришла к выводу, что решение и постановление подлежат отмене.

В обоснование заявленного требования истец указал на то, что между ним и ответчиком заключен лицензионный договор N 53/026 от 28.07.2003, зарегистрированный в Роспатенте 10.10.2003, по которому истец предоставил ответчику на срок действия договора за вознаграждение неисключительное право на использование изобретения по патенту N 2166217.

По условию договора (раздел 5) лицензиат (ответчик) уплачивает лицензиару (истцу) за использование изобретения лицензионное вознаграждение в размере, указанном в договоре.

Поскольку за определенный период ответчик не исполнил договорные обязательства, истец просил суд взыскать сумму долга.

Ответчик, возражая против иска, указал на то, что договор фактически не действовал, продукция, производимая ответчиком, соответствует по показателям качества техническим условиям 2243-052-05766563-98, и не изготавливалась по патенту на изобретение N 2166217.

При рассмотрении данного дела у арбитражного суда первой инстанции возникли вопросы, требующие специальных познаний, в связи с чем по ходатайству участвующих в деле лиц им назначены и проведены экспертиза анализа состава и свойств электроизоляционных материалов, патентоведческая экспертиза.

Разрешая возникший спор, арбитражный суд не установил, действует ли договор N 53/026 от 28.03.2003 г., заключенный между сторонами, тогда как иск предъявлен в связи с неисполнением обязательств по лицензионному договору.

В судебном заседании кассационной инстанции при разбирательстве по жалобе представитель ООО "Экстрапласт" пояснил, что по лицензионному договору им выплачивалось ЗАО "НИЦ "Кабельные технологии" вознаграждение за определенный период.

Из договора следует, что (п. 1.3 договора) "продукция по лицензии" полностью соответствует "формуле изобретения", патент на которое выдан истцу.

Исследовав заключение экспертизы, проведенной Институтом элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова, арбитражный суд пришел к выводу, что при изготовлении ответчиком продукции собственного производства не используются все признаки изобретения, защищенные патентом N 2166217.

Выводы патентоведческой экспертизы отклонены арбитражным судом по основаниям, приведенным в судебном решении.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации изделие признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак.

Однако отсутствие данных обстоятельств арбитражный суд не установил, поскольку специальными познаниями в указанной области не обладает. Результаты экспертизы, которые арбитражным судом приняты в качестве доказательств, подтверждающих, по мнению суда, позицию ответчика, определенных ответов на поставленные вопросы для правильного разрешения спора, не дают, в том числе был ли использован каждый признак изобретения или эквивалентный ему признак.

Апелляционный суд, повторно оценив заключение обеих экспертиз, согласился с выводом арбитражного суда первой инстанции.

Кассационная инстанция считает, что при наличии вопросов, разрешение которых требует специальных познаний и фактически не решенных в данном деле, судебные акты не могут быть признаны законными.

В связи с чем отменяются с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом разбирательстве арбитражному суду следует: обсудить вопрос о назначении повторной экспертизы, возможно комплексной, поставив на разрешение вопросы, в том числе, был ли использован в изделиях, которые производил ответчик, каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения или эквивалентный ему признак; установить действует ли лицензионный договор; установить другие, имеющие значение для дела обстоятельства; вынести соответствующее судебное решение.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2006 года по делу N А40-65275/05-83-505 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2006 года за N 09АП-169142006-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.