Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2011 г. N 09АП-4154/11

г. Москва

Дело N А40-114173/10-26-956

11 апреля 2011 г.

N 09АП-4154/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 апреля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Левченко Н.И., Лаврецкой Н.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лобановым Д.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ОАО "КАМАЗ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2010

по делу N А40-114173/10-26-956, принятое судьей Каревой Н.Ю.

по иску ОАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058, ОГРН 1021602013971)

к ООО "Бауер"

о взыскании 2 800 000 руб.

в судебном заседании участвуют:

от истца: Максютов М.М. по доверенности от 30.12.2010 N 01/07-263, Шуваров Р.Р. по доверенности от 30.12.2010 N 01/07-262

от ответчика: Олейник В.Д. по доверенности от 10.05.2009 N 04/05-09

УСТАНОВИЛ

ОАО "КАМАЗ" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ООО "Бауер" (далее ответчик) о взыскании 2 800 000 руб. однократной денежной компенсации за незаконное использование товарных знаков (согласно уточнению искового требования в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением суда от 29 декабря 2010 г. в иске отказано. При этом суд указал, что ответчик осуществлял оптовую продажу игрушек (28 класс МКТУ) в то время как истец являлся правообладателем только в отношении товаров 12 класса МКТУ (автомобили, а именно: большегрузные автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям).

По данной причине суд отклонил ссылку истца на общеизвестность товарного знака (ст. 1508 ГК РФ).

Также суд посчитал, что поскольку на момент направления претензии 29.09.2009 г. деятельность ответчика по торговле игрушками со словесным изображением "КАМАЗ" прекращена, в иске следует отказать.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска.

Ответчик просит решение суда оставить в силе по доводам, изложенным в его мотивировочной части, представил отрыв на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 29 декабря 2010 г.. подлежащим отмене в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем

товарных знаков с изобразительным элементом в виде бегущей лошади и словесным элементом КAMAZ в латинской транскрипции по свидетельству N 380303 с приоритетом от 07.02.2008 г.. в отношении товаров 28 класса МКТУ - автомобили (игрушки), модели транспортных средств уменьшенные, с изобразительным элементом в виде бегущей лошади и словесным элементом КАМАZ в латинской транскрипции по свидетельству N 35 с приоритетом от 31.12.1999 г. в отношении товаров 12 класса МКТУ - автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям, с словесным элементом - КАМАЗ выполненный в русской транскрипции по свидетельству N 375533 с приоритетом от 29.12.2007 г.. в отношении товаров 28 класса МКТУ (модели транспортных средств уменьшены; словесный элемент - КАМАЗ выполненный в русской транскрипции, по свидетельству N 37 с приоритетом от 31.12.1999 г. в отношении товаров 12 класса МКТУ - автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям; словесный элемент в латинской транскрипции - KAMAZ выполненный в латинской транскрипции, по свидетельству N 375534 с приоритетом от 29.12.2007 г. в отношении товаров 28 класса МКТУ (модели транспортных средств уменьшенные); словесный элемент - KAMAZ выполненный в латинской транскрипции, по свидетельству N 36 с приоритетом от 31.12.1999 г. в отношении товаров 12 класса МКТУ - автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям; изобразительный элемент в виде бегущей лошади по свидетельств у N 375535 с приоритетом от 29.12.2007 г.. в отношении товаров 28 класса МКТУ (модели транспортных средств уменьшенные).

Пунктом 1 ст. 1225 ГК РФ установлено, что товарные знаки являются

результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п.3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец ссылается на то, что ответчик нарушил его исключительные права на вышеуказанные товарные знаки путем продажи металлических моделей из металла с элементами из пластика а/м "КАМАЗ" - "миксер", "автоцистерна", "самосвал", упакованных в картонные коробки, на которых имеются записи о том, что модели произведены в Китае "Ваuеr International". Продавец является ООО "Бауер" Россия, находящееся по адресу 121165, г. Москва, ул. Киевская, 20.

Таким образом, истец полагает, что вышеуказанные товары маркированные обозначениями, тождественны и сходны до степени смешения с товарными знаками КАМАЗ, KAMAZ по свидетельствам N N 380303, 375533, 375534, 375535, 35, 36, 37.

Продажа ответчиком контрафактной продукции, подтверждается товарными накладными N 2222 от 23.06.2009 г., N 2048 от 09.06.2009 г., N 349 от 06.02.2009 г. и постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.04.2010 г.. из которого усматривается, что в период с 11.01.2007 г. по 29.12.2008 г. ООО "Бауер" реализовано 65 385 моделей игрушек "КАМАЗ" на общую сумму 15 439 870 руб. 37 коп.

Кроме того, истец в судебном заседании пояснил, что тождество и сходство изобразительного элемента в виде бегущей лошади и словесных элементов КАМАЗ, KAMAZ на контрафактной продукции подтверждается экспертным заключением N 2070-2009, проведенным в рамках дела N А65-32849/2009.

В силу п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель при нарушении его

исключительного права вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (п. 3. ст. 1252 ГК РФ).

Вывод суда первой инстанции о том, что истец не являлся правообладателем товарных знаков по состоянию на 23.06.2009 г. - дату реализации игрушек, маркированных спорными обозначениями по товарной накладной 2222 от 23.06.2009 г., не соответствует фактическим обстоятельствам дела, так как все заявленные в иске товарные знаки прошли государственную регистрацию в Роспатенте до указанной даты.

Также не нашло своего подтверждения утверждение суда первой инстанции о том, что товарные знаки истца не зарегистрированы по 28 классу МКТУ, в частности 28 класс МКТУ имеется в свидетельствах N 375533, N 380303 на товарные знаки, тождественные с маркировкой продукции, реализованной ответчиком.

Более того, в силу ч.1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, а не с даты регистрации товарного знака.

Утверждение ответчика о его не знании о государственной регистрации товарных знаков истца по 28 классу МКТУ не может быть принято во внимание, так как согласно ч.1 ст. 1493 ГК РФ после подачи заявки на товарный знак любое лицо вправе знакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи.

Соответственно, ответчик как добросовестный участник гражданского оборота, реализуя продукцию, маркированную общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, должен был проявить должную степень осмотрительности и самостоятельно обратиться в Роспатент.

Наличие в материалах дела лицензионного договора N 53-д от 27.07.2009 г. (зарегистрирован в Роспатенте 28.04.2010 г.), по которому истец представил неисключительную лицензию на право использования товарных знаков в отношении 28 класса МКТУ (игрушки) по свидетельствам N 375534, N 380303, не может служить основанием для отказа в иске, так как нарушение прав истца произошло до регистрации данного договора в Роспатенте.

Согласно ст. 1236 ГК РФ неисключительная лицензия подразумевает сохранение за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам.

Соответственно, истец является лицом, обладающим материальным интересом к заявленным требованиям (ст. 11 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ).

Устанавливая размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, судебная коллегия учитывает, что довод ответчика о добровольном прекращении деятельности по торговле игрушками, маркированными словесным обозначением "КАМАЗ", истцом не опровергнут. Вместе с тем, апелляционный суд принимает во внимание, что согласно Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.09.2010 г., ответчиком за период с 01.01.2007 г. по 29.12.2008 г. реализовано 65 385 моделей игрушек "КАМАЗ" на сумму 15 439 870 рублей. При таких обстоятельствах разумный баланс интересов сторон может быть обеспечен компенсацией в размере 1 500 000 руб.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в общей сумме 20 892,86 руб. (ст. 110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.2 ст. 269, п.3 ч. 1 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2010 года по делу N А40-114173/10-26-956 отменить.

Взыскать с ООО "Бауер" в пользу ОАО "КАМАЗ" 1 500 000 руб. - денежной компенсации, 20 892, 86 руб. - госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы, в остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.В. Лаврецкая Н.И. Левченко