Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2011 г. N 09АП-15877/11

г. Москва

Дело N А40-104695/10-19-916

26 июля 2011 г.

N 09АП-15877/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 июля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей:

Пронниковой Е.В., Свиридова В.А.

при ведении протокола

секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ФКП "Союзплодоимпорт"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.04.2011 по делу N А40-104695/10-19-916, принятое судьей Барыкиным С.П.,

по заявлению ФКП "Союзплодоимпорт" (ОГРН 1027700240150; 129090, г.Москва, ул.Щепкина, д.4)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент),

третьи лица: 1) Росалкогольрегулирование, 2) Компания "Ски Де Бруа", 3) ООО "АК", 4) ОАО "Московский винно-коньячный завод КиН",

о признании незаконным решения о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака

от заявителя:

Локтев А.Г. по дов. от 30.12.2010

от ответчика:

Ковалева О.А. по дов. от 12.07.2011

от третьих лиц:

1) Баландина В.Б. по дов. от 12.04.2011 2-4) не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ

ФКП "Союзплодоимпорт" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705.

Решением суда от 29.04.2011 в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом суд исходил из того, что товарный знак по свидетельству N 276705 не использовался заявителем в период трех лет, предшествовавших дате подачи заявления компанией "SCI DES BROIX" о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку.

Заявитель не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Считает, что при рассмотрении дела суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, сделал выводы, несоответствующие обстоятельствам дела, а также неправильно истолковал закон. Ссылается на имеющиеся в материалах дела доказательства, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака N 276705 "Moskovskiy". Указывает также на отсутствие доказательств наличия надлежащей заинтересованности французской компании "СКИ ДЕ БРУА" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 276705.

Отзыв на апелляционную жалобу не поступал.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Представитель Росалкогольрегулирования доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Законность и обоснованность судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ. Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, письменных пояснений, заслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Moskovskiy" по заявке N 20047220676 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 по свидетельству N 276705 на имя ФКП "Союзплодоимпорт" в отношении товаров 33 класса МКТУ.

06.11.2009 в Палату по патентным спорам Роспатента поступило заявление компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276705.

04.06.2010 Роспатентом утверждено решение Палаты по патентным спорам Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276705. В обоснование решения указано, что правообладателем не доказано использование комбинированного товарного знака по свидетельству N 276705, в промежуток с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о законности оспариваемого ненормативного акта.

Как следует из материалов дела, заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет поступило в Роспатент 06.11.2009, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, составляет с 06.11.2006 по 05.11.2009 (включительно).

Учитывая указанный период времени, к спорным правоотношениям (до 1 января 2008 г.) применяется как Закон РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках_", так и часть четвертая Гражданского кодекса РФ (после 1 января 2008 г.).

В соответствии с ч. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Схожие положения содержались также в действовавшем до 1 января 2008 г. Законе РФ от 23.09.92г. N 3520-1 "О товарных знаках_", за исключением того, что в силу ч. 1 ст. 22 данного Закона под использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено только на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что, рассматривая поданное заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием, Роспатент надлежащим образом исследовал все представленные доказательства использования товарного знака, что подтверждается материалами дела. При этом суд первой инстанции правомерно согласился с доводами ответчика о том, что заявителем не представлено доказательств надлежащего использования в рассматриваемый период на территории Российской Федерации товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705 в отношении товаров 33 класса МКТУ по смыслу ч.2 ст.1484 и ч.2 ст.1486 ГК РФ в том виде, в котором он зарегистрирован.

Кроме того, сравнительный анализ товарного знака по свидетельству N 276705 и этикетки, которой маркировались производимые товары, показывает, что между ними имеются существенные различия, которые не позволяют применить законодательное положение о том, что под использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не влияющим на его различительную способность.

Так, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, выполненную в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Фон этикетки - оранжевый с каймой золотистого цвета. В центральной части этикетки расположен словесный элемент "Moskovskiy", выполненный стандартным шрифтом, а также размещена эмблема в виде стилизованного глобуса с надписью "СПИ", являющаяся зарегистрированным товарным знаком правообладателя, с выполненными по окружности словесными элементами "FEDERAL STATE ENTERPRISE "SOJUZPLODOIMPORT". Под эмблемой расположен словесный элемент "Федеральное Казенное Предприятие "СОЮЗПЛОДОИМПОРТ", являющийся наименованием правообладателя.

В свою очередь, в верхней части используемой этикетки размещено изображение Георгия Победоносца, акцентирующее на себе внимание при восприятии этикетки. Центральное положение в используемой на товаре этикетке занимает прямоугольная рамка белого цвета, содержащая слово "МОСКОВСКИЙ". Над ней расположен выполненный по дуге словесный элемент "MOSKOVSKIY". Кроме того, в центральной части используемой этикетки в овале расположен изобразительный элемент, являющийся отдельным зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 284426, принадлежащим другому лицу.

Таким образом, из всех элементов, входящих в состав спорного товарного знака по свидетельству N 276705, используемая этикета содержит лишь слово "MOSKOVSKIY". Также различным является цветовое исполнение спорного товарного знака и использованной этикетки.

При таких обстоятельствах следует признать, что использование товарного знака без обладающих различительной способностью основного охраняемого изобразительного элемента и охраняемого словесного элемента "СПИ", а также включение в используемое изображение других различительных и оригинальных элементов является существенным изменением товарного знака, влияющим на его различительную способность.

Таким образом, довод заявителя о том, что представленные доказательства подтверждают использование именно товарного знака по свидетельству N 276705 или несущественно отличного от него обозначения, является не обоснованным и противоречит обстоятельствам дела.

Правообладателем представлен ряд документов, подтверждающих факт использования комбинированного товарного знака по свидетельству N 276705, а именно: копию лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л, заключенного между ФКП "Союзплодоимпорт" и ООО "АК" на использование товарных знаков по свидетельствам N N 276705, 276706, 276707, 276708; сублицензионный договор от 25.11.2005 N240; копию паспорта на продукцию коньяка "Московский"; отчеты об объемах продукции, произведенной по лицензионному договору от 07.10.2005 N15-л; акты об оказанных услугах по лицензионному договору N15-л; копии платежных поручений об оплате лицензионного вознаграждения по договору N15-л; копии страниц рекламного буклета с информацией о производимой ОАО "МВКЗ "КиН" продукции и другие.

Суд апелляционной инстанции считает, что ООО "АК" и ФКП "Союзплодоимпорт" не обладают специальной правоспособностью (лицензией), наличие которой является обязательным при осуществлении деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции в соответствии со ст.49 ГК РФ и ст.18 Федерального закона РФ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Отсутствие специальной правоспособности исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция), как правообладателем товарного знака по свидетельству N 276705, так и ООО "АК", в качестве лицензиата по лицензионному договору от 07.10.2005 N 15-л.

ООО "АК" самостоятельно не производило и не использовало для производства алкогольной продукции товарный знак по свидетельству N 276705, однако уплачивало роялти в соответствии с положениями лицензионного договора, чем полностью выполняло принятые на себя обязательства.

ОАО "МВКЗ "КиН", как это следует из ассортимента выпускаемой им в период с 2006 по сентябрь 2009 года (дата расторжения лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л по инициативе ФКП "Союзплодоимпорт") продукции под товарным знаком N 276705, также ее не выпускало, однако уплачивало роялти в соответствии с сублицензионным договором от 25.11.2005 N 240, которые в последствии перечислялись ООО "АК" на расчетный счет ФКП "Союзплодоимпорт".

Фактическое производство ОАО "МВКЗ "КиН" коньяка "Московский" с сохранением дизайна внешнего вида продукта и его физико-химических и органолептических характеристик, в том виде, как этот продукт ранее, до регистрации ФКП "Союзплодоимпорт" товарный знак по свидетельству N 276705, был разработан и введен на рынок ОАО "МВКЗ "КиН", явилось следствием договоренностей достигнутых между ФКП "Союзплодоимпорт", ООО "АК" и ОАО "МВКЗ "КиН" при заключении и исполнении лицензионных договоров.

Наличие вышеуказанной договоренности обусловлено тем, что производство и реализация коньяка "Московский" с целью сохранения объемов его выпуска и реализации, было возможно только при сохранении внешнего вида и качества продукции, известного потребителю.

Условия согласованной формы отчета об использовании товарных знаков по свидетельствам N 276705, N 276706, N 276707 и N 276708, определенные в лицензионном договоре от 07.10.2005 N 15-л, свидетельствуют о том, что ФКП "Союзплодоимпорт" не разделяло свои товарные знаки. Каждый из них является самостоятельной этикеткой и использование всех их одновременно или в ином сочетании, состоящем из 2-х и более товарных знаков, на одной единицы потребительской продукции, не представляется возможным в виду установленных требований к информации для потребителя, подлежащей доведению при реализации алкогольной продукции.

Фактически роялти исчислялись и уплачивались не за использование товарного знака по свидетельству N 276705, а за использование слова "Московский" являющегося частью товарного знака по свидетельству N 276705, принадлежащего ФКП "Союзплодоимпорт". Таким образом, вышеуказанное обстоятельство не свидетельствует, что товарный знак по свидетельству N 276705 использовался в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о неиспользовании на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака по свидетельству N 276705 в рассматриваемый период его правообладателем или лицензиатом.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не применил п.3 ст.1486 ГК РФ, согласно которому при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, является необоснованным, поскольку заключение ФКП "Союзплодоимпорт" лицензионного договора, не является не зависящим от ФКП "Союзплодоимпорт" обстоятельством.

Отклоняется довод апелляционной жалобы о том, что компания "СКИ ДЕ БРУА", обратившаяся в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276705, не является заинтересованным лицом, поскольку при подаче заявления от 06.11.2009 компанией "СКИ ДЕ БРУА" представлены документы, подтверждающие, что она является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "МОСКОВСКИЙ", зарегистрированный с приоритетом от 12.01.2005 N 479040347 во Франции (страна местонахождения компании "СКИ ДЕ БРУА") в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На дату подачи заявления от 06.11.2009 в Роспатент, компания "СКИ ДЕ БРУА" являлась заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 276705, что подтверждается п.5 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием". К заинтересованным лицам можно отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территории РФ.

Компанией "СКИ ДЕ БРУА" до подачи заявления о неиспользовании от 06.11.2009 также были поданы заявки N N 2009713098, 2009713099, 2009713100, 2009713101, 2009713102, 2009713103 на регистрацию в качестве товарных знаков в Российской Федерации обозначений со словесными элементами "Московский"/ "Moskovskiy".

При указанных обстоятельствах следует признать данную компанию заинтересованным лицом, по заявлению которого правомерно прекращена правовая охрана комбинированного товарного знака "Moskovsky" по свидетельству N 276705.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильно установленные судом первой инстанции обстоятельства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.04.2011 по делу N А40-104695/10-19-916 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С.Л. Захаров

Судьи

Е.В. Пронникова В.А. Свиридов