Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2011 г. N 20АП-3295/11

г. Тула

10 августа 2011 г.

Дело N А23-5073/09Г-16-268

Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2011 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сентюриной И.Г.,

судей Токаревой М.В., Каструба М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шмалий Т.М., рассмотрев апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Калужский завод "Автоприбор" на решение Арбитражного суда Калужской области от 30 мая 2011 года по делу N А23-5073/09Г-16-268 (судья Осипенко С.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1"", г. Екатеринбург к открытому акционерному обществу "Калужский завод "Автоприбор", г. Калуга о взыскании 239 758 руб., о возложении на ответчика обязанности по осуществлению публикации решения суда о нарушении права истца в связи с изготовлением и реализацией датчика фазы 26.3847 на федеральных полосах "Российской газеты" и по встречному иску открытого акционерного общества "Калужский завод "Автоприбор", г. Калуга к обществу с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1"", г. Екатеринбург о признании за открытым акционерным обществом "Калужский завод "Автоприбор" права преждепользования по патенту РФ N 2207575 на изобретение общества с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1"" "Датчик положения зуба зубчатого колеса",

судебное заседание проводилось с использованием системы видеоконференц-связи с Арбитражным судом Свердловской области:

при ведении протокола судебного заседания в Арбитражном суде Свердловской области секретарем судьи Мякишевым В.В. (явка проверена судьей Федоровой Е.Н.)

при участии в судебном заседании в Арбитражном суде Свердловской области: от истца Дедкова Е.А. - представитель по доверенности б/н от 29.09.2009;

при участии в судебном заседании Двадцатого арбитражного апелляционного суда:

от ответчика: Кальян И.В. - представителя по доверенности N 21 от 20.01.2011; Аландаренко А.В. - представителя по доверенности N 79 от 28.07.2011; Ермаковой А.Р.-представителя по доверенности N 54 от 25.04.2011;

установил: общество с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" (далее - ООО "НПП "Лантан-1") обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к открытому акционерному обществу "Калужский завод "Автоприбор" (далее - ОАО "Калужский завод "Автоприбор") о взыскании убытков, причиненных нарушением патента на изобретение N 2207575 в связи с реализацией датчиков фазы 24.3847 и 26.3847 в сумме 10 000 руб.

До рассмотрения спора по существу истец, на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные исковые требования в части основания иска - взыскание убытков, причиненные нарушением патента Российской Федерации на изобретение N 2207575 (определяемые одновременно как неосновательное обогащение ответчика) в связи с реализацией датчиков фазы 26.3847 в размере 55 672 руб. 10 коп., исключив из основания иска обстоятельства нарушения данных прав в связи с реализацией датчика 24.3847, а также произвел увеличение иска к заявленному ответчику до 55 671руб.10коп.

Уточнение иска судом принято.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 20.09.2010 по делу N А23-2654/10Г-20-144 по иску ООО "НПП "Лантан-1" к ОАО "Калужский завод "Автоприбор" и ОАО "АвтоКом" о взыскании с ОАО "АвтоКом" убытков, причиненных нарушением патента Российской Федерации на изобретение N 2207575 (определяемые одновременно как неосновательное обогащение ОАО "АвтоКом") в связи с реализацией датчика фазы 26.3847 в размере 2 064 637 рублей, о возложении на ОАО "АвтоКом" и ОАО "Калужский завод "Автоприбор" обязанности по осуществлению публикации решения суда о нарушении права истца в связи с изготовлением и реализацией датчика фазы 26.3847 на федеральных полосах "Российской газеты" выделены в отдельное производство исковые требования общества с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" г. Екатеринбург к открытому акционерному обществу "АвтоКом" г. Самара о взыскании убытков, причиненных нарушением патента Российской Федерации на изобретение N 2207575 (определяемые одновременно как неосновательное обогащение ОАО "АвтоКом") в связи с реализацией датчика фазы 26.3847 в размере 2 064 637 рублей и о возложении на открытое акционерное общество "АвтоКом" г. Самара обязанности по осуществлению публикации решения суда о нарушении права общества с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" в связи с изготовлением и реализацией датчика фазы 26.3847 на федеральных полосах "Российской газеты" с присвоением делу номера NА23-3646/10Г-20-180 и о передаче данного дела по подсудности.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 20.09.2010 объединены дела N А23-2654/10Г-20-144 с оставшимся требованием ООО "НПП "Лантан-1" к ОАО "Калужский завод "Автоприбор" о возложении на ответчика обязанности по осуществлению публикации решения суда о нарушении права истца в связи с изготовлением и реализацией датчика фазы 26.3847 на федеральных полосах "Российской газеты" и дело N А23-5073/09Г-16-268 в одно производство. Объединенному делу присвоен N А23-5073/09Г-16-268.

ОАО "Калужский завод "Автоприбор" подало в арбитражный суд встречное исковое заявление к обществу с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" г. Екатеринбург о признании за ОАО "Калужский завод "Автоприбор" права преждепользования по патенту РФ N 2207575 на изобретение ООО "НПП "Лантан-1" "Датчик положения зуба зубчатого колеса".

Определением Арбитражного суда Калужской области встречное исковое заявление принято к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 30 мая 2011 года с открытого акционерного общества "Калужский завод "Автоприбор" г. Калуга в пользу общества с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" взысканы денежные средства в сумме 64 150 руб.10коп., расходы по государственной пошлине в сумме 2085руб.68коп., судебные издержки в сумме 9 364руб.66коп., в удовлетворении иска в остальной части отказано. В удовлетворении встречного иска судом отказано. Также суд возвратил обществу с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 27 023 руб.97коп., перечисленную по платежному поручению N 148 от 25.06.2010.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "НПП "Лантан-1" и ОАО "Калужский завод "Автоприбор" обратились с апелляционными жалобами.

ОАО "Калужский завод "Автоприбор" просит решение суда первой инстанции отменить и в удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить.

ООО "НПП "Лантан-1" просит решение суда изменить, исключить из мотивировочной части решения абзац 3 на странице 7 и абзацы 1 и 3 на странице 8, оценку доказательств ответчика по встречному иску о признании пава преждепользования, в удовлетворении данного иска отказать на основании установленных обстоятельств решением Арбитражного суда Калужской области от 20.02.2007 по делу N А23-6704/05Г-8-288 со ссылкой на ч.2 ст.69 АПК РФ, взыскать с ОАО Калужский завод "Автоприбор" в пользу ООО "НПП "Лантан-1" 158 664 руб. 58 коп., определенную с применением расчетной ставки роялти в размере 7,42%.

Законность и обоснованность решения проверены в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. При этом оснований для его отмены, предусмотренных ст. 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

Как следует из материалов дела, истец на основании патента на изобретение N 2207575 (л.д.136, том 1) с описанием патента (л.д.56-60, том 15) является патентообладателем изобретения "Датчик положения зуба зубчатого колеса", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.06.2003 г.., с приоритетом от 10.04.2001 г.. и сроком действия патента в течение 20 лет с 10.04.2001 г.. Патент истца не оспорен.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда Калужской области от 29.01.2007 по делу N А23-6704/05Г-8-288 (л.д.15 т.1) открытому акционерному обществу "Калужский завод "Автоприбор", г. Калуга было запрещено изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот датчики фазы 26. 3847 и 24.3847, а также хранить датчики фазы 26. 3847 и 24.3847 для указанных целей.

Ссылаясь на то, что в выпускаемом ответчиком датчике 26.3847 были использованы все признаки изобретения по патенту N 2207575, владельцем которых является истец, ответчиком осуществлялись в период с 2001 по 2008 год включительно выпуск, предложение к продаже и продажа датчика 26.3847, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании убытков.

Ответчик предъявил встречный иск о признании права преждепользования, ссылаясь на то, что у него возникло право преждепользования технических решений, указанных в формулах изобретения истца по патенту N 2207575, ранее установления истцу даты приоритета по патенту.

Рассмотрев заявленные исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии частичных оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований и отказал во встречном иске.

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства с учетом обстоятельств дела, исследованных в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

В силу п. 1 ст. 1361 лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель".

в) добросовестность использования решения.

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта.

д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно, ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема.

В своей апелляционной жалобе ОАО "Калужский завод "Автоприбор" указывает, что судом необоснованно отказано в удовлетворении его требований, изложенных в встречном иске.

В обоснование права преждепользования во встречном иске (т.10 л.д.138- 140) ответчик ссылался на принятие в конце 1990-х годов решения о необходимости разработки и использования в производимой ОАО "Заволжский моторный завод" двигателях семейства ЗМЗ 406.10 изделий "датчик фазы", разработку с 1996 по 2001 годы необходимой технической документации на датчик фазы, подачу 10.04.2001 ответчиком в Роспатент заявки на получение свидетельства на полезную модель "Ферромагнитный датчик", выдачу на указанную полезную модель свидетельства с приоритетом от 10.04.2001, прекращение действия свидетельства в связи с неуплатой ответчиком пошлины, выполнение указанных действий до даты приоритета патента истца.

В подтверждение указанных обстоятельств ответчик ссылается на документы, большинство из которых, как правильно указано судом первой инстанции относятся к датчику 24.3847, таким образом, они не являются относимыми и допустимыми доказательствами возникновения права преждепользования на датчик фазы 26.3847.

Также суд апелляционной инстанции считает, что объем преждепользования ответчиком не доказан.

Все вышепоименнованные документы и доводы ранее были предметом оценки при рассмотрении дела N А23-6704/05Г-8-288, что усматривается из решения суда первой инстанции и также постановления апелляционного суда по указанному делу.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда Калужской области от 29.01.2007 по делу N А23-6704/05Г-8-288 (л.д.15 т.1) открытому акционерному обществу "Калужский завод "Автоприбор", г. Калуга было запрещено изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот датчики фазы 26. 3847 и 24.3847, а также хранить датчики фазы 26. 3847 и 24.3847 для указанных целей. Установленные при рассмотрении дела N А23-6704/05Г-8-288 обстоятельства в силу норм ч.2 ст.69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

В постановлении апелляционного суда N А23-6704/05Г-8-288 указано со ссылкой на заключение эксперта Краснова Л.А., о том, что датчики, в т.ч. датчик фазы 26.3847 изготовлены не по тем документам, на которые ссылается ответчик в обоснование своего права преждепользования, а по чертежам 2004 года. Доказательств того, что отгруженный по имеющимся в деле накладным датчик фазы 26.3847 выпускался по иным документам настоящему ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представлено.

Довод заявителя апелляционной жалобы ООО "НПП-Лантан-1" о том, что судом вопреки нормам АПК РФ (ст.ст.16 и 69 АПК РФ) была осуществлена повторная оценка доказательств по делу N А23-6704/05Г-8-288 вступившему в законную силу, представленных в обоснование наличия у ответчика права преждепользования отклоняется судом апелляционной инстанции.

В указанном деле "Калужский завод "Автоприбор" обратился в суд с встречными исковыми требованиями, которые суд обязан был рассмотреть и дать оценку доводам заявителя, в деле же N А23-6704/05Г-8-288 вступившем в законную силу, доводы по преждепользованию заявлялись в качестве возражений на иск, но не как самостоятельные требования, в связи с чем довод ООО "НПП-Лантан-1" о нарушении судом ст.ст.16,69 АПК РФ неправомерен.

Учитывая изложенное, суд отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, правомерно посчитал, что объективных относимых и допустимых доказательств одновременного наличия предусмотренных законом обстоятельств возникновения права преждепользования ответчиком и одновременного наличия обстоятельств, с которыми законодатель связывает возможность ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя, в материалы настоящего дела также не представлено.

Удовлетворяя частично основные требования, суд исходил из того, что Патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения патента и возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

Из материалов дела усматривается, что в период 2005-2007 г.г. ответчиком осуществлялась реализация датчика фаз 26.3847. Соглашение о передаче исключительных прав на использование изобретения между патентообладателем и ответчиком не заключалось. При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию изобретения истца являются нарушением патента.

Согласно п.3.2 экспертного заключения от 29.03.2011 (т.16.л.д.79-108) эксперта Шульгина Д.Б. анализ имеющихся в деле накладных об отгрузках ОАО "Калужский завод "Автоприбор" датчиков фазы 26.3847 показал, что объем продаж датчиков фазы 26.3847 с использованием изобретения по патенту N 2207575 в 2005-2007 годах составил -3 231 240,17 рублей (л.д.88, т.16), размер неполученного лицензионного вознаграждения ООО "НПП "Лантан - 1" в связи с использованием ОАО "Калужский завод "Автоприбор" изобретения по патенту N 2207575 в датчиках фазы 26.3847 составляет 239 758 руб., определенного исходя из установленной экспертом ставки роялти 7,42 % и стоимости отгруженной продукции без НДС.

В заключении эксперта от 29.03.2011 (т.16.л.д.80-108) указано, что наиболее распространенным способом определения размера лицензионного вознаграждения в лицензионных договорах на использование изобретений является применение ставки роялти (процентное исчисление от объема продаж продукции по лицензии без учета НДС). В связи с чем, убытки истца, одновременно являющиеся неосновательным обогащением на стороне ответчика в виде неполученной истцом прибыли по возможному лицензионному соглашению, если бы оно было заключено между сторонами, может определяться на основании ставки роялти.

В апелляционной жалобе заявитель "Калужский завод "Автоприбор" указывает что, не согласен с методикой расчета размера лицензионного вознаграждения- роялти, используемой экспертом, поскольку не считает его наиболее распространенным способом определения размера лицензионного вознаграждения в лицензионных договорах на использование изобретений, однако в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду данные, что сумма лицензионного вознаграждения должна быть рассчитана экспертом по какой-либо другой методике.

В п.4.4. своего экспертного заключения от 29.03.2011 (т.16.л.д.79-108) эксперт Шульгин Д.Б. отвечая на вопрос относится ли датчик фазы 26.3847 к изделиям электронной или автомобильной промышленности указывает, что датчики фазы, в которых используют изобретение по патенту N 2207575 "Датчик положения зуба зубчатого колеса" основаны на эффекте Холла и относятся к полупроводниковым приборам. Полупроводниковые приборы, в том числе датчики Холла, использующие полупроводниковые преобразователи, относятся к изделиям электронной промышленности. Изделия электронной промышленности, в частности, относящиеся к системам управления двигателями, используют в автомобильной промышленности. В Приложении 2 к экспертному заключению приводится таблица ставок роялти, определяющая для автомобильной промышленности процент от 1 до 3%, для электронной от 4-10% . Таким образом, применительно к рассматриваемому спору экспертом установлена ставка 7,42 %.

В силу ст. 82 АПК РФ заключение эксперта является доказательством по делу. Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд первой инстанции , давая оценку экспертному заключению пришел к выводу о правомерности избранной экспертом методике расчета лицензионного вознаграждения-роялти, однако не согласился с процентом роялти.

При этом суд обоснованно исходил из того, что отнесение датчика фазы 26.3847 к изделиям электронной промышленности, а не автомобильной промышленности, необоснованно, поскольку данный вывод экспертом сделан на основе определения электронной промышленности и классификации полупроводниковых приборов по данным Большой Советской энциклопедии (1969-1978г.г.) без учета ГОСТ 15133-77 "Приборы полупроводниковые. Термины и определения", где датчик фазы и датчик Холла отсутствует. Суд пришел к выводу, что датчик фаз 26.3847 относится к изделиям автомобильной промышленности, тогда как изделия электронной промышленности согласно общероссийскому классификатору сформированы в иные классы 60 0000, 61 000, 62 0000, 63 000.

Учитывая изложенное суд применил максимально возможную ставку роялти для изделий автомобильной промышленности в размере 3% согласно стандартных ставок роялти (т.16л.д.100), а не определенный экспертом размер 7,42%, исходя из ставки роялти 7%-10% для изделий электронной промышленности.

Учитывая изложенное суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены принятого обоснованного и законного судебного акта.

Обстоятельствам дела, исследованным судом первой инстанции, дана правильная правовая квалификация.

Нарушений норм процессуального и материального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, расходы по государственной пошлине по апелляционным жалобам в сумме 2 000 рублей подлежат отнесению на заявителей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Калужской области по делу N А23-5073/09Г-16-268 от 30 мая 2011 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

И.Г. Сентюрина

Судьи

М.В. Токарева М.В. Каструба