Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2011 г. N 09АП-17968/11

г. Москва

Дело N А40-92338/10-143-796

15 сентября 2011 г.

N 09АП-17968/2011-ГК N 09АП-17969/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей М.Е. Верстовой, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.Г. Гаркушей,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Лэнс-Фарм" и ОАО "Верофарм" на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 по делу N А40-92338/10-143-796, принятое судьёй Васильевой Т.В., по иску Компании Авентис Фарма С.А. к ОАО "Верофарм", ООО "Лэнс-Фарм" о прекращении нарушения исключительного права на патент,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Угрюмов В.М. (доверенность от 30.06.2010), Христофоров А.А. (доверенность от 02.02.2011),

от ответчиков - от ОАО "Верофарм" - Рождественская И.В. (доверенность от 30.06.2011), Дубов И.А. (доверенность от 30.06.2011), Шиповская Г.В. (доверенность от 24.12.2010), Озолина И.Г. (доверенность от 27.07.2011), Залесов А.В. (доверенность от 27.07.2011), от ООО "Лэнс-Фарм" - Рождественская И.В. (доверенность от 25.07.2011), Дубов И.А. (доверенность от 25.07.2011), Шиповская Г.В. (доверенность от 24.12.2010), Озолина И.Г. (доверенность от 27.07.2011), Залесов А.В. (доверенность от 27.07.2011),

УСТАНОВИЛ

Иск заявлен Компанией Авентис Фарма С.А. (далее - истец) к открытому акционерному обществу "Верофарм" (далее - Ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью "Лэнс-Фарм" (далее - Ответчик 2), с учетом уточнения исковых требований, об обязании Ответчика 1 прекратить нарушение патента РФ N 2134123, в том числе запретить предложение о продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей лекарственного средства "Таутакс", об обязании Ответчика 2 прекратить нарушение патента РФ N 2134123, в том числе запретить изготовление, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей лекарственного средства "Таутакс", о признании нарушителем Ответчика 2 прав истца как правообладателя изобретения по патенту РФ N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 иск удовлетворен частично: Ответчик 1 обязан прекратить нарушение патента РФ N 2134123 путем предложения о продаже и продажи лекарственного средства "Таутакс", Ответчик 2 обязан прекратить нарушение патента РФ N 2134123 путем изготовления, предложения о продаже и продажи лекарственного средства "Таутакс", Ответчик 2 признан нарушителем прав истца как правообладателя изобретения по патенту РФ N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093); в остальной части в иске отказано.

Суд первой инстанции сослался на статью 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что лекарственное средство "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения патента РФ N 2134123. Материалами дела подтверждается и ответчиками не оспаривается факт производства, предложения о продаже и продажи ими лекарственного средства "Таутакс". Истцом не доказано, что ответчиками иными способами нарушены права истца.

Не согласившись с принятым решением, ответчики подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податели апелляционных жалоб указали на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Жалобы мотивированы тем, что в материалах дела имеются доказательства отсутствия идентичности (тождественности) в лекарственном средстве "Таутакс" (далее - ЛС) всех признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ N 2134123 (далее - Патент), в частности в ЛС и Патенте использованы принципиально разные типы растворителей: в ЛС в растворителе спирт присутствует, в Патенте спирт отсутствует, что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2011 по делу N А40-69805/10-27-602. Ответчики с выводами судебной экспертизы не согласны, суд необоснованно отказал в проведении дополнительной судебной экспертизы. Суд не принял во внимание то обстоятельство, что в ЛС использовано изобретение по патенту ЕП 012561, а не по патенту РФ N 2134123. Исключительные права по патенту ЕП 012561 принадлежат ответчикам, то есть имеет место правовая коллизия, и действия ответчиков по использованию своего патента не могут расцениваться как нарушение патента с более ранней датой приоритета. Такой способ защиты нарушенного права как признание Ответчика 2 нарушителем прав истца как правообладателя изобретения по Патенту частью 4 ГК РФ не предусмотрен.

В отзывах истца на апелляционные жалобы содержатся возражения на доводы, изложенные в жалобах.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ответчиков доводы апелляционных жалоб поддержали в полном объеме, просили решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представители истца возражали против доводов, изложенных в жалобах, просили решение суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон и объяснения эксперта, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 подлежит отмене в части по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем патента РФ N 2134123 на изобретение "Фармацевтический состав для инъекций, способ его получения и перфузионный раствор на основе фармацевтического состава" с приоритетом от 08.07.1991, зарегистрированным в государственном реестре 10.08.1999, со сроком действия патента до 03.07.2010. Патент охраняет фармацевтический раствор противоопухолевого действия, содержащий в качестве активного начала производные таксанов и фармацевтически приемлемый растворитель.

30.03.2005 Ответчик 2 осуществил государственную регистрацию лекарственного средства "Таутакс", содержащего доцетаксел в качестве активного вещества. В соответствии с данными Регистрационного удостоверения "Таутакса" РУ N ЛС-000093 Ответчик 2 является производителем "Таутакса".

Ответчик 2 также предлагает к продаже и продает ЛС, что подтверждается упаковкой ЛС и вложенной в него инструкцией по медицинскому применению, согласно которым производителем ЛС является Ответчик 2.

Ответчик 1 предлагает к продаже и продает ЛС производства Ответчика 2, что подтверждается нотариальными протоколами осмотра доказательств, товарным и кассовым чеками.

Изложенные фактические обстоятельства ответчиками не оспариваются.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения способами, не противоречащими закону. Использованием изобретения считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Если при использовании изобретения используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, другое изобретение также признается использованным.

Согласно пункту 1 (независимому) формулы изобретения по патенту 2134123, указаны следующие признаки изобретения: фармацевтический раствор противоопухолевого действия, содержащий в качестве активного начала производные таксанов и фармацевтически приемлемый растворитель, отличающийся тем, что в качестве растворителя он содержит поверхностно-активный агент, выбранный из полисорбатов, сложных эфиров полиэтилденгликоля и сложных эфиров полиэтоксилированного касторового масла.

Из инструкции по медицинскому применению препарата "Таутакс" (торговое название) следует, что препарат представляет собой прозрачный раствор светло-желтого цвета, относящийся к фармакологической группе противоопухолевых средств, активным веществом является доцетаксал безводный (противоопухолевый препарат растительного происхождения из группы таксоидов), вспомогательными веществами являются полисорбат 80, кислота лимонная безводная, спирт этиловый безводный.

Согласно заключению судебной экспертизы от 28.03.2011, проведенной экспертом Семеновым В.И., лекарственное средство "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2134123.

Из исследовательской части заключения следует, что экспертному исследованию подвергнуты Патент, Регистрационное удостоверение ЛС "Таутакс" и инструкция по медицинскому применению препарата "Таутакс"; экспертом выделены три признака изобретения, приведенных в пункте 1 формулы изобретения: 1) фармацевтический раствор противоопухолевого действия; 2) содержащий в качестве активного начала производные таксанов; 3) фармацевтически приемлемый растворитель, который содержит поверхностно-активный агент, выбранный из: (а) полисорбатов; (б) сложных эфиров полиэтиленгликоля; и (в) сложных эфиров полиэтоксилированного касторового масла. При этом вещества, указанные в подпунктах (а)-(в), являются альтернативой, для вывода о содержании данного признака изобретения достаточно подтверждение наличия хотя бы одного из альтернативных веществ в ЛС.

В судебном заседании апелляционной инстанции эксперт Семенов В.И. подтвердил выводы, изложенные в заключении, пояснив, что объективно независимый пункт формулы изобретения содержит только три признака.

Ответчиками не оспаривается, что признаки 1) и 2) независимого пункта формулы изобретения по Патенту содержатся в ЛС. Спорным является признак 3), в отношении которого ответчики утверждают, что существенным обстоятельством является состав растворителя.

Однако, из независимого пункта формулы изобретения прямо следует, что растворитель содержит поверхностно-активный агент, выбранный из полисорбатов. Из инструкции по медицинскому применению ЛС следует, что в качестве вспомогательного вещества использован полисорбат 80.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ЛС "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте формулы изобретения, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации признается использованием изобретения в продукте или способе.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, использование ответчиками растворителя, принципиально отличного от растворителя, приведенного в формуле изобретения, содержащейся в Патенте, не исключает содержания в ЛС "Таутакс" каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы изобретения.

По указанной причине довод ответчиков о преюдициальном значении решения Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2011 по делу N А40-69805/10-27-602 подлежит отклонению, поскольку предметом спора по названному делу являлось оспаривание решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения Ответчика 1 против выдачи Патента РФ N 2134123 ввиду несоответствия пункта 1 формулы изобретения условию патентоспособности "новизна"; из мотивировочной части решения от 30.03.2011 следует, что стороны действительно доказывали принципиальное отличие состава растворителей в тех же объектах, которые рассматриваются и в настоящем деле (Патент и ЛС), однако, по вопросу использования признака 3) независимого пункта формулы изобретения в ЛС "Таутакс" какие-либо обстоятельства не устанавливались. Более того, решением от 30.03.2011 установлено, что вещества, перечисленные в качестве основы поверхностно-активного агента в пункте 1 формулы изобретения, являются альтернативными, что соответствует выводам судебной экспертизы от 28.03.2011 (вещества (а), (б) и (в), поименованные в признаке 3) независимого пункта формулы изобретения).

Ходатайство ответчиков о проведении дополнительной экспертизы по делу оставлено судом апелляционной инстанции без удовлетворения, как не соответствующее требованиям части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку заключение эксперта от 28.03.2011 является достаточно полным и ясным, ранее исследованные обстоятельства подтверждены экспертом в судебном заседании апелляционной инстанции и непосредственно исследованы судом.

Ссылка ответчиков на Евразийский патент N 012561 подлежит отклонению, поскольку истец обратился в суд с требованием о защите нарушенного права 02.08.2010, то есть до получения Ответчиком 2 права на Евразийский патент (21.03.2011). Кроме того, патенты N 2134123 и ЕП 012561 не содержат одинаковые либо эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения. В частности, в патенте ЕП 012561 отсутствует признак использования поверхностно-активного агента, выбранного из полисорбатов, в то время как в патенте N 2134123 и ЛС "Таутакс" это вещество использовано.

Ответчиками указывалось на наличие оснований для привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, поскольку удовлетворение исковых требований влечет обязанность Министерства по принятию решения об отмене государственной регистрации ЛС и исключении данного лекарственного препарата из государственного реестра лекарственных средств.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для привлечения Минздравсоцразвития к участию в деле ввиду следующего. В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело по собственному ходатайству, по ходатайству стороны или по инициативе суда, если судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Обязанность государственного органа по совершению определенных действий в рассматриваемом случае может возникнуть вследствие установленной законом обязательности исполнения судебных актов (статья 16 АПК РФ), а не вследствие возникновения из судебного решения у государственного органа каких-либо обязанностей и прав по отношению к ответчикам.

Вместе с тем, довод апелляционной жалобы о неправомерном признании Ответчика 2 нарушителем прав истца как правообладателя изобретения по Патенту при обращении ЛС является обоснованным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Ни статья 1252, ни статья 12 Кодекса не содержат способа защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем предъявления требования о признании ответчика нарушителем прав истца как правообладателя изобретения.

Принимая решение об удовлетворении искового требования в этой части, суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из государственного реестра лекарственных средств принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае вынесения судом решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств, и это соответствует положениям статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что защита гражданских прав осуществляется иными способами, предусмотренными законом.

При этом судом неправильно истолкована статья 32 Закона "Об обращении лекарственных средств", поскольку названная норма устанавливает основания для отмены государственной регистрации лекарственного препарата и исключения лекарственного препарата из государственного реестра, а не способы защиты гражданских прав. По смыслу статьи 32 Закона, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, факт нарушения прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств может быть установлен только судебным решением.

В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неправильное применение норм материального права, неправильное истолкование закона является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 по делу N А40-92338/10-143-796 отменить в части.

В удовлетворении требования о признании общества с ограниченной ответственностью "ЛЭНС-Фарм" нарушителем прав Компании Авентис Фарма С.А. как правообладателя изобретения по патенту РФ N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093) отказать.

В остальной части решение оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

А.И. Трубицын

Судьи

М.Е. Верстова Н.И. Левченко