Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2011 г. N 09АП-20806/11

г. Москва

Дело N А40-15592/11-19-136

26 сентября 2011 г.

N 09АП-20806/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л,

судей: Свиридова В.А, Цымбаренко И.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ООО "Русьхолод"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.06.2011

по делу N А40-15592/11-19-136, принятое судьей Барыкиным СП.,

по заявлению ООО "Русьхолод" (ОГРН 1027600682944, 150000, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Республиканская, дом 75, корп. Б)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

об оспаривании решения

третье лицо: ООО "Русский проект-ритейл"

при участии:

от заявителя: Лабзин М.В. по дов. от 20.01.2011

от ответчика: Чеканов А. А. по дов. от 08.07.2011

от третьего лица: Карнов А.Н. по дов. от 26.07.2010

УСТАНОВИЛ

ООО "Русьхолод" (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением (учетом уточнения заявленных требований) об оспаривании решения Роспатента от 13.11.2010 за N 2007730802/50 (925006) по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица по делу по свидетельству N 376022 в отношении ряда товаров и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, за исключением услуг: консультаций по вопросам строительства, архитектуры, разработки планов в области строительства, услуг дизайнеров в области упаковки.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2011 заявленные требования удовлетворены. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Роспатент не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований. В обоснование этого указывается, что оспариваемый товарный знак не может ассоциироваться конкретно с истцом, поскольку это изображение использовали в своей деятельности и другие юридические лица, в связи с чем основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя отсутствуют.

Заявитель также не согласился с принятым решение суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу, в которой просит рассмотреть второе требование и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам аннулировать товарный знак N 376022 в части всех услуг, за исключением консультаций по вопросам строительства, архитектуры, разработки планов в области строительства, услуг дизайнеров в области упаковки; изменить мотивировочную часть решения суда первой инстанции, дополнив её оценкой доводов заявителя о недобросовестной конкуренции третьего лица и злоупотреблении правом при регистрации товарного знака N 376022.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя поддержал доводы своей апелляционной жалобы, с доводами апелляционной жалобы Роспатента не согласен, считает ее необоснованной.

Представитель третьего лица в судебном заседании и представленном отзыве на апелляционную жалобу поддержал правовую позицию ответчика.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству N 376022 произведена 02.04.2009 на имя ООО "Русский проект-ритейл" относительно услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

18.06.2009 в Роспатент поступило возражение ООО "Русьхолод" о признании недействительным предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству N 376022, мотивированное тем, что регистрация данного товарного знака на имя ООО "Русский проект-ритейл" способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя - ООО "Русьхолод", что не допускается в смысле пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" N 3520-1 от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями (далее - Закон о товарных знаках).

Решением Роспатента от 13.11.2010 в удовлетворении возражения ООО "Русьхолод" было отказано.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента, обратился в арбитражный суд с заявлением.

С учетом даты приоритета заявки (08.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству N 376022 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству N 376022 является изобразительным, представляющим собой ломаную линию, выполненную в виде квадрата с небольшим наклоном вправо, с двумя усеченными сторонами. В верхнем правом углу выполнен маленький квадрат.

В обоснование доводов апелляционной жалобы и оспариваемого решения Роспатент указывает, что до даты подачи заявки на российском рынке Группой компаний "РУССКИЙ ПРОЕКТ" использовалось обозначение, идентичное оспариваемому товарному знаку, в отношении следующих услуг: "комплексное оснащение магазинов, баров, ресторанов, гостиниц; монтаж, обслуживание, ремонт", в связи с чем основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя отсутствуют.

Вместе с тем, данные доводы Роспатента являются ошибочными, исходя из следующих обстоятельств.

Суд первой инстанции, проанализировав представленные заявителем в материалы дела и Роспатенту документы, правомерно установил, что оспариваемый товарный знак в течение как минимум двух лет до даты приоритета активно использовался ООО "Русьхолод" и его дочерней компанией ООО "Русский проект-Волга", что подтверждается материалами административного дела, которые содержат более 160 рекламных объявлений в газетах различных городов России с применением данными организациями этого товарного знака, в связи с чем этот товарный знак воспринимался многочисленными потребителями в качестве обозначения, принадлежащего заявителю, которое используется для индивидуализации услуг, оказываемых им или под его контролем.

При этом данные организации, вопреки доводам Роспатента об обратном, не являются самостоятельными по отношению друг к другу, о чем свидетельствуют, имеющиеся в материалах административного дела: уставные и иные документы ООО "Русский проект-Волга", подтверждающие тот факт, что его учредителем и обладателем доли 100% в уставном капитале является ООО "Русьхолод"; договоры с издательствами и документы об их исполнении, подтверждающие, что все рекламные объявления (в т.ч. с указанием в них наименования ООО "Русский проект-Волга") размещены по заказу ООО "Русьхолод"; договоры аренды, подтверждающие, что владельцем помещений, указанных в рекламе (в т.ч. с указанием в них наименования ООО "Русский проект-Волга"), является ООО "Русьхолод".

Таким образом, материалами дела подтверждена руководящая роль ООО "Русьхолод" в оказании услуг со стороны ООО "Русский проект-Волга" под оспариваемым товарным знаком, что соответствует положению ООО "Русьхолод" как высшего органа управления ООО "Русский проект-Волга".

Как пояснил представитель заявителя в суде апелляционной инстанции наименованием "Группа компаний "Русский проект" ООО "Русьхолод" и ООО "Русский проект - Волга" называли в рекламе свой совместный бизнес. Ещё одного пользователя спорного товарного знака с таким названием не существует. Это утверждение не только не опровергнуто, но и подтверждается следующими доказанными фактами, а именно ООО "Русьхолод" разместил все рекламные объявления, где упоминается "Группа компаний "Русский проект"; именно ООО "Русьхолод" взял в аренду все помещения, которые указаны в рекламных объявлениях, где упоминается "группа компаний "Русский проект", во многих рекламных объявлениях под надписью "Группа компаний "Русский проект" размещены фирменные наименования ООО "Русьхолод" или ООО "Русский проект-Волга".

Таким образом, судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что до даты приоритета заявитель и его дочерняя компания, осуществляли активное и продолжительное использование оспариваемого товарного знака, в связи с чем этот товарный знак воспринимался многочисленными потребителями в качестве обозначения, принадлежащего заявителю, которое используется для индивидуализации услуг, оказываемых им или под его контролем.

Вопреки доводам Роспатента об обратном, регистрация спорного товарного знака создаёт возможность смешения услуг заявителя и третьего лица, т.е. потребитель может быть введён в заблуждение относительно изготовителя товара.

Представленными заявителем в материалы дела и Роспатенту рекламными объявлениями подтверждено, что ООО "Русьхолод" осуществляет комплексное оснащение магазинов, баров, ресторанов, гостиниц самым разным оборудованием и выполняет при этом монтаж, обслуживание, ремонт, а также автоматизацию торговли (см., например, "Спутник Череповца" N 49(542) от 12.12.2006 и многие другие). Производителем этого оборудования он при этом не является, то есть совершает операции с товарами третьих лиц, предлагая их к продаже.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами заявителя о том, что деятельность заявителя, обозначавшуюся оспариваемым товарным знаком, можно соотнести со следующими универсальными терминами Международной классификации товаров и услуг, которые включены в свидетельство на оспариваемый товарный знак: "демонстрация товаров", "представление товаров на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи", "продвижение товаров (для третьих лиц)" (35 класс), поскольку все эти операции заявитель совершает с тем оборудованием его производителей, которое он продает; "оформление витрин" (35 класс), "дизайн художественный", "оформление интерьера", "услуги в области промышленной эстетики" (42 класс), поскольку без разработки дизайна невозможно определить ассортимент и количество необходимой мебели, прилавков, иного оборудования, их цвет и иные характеристики внешнего вида; "изучение технических проектов", "инжиниринг", "экспертиза инженерно- техническое" (42 класс), поскольку услуги по установке (монтажу) сложного оборудования, а также по его подбору не могут быть выполнены без предварительного технического исследования помещения.

Указанные услуги могут быть признаны однородными указанной в рекламе деятельности Заявителя "комплексное оснащение магазинов, баров, ресторанов, гостиниц самым разным оборудованием, монтаж, обслуживание, ремонт, автоматизация торговли".

Услуга "менеджмент в сфере бизнеса" (35 класс) может быть признана однородной как автоматизации торговли, так и деятельности ООО "Русьхолод" по отношению к своей дочерней фирме ООО "Русский проект-Волга".

С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 13.11.2010 за N 2007730802/50 (925006) является незаконным, в связи с чем требования заявителя в данной части правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Заявитель указывает, что судом первой инстанции не удовлетворенно требование заявителя о возложении на Роспатент обязанности аннулировать товарный знак N 376022 в части всех услуг, за исключением консультаций по вопросам строительства, архитектуры, разработки планов в области строительства, услуг дизайнеров в области упаковки.

Вместе с тем возложение обязанности на орган, осуществляющий публичные полномочия, в данном случае на Роспатент, не может являться самостоятельным процессуальным требованием, подлежащим оценке судом первой инстанции.

Данное требование заявителя является предложенным способом восстановления нарушенных прав заявителя в порядке ст. 201 АПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должно содержаться указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

При таких обстоятельствах, исходя из положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", судебная коллегия в качестве восстановления нарушенного права заявителя полагает необходимым изменить решение суда первой инстанции, дополнив его резолютивную часть абзацем следующего содержания: "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам аннулировать регистрацию товарного знака в части всех услуг за исключением консультаций по вопросам строительства, архитектуры, разработки планов в области строительства, услуг дизайнеров в области упаковки".

Что касается доводов заявителя о необходимости изменить мотивировочную часть решения суда первой инстанции, дополнив её оценкой доводов заявителя о недобросовестной конкуренции третьего лица и злоупотреблении правом при регистрации товарного знака N 376022, то они носят предположительный характер, поскольку в рассматриваемом случае действия правообладателя не признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции, а достаточных доказательств такого признания судом в материалах дела не содержится.

руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.06.2011 по делу N А40-15592/11-19-136 изменить.

Дополнить резолютивную часть решения суда первой инстанции абзацем следующего содержания: "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам аннулировать регистрацию товарного знака в части всех услуг за исключением консультаций по вопросам строительства, архитектуры, разработки планов в области строительства, услуг дизайнеров в области упаковки".

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С. Л. Захаров

Судьи

В.А. Свиридов И. Б. Цымбаренко