Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2011 г. N 09АП-24382/11

г.Москва

Дело N А40-49571/11-12-421

25 октября 2011 г.

N 09АП-24382/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 18.10.2011.

Постановление в полном объеме изготовлено 25.10.2011

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Москвиной Л.А., Якутова Э.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Газета.Ру"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.08.2011

по делу N А40-49571/11-12-421 судьи Чадова А.С.

по заявлению ЗАО "Газета.Ру" (ОГРН 1067761730376, Москва, ул.Врубеля, д.4)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту)

о признании недействительным решения,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Булаевой Н.Е. по доверенности от 11.01.2011, Носовой Д.В. по доверенности от 17.10.2011,

представителя ответчика Слепенкова А.С. по доверенности от 14.10.2010,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 02.08.2011, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении заявленных ЗАО "Газета.Ру" требований о признании недействительным решения Роспатента от 11.02.2011, которым отказано в удовлетворении возражения от 11.11.2010 ЗАО "Газета.Ру" и оставлено в силе решение Роспатента от 18.06.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "газета.ru" по заявке N 2008725091/50 с приоритетом от 06.08.2008.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак "ГАЗЕТА" являются сходными до степени смешения фонетически, семантически и визуально; обозначение "газета.ru" не обладает различительной способностью; заявленное обозначение состоит из слова "газета", указывающего на вид товара, и элемента "ru" - общепринятую часть доменного имени, обозначающую принадлежность к Российской Федерации; учитывая перечень товаров (услуг), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, заявленное обозначение является описательным, в связи с чем его регистрация не допускается в соответствии с требованиями п.1 и п.6 ст.1483 ГК РФ.

Не соглашаясь с принятым решением, в апелляционной жалобе заявитель просит его отменить и принять новый судебный акт - об удовлетворении заявленных требований. При этом податель жалобы, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, указывает на то, что заявителем представлены доказательства, подтверждающие приобретение обозначением "газета.ru" различительной способности в отношении заявленных на регистрацию товаров, работ, услуг, в связи с ежедневным использованием обозначения в течение 12 лет. Считает, что судом не применены положения статьи 6 quinquies и статьи 10 bis Парижской конвенции, в частности, пункт С, применимый для всех мотивов отклонений, установленных пунктом В статьи 6 quinquies. Указывает, что заявленное и противопоставленное обозначения сосуществовали и параллельно использовались в различных целях и для разных по своей природе СМИ с 2001 года, при этом потребителям известны бренды "газета.ru", "ГАЗЕТА", gzt.ru. В связи с этим полагает, что поскольку фактические обстоятельства свидетельствуют о продолжительности сосуществования двух знаков при приоритетном появлении на рынке знака "газета.ru", его регистрация в соответствии с п.п. В и С ст.6 quinquies Парижской конвенции не может нарушить право правообладателя противопоставленного знака. Указывает на необоснованность выводов суда об однородности заявленных на регистрацию товаров (услуг) заявителю товара "газета" противопоставленного знака.

Представитель ответчика в судебном заседании и в письменных пояснениях на апелляционную жалобу приведенные в ней доводы посчитал необоснованными, просил оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения. Считает, что заявленное и противопоставленное обозначения сходны до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам, с учетом чего, несмотря на отличия по графическому признаку, оспариваемое обозначение "газета.ru" и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 являются сходными до степени смешения по большинству признаков, установленных Правилами. Считает, что товары и услуги 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения, являются однородными товару 16 класса МКТУ - "газеты", для которого был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя и ответчика, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Как усматривается из материалов дела, 06.08.2008 заявка N 2008725091/50 на регистрацию обозначения "газета.ru" была подана на имя ЗАО "Газета.Ру" в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ.

По результатам проведенной ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" экспертизы заявленного обозначения принято решение от 18.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам поступило возражение ЗАО "Газета.Ру" на решение экспертизы Роспатента от 18.06.2010.

Оспариваемым решением в удовлетворении возражения на решение экспертизы Роспатента от 18.06.2010 было отказано, решение экспертизы об отказе в регистрации оспариваемого обозначения оставлено в силе.

Не согласившись с названным решением Роспатента, ЗАО "Газета.Ру" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании его недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого ненормативного акта.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, основаниями для признания решения госоргана недействительным являются несоответствие данного решения закону или иному нормативному акту и нарушение им прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении настоящего дела совокупность таких обстоятельств не установлена.

В соответствии с п.6 ст.1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (рег. в Минюсте 25.03.2003) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны), или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 названных Правил при проверке на тождество и сходство проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

При этом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п.14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В настоящем случае обозначение по заявке N 2008725091/50 "газета.ru" является словесным, слово "газета" выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, буквы "ru" выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита и отделены от слова "газета" точкой.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из прямоугольника, в верхней части которого расположено стилизованное изображение двуглавого орла. В прямоугольнике размещен словесный элемент "ГАЗЕТА", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с п.6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При таких обстоятельствах представляется правильным вывод суда первой инстанции о том, что в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом является словесный элемент "ГАЗЕТА", так как именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Следует также согласиться с выводами Роспатента, содержащимися в оспариваемом решении, о том, что сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "газета", что обусловливает вывод об ассоциировании сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

При таких обстоятельствах обозначение "газета.ru" и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 являются сходными до степени смешения.

Учитывая изложенное, апелляционным судом не принят как необоснованный довод подателя апелляционной жалобы относительно отсутствия графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку наличие их фонетического и семантического тождества свидетельствует о сходстве оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения.

Нельзя признать обоснованными и доводы подателя жалобы относительно отсутствия однородности товаров заявителя товару противопоставленного товарного знака.

Апелляционный суд соглашается с обоснованностью выводов ответчика о том, что товары и услуги 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения, являются однородными товару 16 класса МКТУ - "газеты", для которого был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413.

Согласно пункту 14.4.3 вышеозначенных Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При этом в силу пункта 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В том случае, когда заявляемое обозначение тождественно зарегистрированному товарному знаку (или ранее заявленному) другого лица или сходно с ним до степени смешения, при определении однородности следует учитывать не только признаки, перечисленные в пункте 3.1 настоящих рекомендаций, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров. Например, совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже.

При тождестве или сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (обозначения) однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

В настоящем случае оспариваемое обозначение "газета.ru" содержит в своем составе элемент "газета", который является фонетически и семантически тождественным доминирующему элементу противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА".

Как указывалось выше, правовая охрана оспариваемого обозначения испрашивалась заявителем для товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ. При этом указанные заявителем в перечне товары и услуги соотнесены с интерактивным изданием "газета.ru", что свидетельствует о том, что названные товары/услуги предназначены для изготовления/оказания посредством интерактивного издания. Услуга 39 класса МКТУ "хранение данных или документов в электронных устройствах" также связана с непосредственной деятельностью интерактивного издания.

Следовательно, принимая во внимание значительную степень сходства противопоставленных обозначений, создающую высокую опасность их смешения потребителями, а также то обстоятельство, что товар "газета" 16 класса МКТУ, для которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары/услуги 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ оспариваемого обозначения относятся к одной сфере деятельности - издание СМИ и представляют собой сопутствующие (корреспондирующие) товары/услуги, названные товары/услуги являются однородными.

Апелляционный суд считает необходимым согласиться с доводами ответчика о том, что перечень признаков однородности товаров/услуг, установленный действующим законодательством, не является исчерпывающим. При этом является обоснованной ссылка Роспатента на позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которой при установлении однородности товаров/услуг неправомерно ограничиваться анализом основных критериев однородности (принадлежность к одному роду (виду), назначение товаров/услуг и др.), а должны учитываться и дополнительные признаки однородности такие, как взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Для печатных СМИ является традиционным размещение интерактивной версии печатного СМИ в сети Интернет (например, газеты "Известия" - www.izvestia.ru, "Коммерсант" - www.kommersant.ru", "Комсомольская правда" - www.kp.ru, "Московский комсомолец" - www.mk.ru). При этом правообладатель противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА" также имеет интерактивное издание - www.gzt.ru.

Принимая во внимание изложенное, представляется правомерным вывод Роспатента о том, регистрация на имя заявителя в качестве товарного знака обозначения "газета.ru" создаст у потребителя ложное представление о принадлежности товаров/услуг 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ правообладателю противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА" по свидетельству N 332413.

Далее, что касается доводов подателя апелляционной жалобы относительно неправомерного неприменения судом положений статьи 6 quinquies и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979).

В соответствии со статьей 6 quinquies (B) Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана; если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

В настоящем случае регистрация на имя заявителя обозначения "газета.ru" может затронуть права владельца сходного до степени смешения товарного знака "ГАЗЕТА" по свидетельству N 332413, обладающего более ранним приоритетом.

То обстоятельство, что, как указывает податель жалобы, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак сосуществовали и параллельно использовались с 2001 года, не свидетельствует об отсутствии опасности смешения названных обозначений в глазах потребителя.

Как следует из оспариваемого решения ответчика, заявителю отказано в предоставлении правовой охраны обозначению "газета.ru" также на основании п.1 ст.1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Апелляционный суд считает обоснованным вывод ответчика о том, что оспариваемое обозначение "газета.ru" не обладает различительной способностью, исходя из того, что названное обозначение состоит из слова "газета", указывающего на вид товара и элемента "ru" - общепринятую часть доменного имени, обозначающую принадлежность к Российской Федерации.

Принимая во внимание перечень товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация (09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ), оспариваемое обозначение является описательным, в связи с чем его регистрация не допускается в соответствии с вышеприведенным пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что обозначение "газета.ru" не является описательным, поскольку слово "газета", входящее в его состав, относится исключительно к печатной продукции, для которой правовая охрана оспариваемого обозначения не испрашивалась, несостоятелен, поскольку для СМИ является традиционным размещение интерактивной версии печатного средства массовой информации в сети Интернет в соответствующих информационных порталах. Соответственно, обозначение "газета.ru" является описательным не только по отношению к печатной продукции, но и к интерактивным агентствам новостей и услугам, сопутствующим их деятельности. Между тем заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем исключительно как средство индивидуализации ЗАО "Газета.Ру".

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента от 11.02.2011 является законным и обоснованным, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных ЗАО "Газета.Ру" требований правомерен.

Принимая во внимание сказанное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.08.2011 по делу N А40-49571/11-12-421 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи

Э.В.Якутов Л.А.Москвина