Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2011 г. N 15АП-10015/11

город Ростов-на-Дону

06 декабря 2011 г.

дело N А53-3031/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 декабря 2011 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Авдониной О.Г.,

судей Ломидзе О.Г., Малыхиной М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой А.В.,

при участии:

от истца: представителя Гришина С.Н. по доверенности от 08.11.2011,

ответчицы Степановой О.Н. и ее представителя Колодного М.А. по доверенности от 10.02.2011,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Премьер"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 15 июля 2011 года по делу N А53-3031/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью "Премьер"

к ответчику индивидуальному предпринимателю Степановой Ольге Николаевне

о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака,

принятое в составе судьи Соколовой Т.Б.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Премьер" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальном предпринимателю Степановой Ольге Николаевне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 1 640 547 руб. 94 коп. за период с 10.02.2010 по 24.06.2011 (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 45, 50)).

Исковые требования мотивированы тем, что общество является обладателем прав на товарный знак "CALIPSO", товарный знак зарегистрирован для 25-го класса МКТУ (обувь). Предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации товара (обуви) под товарным знаком "CALIPSO" а также продукцию других производителей обуви в магазине с названием "КАЛИПСО", чем нарушаются права общества на товарный знак.

Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак обществом исчислен согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15 июля 2011 года обществу в удовлетворении иска отказано.

Суд установил, что предпринимателем также зарегистрирован товарный знак "КАЛИПСО" для 35 класса МКТУ (продвижение товара: услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предпринимателям) с приоритетом товарного знака с 24.05.2010. Факт регистрации данного товарного знака подтверждает положительное заключение экспертизы товарного знака и отсутствие его сходства до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знакам и/или неоднородность товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества. Суд также указал, что товарный знак N 352895 и коммерческое обозначение (вывеска) "КАЛИПСО" применяются в отношении неоднородных объектов. Суд отклонил довод общества о необходимости принятия во внимание решения Арбитражного суда Ростовской области по делу N А53-11152/2010, которым предпринимателю отказано в удовлетворении требования к УФАС по РО о признании недействительным решения от 21.05.2010 о признании предпринимателя нарушившей пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции".

Общество обжаловало решение в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просило решение отменить, принять новое решение о взыскании с предпринимателя 1 640 547 руб. 94 коп. компенсации.

Апелляционная жалоба мотивирована следующими доводами:

- вывески "КАЛИПСО", размещенные предпринимателем на магазинах по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 58 и ул. Московская, 61, содержат в себе не только товарный знак истца, но и словосочетание "ОБУВЬ "КАЛИПСО", что вводит потребителей в заблуждение относительно того, что в данных магазинах продается обувь под товарным знаком "CALIPSO", тогда как предприниматель реализует также обувь других производителей. Ответчик намеренно пользуется известностью товарного знака "CALIPSO" для получения выгоды и намеренно вводит в заблуждение потребителей,

- суд необоснованно отклонил довод общества об установлении фактических обстоятельств по использованию предпринимателем вывески "КАЛИПСО" с нарушением прав общества на товарный знак "CALIPSO" решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.07.2010 по делу N А53-11152/2010,

- не соответствует материалам дела вывод суда о недоказанности получения обществом доходов от предоставления иным предпринимателям права на использование товарного знака "CALIPSO".

Степанова О.Н. в отзыве на апелляционную жалобу указала, что свидетельство на товарный знак "КАЛИПСО" подтверждает факт отсутствия сходства до степени смешения данного товарного знака с товарным знаком "CALIPSO", так как товарные знаки используются в отношении неоднородных объектов. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.07.2010 по делу N А53-11152/2010 не имеет преюдициального значения для разрешения настоящего дела, так как субъектный состав участников процесса не совпадает.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, заявленный иск удовлетворить.

Предприниматель и его представитель просили отклонить апелляционную жалобу общества и оставить решение без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "Премьер" является правообладателем товарного знака "CALIPSO", что подтверждается свидетельством N 352895, выданным 17.06.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Согласно приложению к указанному выше свидетельству N РД 0051350 от 17.06.2009 право на товарный знак "CALIPSO" было получено истцом от ООО "Олимп" при заключении договора уступки товарного знака. Товарный знак истца зарегистрирован для 25-го класса МКТУ (обувь) и имеет приоритет с 06.12.2004 (т. 2 л.д. 23, 127-129).

В городе Ростове-на-Дону по адресам: ул. Социалистическая, 58 и ул. Московская, 61 расположены магазины с названием "КАЛИПСО", в которых индивидуальный предприниматель Степанова О.Н. реализует, в том числе, продукцию под товарным знаком "CALIPSO", продукцию других производителей обуви.

ООО "Премьер" полагает, что в нарушение норм действующего законодательства ответчица фактически использует товарный знак, принадлежащий истцу, для извлечения прибыли путем реализации товаров под вывеской "КАЛИПСО". В связи с этим, ИП Степанова О.Н., в силу положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана выплатить истцу компенсацию за нарушение его исключительного права на использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из приведённых норм права следует, что заявляя о нарушении своих исключительных прав на использование товарного знака "CALIPSO", истец, в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должен был представить доказательства наличия следующей обязательной совокупности фактических обстоятельств дела: виновного противоправного использования ответчицей товарного знака истца, заключающегося в применении обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении однородных товаров, к которым истцом применяется принадлежащий ему товарный знак.

В подтверждение факта нарушения своих субъективных прав истец, в том числе, ссылается на решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.07.2010 по делу N А53-11152/2010, которым предпринимателю отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения УФАС по Ростовской области N 243 от 21.05.2010 о признании предпринимателя нарушившей пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации "О защите конкуренции" (т. 1 л.д. 59-63).

Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно указал, что данный судебный акт не может являться основанием для освобождения истца от доказывания выше приведённой совокупности фактических обстоятельств дела в целях констатации нарушения его исключительного права на товарный знак, так как решение арбитражного суда по делу N А53-11152/2010 не имеет для настоящего дела преюдициального значения в понимании статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (суд первой инстанции правильно установил, что круг лиц, участвующих в настоящем деле, по своему субъективному составу не совпадает с кругом лиц, участвовавших в ходе рассмотрения дела N А53-11152/2010).

Как следует из материалов дела, ИП Степановой О.Н. принадлежит исключительное право на использование товарного знака "КАЛИПСО", что подтверждается свидетельством N 437600, выданным 20.05.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак ответчицы зарегистрирован для 35-го класса МКТУ (продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям)) и имеет приоритет использования с 24.05.2010 (т. 2 л.д. 137-138).

Из пояснений представителя ответчицы, а также из представленных в материалы дела доказательств следует, что при первоначальном обращении ИП Степановой О.Н. фактически было отказано в регистрации товарного знака "КАЛИПСО" по 35-му классу МКТУ, так как по результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства ФГУ ФИПС было выявлено сходство до степени смещения со словесным товарным знаком "Калiпсо", зарегистрированным на имя ЗАО "Орлан" для однородных услуг 35-го класса МКТУ (т. 2 л.д. 157-158).

В письме N 373/1 от 14.12.2010 ЗАО "Орлан" дало своё согласие на регистрацию обозначения на имя ИП Степановой О.Н. по заявке N 2010716883 (005385) на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "КАЛИПСО" в отношении услуг 35 класса МКТУ (т. 2 л.д. 159).

Данное обстоятельство позволило ИП Степановой О.Н. осуществить регистрацию за собой товарного знака "КАЛИПСО".

Кроме того, из представленного свидетельства на товарный знак N 445030 и приложения к нему следует, что ИП Степанова О.Н. с 30.09.2011 является правообладателем в отношении товарного знака "Калiпсо" в отношении 35-го класса МКТУ с приоритетом использования с 17.09.1998 (т. 2 л.д.139-140).

Как следует из материалов дела, ООО "Премьер" также обращалось за регистрацией товарных знаков "КАЛИПСО" (заявка 2009730426 от 27.11.2009) и "CALIPSO" (заявка N 2009730428 от 27.11.2009) по 35-му классу МКТУ (т. 2 л.д. 160-166).

Решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011 ООО "Премьер" отказано в регистрации товарных знаков (т. 2 л.д. 141-143, 161-163). В качестве основания для принятых Роспатентом указанных решений явилось то обстоятельство, что государственным экспертом ФГУ ФИПС был установлен факт сходства заявленных словесных обозначений до степени смешения (в том числе, наличие фонетического тождества) со словесным товарным знаком "Калiпсо", зарегистрированным за ЗАО "Орлан" по 35-му и 42-му классам МКТУ. Эксперт также указал, что перечень услуг, для которых ООО "Премьер" хотело зарегистрировать товарные знаки, фактически поглощается перечнем услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ЗАО "Орлан".

Суд первой инстанции обоснованно указал, что в силу норм действующего законодательства при рассмотрении заявок на регистрацию товарного знака на Роспатент возлагается обязанность по поиску тождественных и сходных обозначений; по определению степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определению однородности заявленных товаров (услуг) товарам (услугам), для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Регистрация Роспатентом товарного знака подтверждает положительное заключение экспертизы в отношении заявленного обозначения и свидетельствует об отсутствии его сходства до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками и/или неоднородность товаров/услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

В соответствии со статьёй 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В свидетельстве N 352895 на товарный знак "CALIPSO", принадлежащий истцу, в качестве товаров, в отношении которых установлено исключительное право на данный товарный знак, указан только 25-й класс МКТУ - обувь.

В свою очередь, в свидетельстве N 437600 на товарный знак "КАЛИПСО", принадлежащий ответчице, в качестве услуг, в отношении которых установлено исключительное право на товарный знак, указан 35-й класс МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям).

Суд первой инстанции обоснованно указал, что понятие "товар" (обувь) и понятие "услуга" (торговля товаром) не являются тождественными. Доведение товаров до потребителя является услугой и не относится к производству товаров, в том числе обуви.

Оказание услуг по розничной торговле обувью и изделиями из кожи является основным видом экономической деятельности ИП Степановой О.Н. и подразумевает продвижение, снабжение, сбыт товаров, включает систему мероприятий по продаже/торговле на рынке товаров, в то время как, производство товаров 25 класса МКТУ подразумевает создание товара, что в целом приводит к разным сегментам рынка по оказанию услуг и производству товаров соответственно, и как следствие их неоднородности. ИП Степанова О.Н. не является производителем обуви и не наносит изображение товарного знака истца ни на обувь, ни на какие-либо иные товары.

Свидетельство истца на товарный знак N 352895 не содержит в качестве объектов охраны продвижение товаров.

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на вывесках и в рекламе.

Таким образом, ИП Степанова О.Н., являясь правообладателем в отношении товарного знака "КАЛИПСО", в силу приведённой нормы права, могла использовать обозначение "КАЛИПСО" на вывесках магазинов, в которых она осуществляет деятельность по продвижению товаров третьим лицам. Вывески магазинов "КАЛИПСО" являются обозначениями, индивидуализирующими принадлежащие ответчице торговые предприятия, деятельность которых относится к 35-му классу МКТУ. По своему стилистическому и графическому исполнению вывески магазинов в полной мере соответствует зарегистрированному за ИП Степановой О.Н. сложному товарному знаку "КАЛИПСО" (т. 2 л.д. 3, 24-25, 137).

С учётом изложенного, использование ответчицей обозначения "КАЛИПСО", как правообладателем соответствующего товарного знака, путем размещения его в качестве вывески на магазинах не нарушает исключительные права истца, как правообладателя товарного знака, удостоверенного свидетельством Роспатента N 352895.

Размещение ответчицей обозначения "КАЛИПСО" на вывесках магазина, в которых она осуществляла деятельность по реализации товаров до регистрации соответствующего товарного знака (до получения приоритета использования товарного знака) не может рассматриваться в качестве нарушения прав истца, так как зарегистрированный им товарный знак предполагает наличие правовой охраны обозначения "CALIPSO" исключительно в связи с производством обуви, но не осуществления услуг по продвижению товара (по его реализации). В данном случае использование ответчицей обозначения "КАЛИПСО" являлось средством индивидуализации торговых объектов, в котором она осуществляла свою предпринимательскую деятельность, по сути, обозначение "КАЛИПСО" являлось коммерческим обозначением ответчицы.

Также не может рассматриваться в качестве нарушения исключительных прав истца на товарный знак "CALIPSO" размещение ответчицей на фасадах своих магазинов слова "Обувь", так как данный элемент вообще не является охраняемой составной часть товарного знака ООО "Премьер".

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции. Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом не допущено.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе суд относит на ООО "Премьер".

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 15 июля 2011 года по делу N А53-3031/2011 оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

О.Г. Авдонина

Судьи

О.Г. Ломидзе М.Н. Малыхина