Коммерческое обозначение в части четвертой ГК РФ (Л. Зуйкова, "Новая бухгалтерия", выпуск 8, август 2007 г.)

Коммерческое обозначение в части четвертой ГК РФ

Продолжаем серию публикаций, посвященных объектам промышленной собственности, которые вводятся в деловой оборот с вступлением в силу части четвертой ГК РФ*(1). Данная статья посвящена коммерческому обозначению - относительно новому для нашей деловой практики институту, который вводится в оборот наряду с фирменным наименованием, а в ряде случаев - на смену ему.

В хозяйственный оборот пришел новый объект интеллектуальных прав - коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение служит для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий как объектов имущественных прав (ст. 132 ГК РФ). Сейчас этого понятия ст. 132 ГК РФ не содержит. Поправки, внесенные в эту статью, начнут действовать с 1 января 2008 г.

В отличие от фирменного наименования, коммерческое обозначение не нуждается в какой-либо государственной регистрации, не подлежит обязательному включению в учредительные документы и в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 1538 ГК РФ). Кроме того, если фирменное наименование является принадлежностью исключительно коммерческих организаций, то коммерческое обозначение могут использовать также индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации (учреждения, фонды и т.п.), но только в части осуществления ими разрешенной коммерческой деятельности. Причем коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации как одного, так и нескольких предприятий (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).

"Новый старый" институт

Коммерческое обозначение получило, наконец, реальную юридическую защиту.

Напомним, что до принятия части четвертой ГК РФ коммерческие обозначения фигурировали в статьях 1027, 1032, 1037, 1039, 1040 ГК РФ, посвященных коммерческой концессии. Однако дальше простого упоминания о существовании такого средства индивидуализации законодатель не шел. Ни определения коммерческого обозначения, ни содержания, ни круга участников данного правоотношения закон не содержал. Данное обстоятельство влекло за собой отсутствие каких-либо реальных прав на его использование.

Такой вывод подтверждала и судебно-арбитражная практика.

Так, в деле, рассмотренном ФАС Западного-Сибирского округа (Постановление от 28.10.2003 N Ф04/5573-1803/А45-2003), хозяйственным обществом был предъявлен иск к обществу "Нью-Йорк пицца" о признании не заключенным между ними договора коммерческой концессии в связи с недостижением соглашения о предмете договора.

В соответствии с условиями договора общество "Нью-Йорк пицца" обязалось передать истцу право на использование в коммерческой деятельности коммерческих обозначений "New York Pizza", "NYP", "Нью-Йорк пицца".

Суд признал указанный договор незаключенным по тому основанию, что сторонами в договоре не определено, что имеется в виду под понятием "коммерческое обозначение", и, следовательно, не определен предмет договора. Кроме того, общество "Нью-Йорк пицца" не представило доказательств наличия исключительного права на коммерческое обозначение, подлежащее передаче по договору.

Очевидно, что с вступлением в силу части четвертой ГК РФ судебная практика по данному вопросу должна измениться.

Критерии применения

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения любым законным способом (путем указания на вывесках, в документах, в объявлениях и рекламе, на товарах и упаковках).

Однако юридическую силу и охраноспособность в соответствии с ГК РФ коммерческое обозначение приобретает только при соблюдении двух обязательных условий (п. 1 ст. 1539 ГК РФ):

1) обладание достаточными различительными признаками;

2) известность в пределах определенной территории.

Причем критерии "различимости" и "известности" законом не установлены, равно как не определены параметры территории, на которой должно быть известно коммерческое обозначение. В статье 1540 ГК РФ установлены лишь предельные границы действия исключительного права - территория Российской Федерации. Но будет ли охраняться законом исключительное право на коммерческое обозначение, к примеру, на территории города или поселка?

Представляется, что введение столь неопределенных оценочных критериев является существенной недоработкой закона, так как в случае спора о правомерности использования конкретного коммерческого обозначения восполнять пробел законодательства придется судам.

Тем более, что квалифицирующим основанием для наступления ответственности за незаконное использование коммерческого обозначения является его сходство "до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением", принадлежащим другому лицу (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

Вызывает вопросы и другое положение ст. 1539 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ право на защиту возникает только у того лица, у которого исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее. Но как определить действительный момент возникновения права на коммерческое обозначение, если момент его создания нигде не фиксируется? Ведь по смыслу ГК РФ для возникновения права на коммерческое обозначение достаточно простого желания владельца соответствующего предприятия.

Вот и выходит, что без издания специальных нормативных актов, детализирующих признаки "различимости", "известности" и "территориальности" коммерческого обозначения, применить на практике нормы п. 3 ст. 1539 ГК РФ об ответственности (прекращение незаконного использования и возмещение убытков) будет достаточно затруднительно.

С проблемой оригинальности и "различимости" суды уже столкнулись ранее - при рассмотрении споров о товарных знаках и знаках обслуживания. Учитывая сходство ситуаций, можно предположить, что судебная практика в отношении коммерческих обозначений пойдет по тому же пути.

Так, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 08.11.2006 N 8215/06, рассмотрев возражения против регистрации товарного знака "Компания года"*(2), отметил следующее.

Согласно материалам дела ЗАО в 2003 г. в отношении товаров 35, 41 и 42-го классов*(3) зарегистрировало товарный знак в виде словесного обозначения "Компания года", выполненного стандартным шрифтом русского алфавита.

По результатам поступивших возражений Патентная палата приняла решение о признании полностью недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, сославшись на то, что обозначение изначально не обладало различительной способностью. При этом представленные при регистрации документы не доказывали факта приобретения различительной способности в силу такого его использования заявителем, которое позволило бы среднему потребителю связывать данное обозначение непосредственно с этим юридическим лицом.

ВАС РФ согласился с мнением Патентной палаты, указав, что согласно ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. При этом президиум ВАС РФ неоднократно*(4) указывал на то, что различительная способность может быть приобретена обозначением в силу его активного использования, в подтверждение чего требуется представить доказательства.

Оценивая обозначение "Компания года" Президиум ВАС РФ отметил, что это словосочетание с точки зрения семантики представляет собой указание на компанию, отличившуюся в той или иной сфере бизнеса в течение какого-либо года, а не на компанию, организующую конкурс по определению по итогам какого-либо года отличившейся (лучшей) компании. Данное словосочетание изначально является описательным для юридических лиц - победителей конкурсов. Потребитель будет воспринимать обозначение "Компания года" как указание на победителя какого-либо конкурса, а не как на товарный знак.

Обозначение "Компания года" является устойчивым словосочетанием, используемым различными лицами как в РФ, так и за ее пределами в качестве номинации компаний, достигших определенных результатов в различных сферах предпринимательской или иной общественной деятельности.

Доказательств же того, что спорным обозначением была приобретена различительная способность в силу его использования правообладателем, представлено не было. Отсутствовали и сведения о рекламе спорного знака со стороны правообладателя, а также сведения о том, что данное обозначение длительное время использовалось только им. Наоборот, в материалах дела имеются сведения о журнале "Компания" как организаторе конкурса "Компания года".

При этом ссылки на установление в данной сфере (по классам 35 и 41 МКТУ) определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков ("Человек года", "Лица года", "Бренд года", "Песня года") не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый такой товарный знак следует рассматривать в отдельности.

По перечисленным основаниям обозначение "Компания года" не приобрело различительную способность для услуг правообладателя, и его правовая охрана была прекращена Патентной палатой.

Пределы использования

Впрочем, использование коммерческого обозначения имеет и более определенные ограничения.

1. Для одного предприятия может быть использовано только одно коммерческое обозначение (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).

2. Коммерческое обозначение должно использоваться непрерывно в течение года. В противном случае исключительное право на него прекращается (п. 2 ст. 1540 ГК РФ).

Поскольку формы непрерывного использования законом также не определены, можно предположить, что факт непрерывности может подтверждаться любыми доступными доказательствами: бланками документов, наружной рекламой, записями теле- и радиопередач, в которых упоминалось данное коммерческое обозначение, и т.п.

С этой точки зрения представляет интерес ст. 1541 ГК РФ о соотношении прав на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

С одной стороны, право на коммерческое обозначение может включать в себя фирменное наименование или его отдельные элементы (п. 1 ст. 1541 ГК РФ). В этом случае данное право возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Отсюда следует, что простое использование фирменного наименования еще не означает одновременного использования коммерческого обозначения, даже если оно и включено в его состав.

С другой стороны, коммерческое обозначение или его отдельные элементы сами могут включаться в состав товарного знака*(5) (п. 2 ст. 1541 ГК РФ). В этом случае оно охраняется независимо от охраны товарного знака.

Отсюда вопрос: означает ли это, что при включении коммерческого обозначения в состав товарного знака это обозначение будет непрерывно использоваться все время, пока действует право на товарный знак?

Порядок передачи прав

В отличие от фирменного наименования, право на коммерческое обозначение может быть передано третьим лицам.

Порядок перехода прав на коммерческое обозначение установлен в пунктах 4 и 5 ст. 1539 ГК РФ:

1. По общему правилу исключительное право на коммерческое обозначение переходит только в составе предприятия, к которому оно относится. Это касается всех случаев перехода: на основании договора (купли-продажи, аренды и т.п.); в порядке наследования предприятия; при реорганизации предприятия и т.п.

2. В исключение из этого правила право на коммерческое обозначение может перейти по договору коммерческой концессии, предусматривающему переход комплекса интеллектуальных прав отдельно от своего "носителя".

3. При переходе права на коммерческое обозначение в составе одного предприятия оно автоматически прекращается для всех остальных предприятий правообладателя (п. 2 ст. 1538, ч. 2 п. 4 ст. 1539 ГК РФ).

В этой связи хочется отметить, что коммерческое обозначение в большей степени отвечает признакам фирменного наименования, приведенным в статьях 8, 9 Парижской конвенции, так как:

а) не нуждается в обязательной регистрации;

б) может быть передано другим лицам.

Способы правовой защиты

Защита права на коммерческое обозначение со следующего года должна строиться исходя из общих принципов ст. 1252 ГК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ потерпевшая сторона, чье право на коммерческое обозначение было нарушено, вправе требовать в судебном порядке от нарушителя:

- признания своего права на коммерческое обозначение;

- пресечения противоправных действий, нарушающих его права на коммерческое обозначение;

- возмещения убытков, причиненных ему нарушителем;

- изъятия материального носителя, на котором изображено или иным способом выражено коммерческое обозначение;

- публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

При обнаружении тождества (или сходства до степени смешения) коммерческого обозначения, обладающего более ранним приоритетом, с другими средствами индивидуализации (фирменным наименованием, товарный знаком или знаком обслуживания) использование любого из перечисленных объектов индивидуализации, имеющих более поздний приоритет, может быть запрещено на определенной территории (ст. 1254 ГК РФ).

Данное правило касается и коммерческого обозначения, если оно стало использоваться позднее, чем аналогичное ему фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания.

Помимо этого при неоднократном или грубом нарушении чужих интеллектуальных прав ст. 1253 ГК РФ позволяет по иску прокурора ликвидировать юридическое лицо - нарушителя или прекратить регистрацию индивидуального предпринимателя, совершающего подобные нарушения.

Л. Зуйкова,

АКДИ "Экономика и жизнь"

"Новая бухгалтерия", выпуск 8, август 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Вступит в силу со следующего года.

*(2) См. Постановление ФАС РФ от 10.02/20.04.2006 N КА-А40/13302-05.

*(3) Изучение общественного мнения; консультативные службы по организации и управлению делами; оценка деловых операций; услуги в области общественных отношений; консультативные службы по организации дел; публикация рекламных материалов; рассылка почтовых рекламных материалов; экспертиза деловых операций; информация о деловой активности; организация и проведение конференций; организация конкурсов, учебных или развлекательных соревнований; презентации; составление программ для проведения встреч, приемов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями; организация встреч по интересам.

*(4) См. Постановления Президиума ВАС РФ от 11.08.1998 N 6567/97 и от 06.07.2004 N 2606/04.

*(5) Включение коммерческого обозначения в состав знака обслуживания законом не предусмотрено.