Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 апреля 2012 г. N 18АП-3050/12

г. Челябинск

20 апреля 2012 г.

Дело N А76-22148/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2012 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 апреля 2012 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ермолаевой Л.П.,

судей Соколовой И.Ю., Суспициной Л.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Халикова Игоря Михайловича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.02.2012 по делу N А76-22148/2010 (судья Писаренко Е.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

юридического лица "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" - Гаврюшкин С.Н. (паспорт, доверенность от 17.01.2012);

индивидуального предпринимателя Халикова Игоря Михайловича - Халиков И.М. лично (паспорт), Швефель С.В. (удостоверение адвоката, доверенность от 27.12.2010).

Юридическое лицо "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" (далее - "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ", предприятие, истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к индивидуальном предпринимателю Халикову Игорю Михайловичу (далее - ИП Халиков, предприниматель, ответчик) с иском о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак "WEGOMA" путем запрета использовать (администрировать) доменные имена "wegoma.ru", "wegomarus.ru" в сети Интернет, а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "WEGOMA" в размере 4 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Шевченко Андрей Валерьевич и Банных Андрей Викторович (т. 2, л.д. 80-83).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 15.02.2012 (резолютивная часть оглашена 10.02.2012) исковые требования удовлетворены частично, суд запретил ответчику использовать (администрировать) указанные доменные имена, а также взыскал с предпринимателя в пользу предприятия 1 000 000 руб. в качестве компенсации за нарушение исключительного права последнего (т. 4, л.д. 98-112).

В апелляционной жалобе ИП Халиков И.М. просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать (т. 4, л.д. 115-123). Ответчик приводит следующие доводы.

Вывод суда первой инстанции о том, что доменные имена "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" используются ответчиком для индивидуализации товаров и услуг, право на оказание которых принадлежит истцу, основан на неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела. Ответчик ссылается на протокол осмотра доказательств от 12.01.2012, заключение специалиста - патентного поверенного Угаевой О.В. и утверждает, что на спорных Интернет-ресурсах отсутствует упоминание о товарах 7 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак, в свою очередь, распространённая на сайтах "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" информация соответствует перечню услуг 35 класса МКТУ по свидетельству на товарный знак N 435118 в отношении товарного словесного знака "WEGOMA", правообладателем которого является Халиков И.М.

Вывод суда о том, что деятельность ответчика вводит в заблуждение пользователей сайта относительно производителя услуг и лишает истца возможности вести свою деятельность в России в сети Интернет, а также является актом недобросовестной конкуренции, не соответствует обстоятельствам дела. Ответчик отмечает, что товары по 7 классу МКТУ не конкурируют с товарами и услугами по 35 классу МКТУ. А поскольку, как утверждает апеллянт, спорные Интернет-ресурсы использовались лишь в связи с продажей товаров и оказанием услуг в рамках 35 класса МКТУ, действия ответчика не могут вводить в заблуждение пользователей сайта либо лишать истца возможности вести свою деятельность в России в сети Интернет. Халиков в частности ссылается на наличие у предприятия иного доменного имени - "www.wegoma.biz". О его добросовестности, по мнению Халикова И.М., свидетельствует факт опубликования предприятием в своих рекламных буклетах за 2008-2010 гг. в качестве его же официальных сайтов доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", а также подписание сторонами спора договора о предоставлении предпринимателю права пользования товарным знаком "wegoma".

Судом первой инстанции допущено нарушение требований статей 64, 65, 82, 86, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Экспертное заключение подготовлено Усковым В.В. 14.10.2011, поступило в арбитражный суд 01.11.2011, однако, оригинал данного документа с отметкой эксперта о предупреждении об уголовной ответственности поступил в арбитражный суд лишь в феврале 2012 года - указанное, по мнению ответчика, свидетельствует о недопустимости данного доказательства. При назначении экспертизы суд первой инстанции не определил круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза - ответчик утверждает, что при проведении экспертизы не принято во внимание, что на спорных сайтах реализовывалась продукция различных производителей в соответствии с 35 классом МКТУ. Суд первой инстанции необоснованно отказал в проведении повторного экспертного исследования, поскольку 06.02.2012 и 09.02.2012 представителем предпринимателя были заявлены мотивированные ходатайства, в которых указывалось на наличие сомнений в обоснованности заключения эксперта.

Кроме того, ответчик полагает, что размер присуждённой компенсации (1 000 0000 руб.) не соответствует требованиям обоснованности, разумности и справедливости. В обоснование данного утверждения Халиков И.М. ссылается на письма таможенной службы, полагая, что отсутствие сведений о ввозе истцом товаров на таможенную территорию Российской Федерации подтверждает не осуществление данной организацией предпринимательской деятельности на данной территории, а также на подписание сторонами договора на предоставление права пользования товарным знаком и имущественное положение ответчика.

Лица, участвующие в деле, о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

С учётом мнения представителей истца и ответчика и в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей третьих лиц.

В судебном заседании ответчик и его представитель доводы, приведённые в апелляционной жалобе, поддержали, на отмене судебного акта суда первой инстанции и отказе в удовлетворении исковых требований настаивали.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил решение от 15.02.2012 оставить без изменения.

Законность и обоснованность судебного акта проверена Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном Главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" внесено в торговый реестр Федеративной Республики Германия в качестве самостоятельного субъекта права, данному юридическому лицу присвоен идентификационный номер "HRB 505661". В подтверждение данного обстоятельства в материалы дела представлена надлежащим образом (нотариально, путём проставления апостиля) заверенная выписка Участкового суда города Мангейма - регистрационного суда по состоянию на 03.01.2011 (т. 2, л.д. 43-49).

01 марта 2007 года Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария) предприятию "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" в порядке, предусмотренном Соглашением о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) и Конвенцией по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), было выдано свидетельство о регистрации товарного знака "WEGOMA" в отношении товаров и услуг 7 класса МКТУ, регистрационная запись номер 912 657. Дата регистрации - 20.10.2006, дата окончания срока регистрации - 20.10.2016, данные о приоритете товарного знака в соответствии с Парижской Конвенцией - 14.06.2006. Указания в соответствии с Мадридским Соглашением - "Китай, Исламская Республика Иран, Российская Федерация, Украина" (т. 1, л.д. 40-45).

Международная регистрация указанного товарного знака N 912657, а также его официальная публикация, следуют также из письменного сообщения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2011 N 02/35-4662/41 (т. 3, л.д. 65-66).

Предприятием "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" установлено, что предприниматель Халиков И.М. без разрешения первого как правообладателя использовал зарегистрированный товарный знак "WEGOMA" в своей хозяйственной деятельности путём создания и регистрации доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", а также распространения на указанных Интернет сайтах сведений о реализации продукции, схожей с продукцией, производимой предприятием.

Согласно письму Регионального сетевого информационного центра (RU Center), а также общедоступному сервису RU Center "www.nic.ru/whois", администратором доменных имён "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" является Халиков Игорь Михайлович.

Для целей фиксации факта нарушения своего исключительного права предприятие обратилось в нотариальную контору. В результате нотариусом города Москвы с участием свидетелей были составлены протоколы от 10.06.2010 о подтверждении сведений, распечатанных с Интернет сайта "wegoma.ru" (т. 1, л.д. 26-36) и от 15.09.2010 о подтверждении сведений, распечатанных с Интернет сайта "wegomarus.ru" (т. 1, л.д. 13-25).

Ссылаясь на данные обстоятельства, полагая имеющим место нарушение предпринимателем Халиковым И.М. исключительного права на товарный знак "WEGOMA", предприятие "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" обратилось в арбитражный суд Российской Федерации с рассматриваемым иском (о пресечении нарушения исключительного права, а также о взыскании компенсации за указанное нарушение).

Удовлетворяя заявленные требования в части, арбитражный суд первой инстанции, принимая во внимание результаты проведённой судебной экспертизы, квалифицировал действия ответчика по администрированию доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" как акт недобросовестной конкуренции в отношении истца, поскольку установил факт нарушения, использования без соответствующего разрешения, ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ), исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ, Кодекс) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

На основании статей 1229, 1484 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. По общему правилу использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Согласно части 3 статьи 1246, статье 1480 ГК РФ юридически значимые действия по государственной регистрации товарных знаков, включая приём и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на указанные средства индивидуализации, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

В силу части 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса РФ).

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 1494 ГК РФ). Приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на товарный знак подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с указанной даты (ч. 1 ст. 1495 ГК РФ).

В пункте "A.-(1)" статьи "6.quinquies" Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) регламентировано, что каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется.

Кроме того, международными договорами, в частности, Соглашением о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891; далее - Мадридское соглашение), Инструкцией и Протоколом к данному соглашению, ряд стран, в том числе и Российская Федерация (с 25.12.1991), создан Специальный союз по международной регистрации знаков.

В соответствии с пунктом "(2)" статьи "1" Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности ("Международное бюро"), упомянутое в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности ("Организация"), при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

С даты регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей "3" и "3ter", в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Классификация товаров или услуг, предусмотренная в статье "3", не связывает Договаривающиеся страны в отношении определения объема охраны знака (пункт "(1)" статьи "4" Мадридского соглашения).

Указание классов товаров и услуг, предусмотренное в статье "3", согласно подпункту "b)" пункта "1)" статьи "4" Протокола к Мадридскому соглашению не связывает Договаривающиеся Стороны в отношении определения объема охраны знака.

Любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным статьей "4" Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без обязательного соблюдения формальных требований, предусмотренных в пункте "D" этой статьи (пункт "(2)" статьи "4" Мадридского соглашения).

С учётом приведённых правовых норм следует признать, что "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" (истец) является правообладателем исключительного права на товарный знак "WEGOMA" с 14.06.2006 по 20.10.2016, поскольку в материалы дела представлены доказательства международной регистрации соответствующего права применительно к товарам и услугам, поименованным в 7 классе МКТУ, в порядке, установленном Мадридским соглашением.

Из представленного свидетельства о регистрации товарного знака следует, что она распространяется на следующие виды товаров и услуг: "машины и состоящие из них обрабатывающие центры, многоцелевые станки, предназначенные для обработки пластика, металла и дерева; станки; токарные и токарно-винторезные станки, вырубные машины и прессы; электрические и пневматические ручные орудия и инструменты; орудия и инструменты; пильные станки и фрезерные станки; угловые гофрировальные машины и угловые чистящие машины; сварочное оборудование; сверлильные и винторезные станки; дыропробивные и прошивные машины; машины для торцевой и контурной шлифовки, клеящие кромочные машины" (т. 1, л.д. 45).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предприятие, обращаясь в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на товарный знак, исходило из наличия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении ИП Халиковым И.М. данного права.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, предприниматель Халиков И.М. является администратором доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", которые в своих наименованиях содержат латинское слово "wegoma", являющееся охраняемым законом Российской Федерации товарным знаком.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была представлена переведённая на русский язык копия договора передачи исключительной лицензии на использование товарного знака от 05.06.2008, предположительно подписанного истцом и ответчиком, по условиям которого предприятие-лицензиар предоставляет предпринимателю-лицензиату исключительную лицензию на использование товарного знака "WEGOMA" на территории Российской Федерации (т. 4, л.д. 72-76).

Истец подписание данного документа отрицает.

Согласно статье 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Высшими судебными инстанциями Российской Федерации разъяснено, что исходя из статей 1232, 1369, 1490 ГК РФ, договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными (пункт 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009).

Судом первой инстанции правомерно указано, что поскольку доказательств государственной регистрации данного договора в Роспатенте сторонами не представлено, вне зависимости от подписания либо не подписания истцом данной сделки, она не порождает прав и обязанностей, поскольку не может быть признана соответствующей требованиям закона.

Следовательно, представленный предпринимателем договор от 05.06.2008 не может служить доказательством наличия у Халикова И.М. права использования товарного знака "WEGOMA".

В материалы дела также было представлено выданное ответчику Роспатентом свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 435118 "WEGOMA", приоритет товарного знака - 16.07.2010, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2011, заявка N 2010723278, класс МКТУ и перечень товаров и/или услуг под номером 35 - в том числе "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; и др." (т. 3, л.д. 127-133).

Поскольку виды товаров и/или услуг, поименованных в свидетельствах о регистрации от 01.03.2007 (право истца) и от 13.04.2011 (право ответчика), различны, относятся к разным классам по перечням МКТУ, регистрация товарного знака N 435118 также не является доказательством наличия у ответчика правомочия пользования либо распоряжения товарным знаком "WEGOMA" применительно к реализации товаров по классу 7 МКТУ (условно "станки и оборудование").

Более того, в силу Мадридского соглашения (пункт "(1)" статьи "4") и Протокола к данному соглашению (подпункт "b)" пункта "1)" статьи "4") классификация товаров или услуг, предусмотренная в статье "3", не связывает Договаривающиеся страны в отношении определения объема охраны знака.

В такой ситуации непосредственному применению подлежат положения статьи "10.bis" Парижской конвенции: страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Истцом были представлены протоколы от 10.06.2010 и от 15.09.2010, которыми подтверждаются сведения, распространённые на соответствующие даты на Интернет сайтах "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", администратором которых является Халиков И.М.

Обстоятельства наличия у ответчика на момент принятия обжалуемого судебного акта полномочий администратора доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" подтверждены подписанным сторонами в порядке ст. 70 АПК РФ соглашением по фактическим обстоятельствам дела.

Представленный ответчиком протокол осмотра доказательств от 12.01.2011 объективно не может служить доказательством, опровергающим распространение определённых сведений на Интернет ресурсах "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" по состоянию на 10.06.2010 и на 15.09.2010 (т. 2, л.д. 115-126).

Апелляционный суд полагает необходимым отметить, что данный протокол подготовлен по инициативе (заявлению) ИП Халикова И.М. после обращения предприятия "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" в арбитражный суд с рассматриваемым иском (01.11.2010 - т. 1, л.д. 8), а также после вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству (30.11.2010 - т. 1, л.д. 1), что, принимая во внимание заинтересованность ответчика в вынесении судом решения об отказе в удовлетворении иска предприятия, а также наличия у Халикова И.М. исключительных полномочий по контролю за содержимым (информацией) доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", порождает объективные сомнения в соответствии зафиксированных протоколом от 12.01.2011 распечаток с Интернет сайтов реальному наполнению спорных ресурсов (доменов), имевшему место на протяжении длительного периода до 12.01.2011.

Более того, каждый из представленных предприятием протоколов от 10.06.2010 и от 15.09.2010 составлен при участии двух свидетелей, в свою очередь, протокол от 12.01.2011 был подготовлен без привлечения незаинтересованных физических лиц.

Для целей разрешения вопроса о том, имеет ли место нарушение со стороны ИП Халикова И.М. исключительного права предприятия на товарный знак "WEGOMA", а также по результатам рассмотрения ходатайства истца о проведении экспертизы, судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза (т. 3, л.д. 59-63).

В соответствии со статьей 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Согласно определению от 27.05.2011 о назначении экспертизы ответчик вопросов для постановки перед экспертом не представил, процессуальное право не реализовал (т. 3, л.д. 61). В силу чего, руководствуясь частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий), апелляционный суд отклоняет доводы Халикова И.М. о том, что при назначении и проведении экспертизы не были поставлены и разрешены вопросы, касающиеся наличия у ответчика зарегистрированного Роспатентом товарного знака "WEGOMA" по классу 35 МКТУ, а также определения количества производителей, поименованных на спорных Интернет ресурсах.

Оценив указанное заключение наряду с иными доказательствами по делу суд первой инстанции правомерно пришёл к выводу о том, что ответчиком нарушено исключительное право истца, поскольку в рассматриваемой ситуации Халиков И.М. по сути использовал охраняемый законом товарный знак в целях создания благоприятных условий для осуществления собственной хозяйственной деятельности.

Наличие у ответчика зарегистрированного товарного знака "WEGOMA" применительно к 35 классу МКТУ не имеет правового значения для рассматриваемого спора, поскольку протоколами от 10.06.2010 и от 15.09.2010 с учётом результатов судебной экспертизы подтверждается то обстоятельство, что реализуемые предпринимателем товары являются однородными по отношению к товарам, реализация которых предполагается по классу 7 МКТУ, поименованному в свидетельстве о международной регистрации товарного знака "WEGOMA" N 912657. Из текста заключения эксперта, в частности, следует подробный анализ документов, подтверждающих наличие на спорных Интернет ресурсах определённой информации о реализуемых ИП Халиковым И.М. товарах, оказываемых услугах по состоянию на июнь и сентябрь 2010 г.

В апелляционной жалобе ИП Халиков И.М. ссылается на продажу путём использования спорных сайтов товаров различных производителей, полагает, что данное обстоятельство не было учтено судебным экспертом при проведении исследования. Однако, сам факт реализации предпринимателем продукции (станков и оборудования, схожего с поименованными в 7 классе МКТУ) при использовании доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" (фактически под товарным знаком "WEGOMA") ранее приобретённых у различных производителей либо предоставление посреднических услуг в данной сфере деятельности не являются обстоятельствами, оправдывающими действия ответчика по использованию чужого товарного знака до высокой степени смешения используемых в хозяйственной деятельности различных коммерческих субъектов средств индивидуализации (в первую очередь в период до 12.01.2011), а потому в данной ситуации не может служить препятствием для принятия в качестве допустимого доказательства результата судебной экспертизы.

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (пункт 4 части 2 статьи 86 АПК РФ).

Довод Халикова И.М. о том, что заключение эксперта не может быть признано допустимым по причине отсутствия отметки о предупреждении эксперта об уголовной ответственности, во внимание не принимается, поскольку в материалах дела имеется соответствующее подлинное заявление судебного эксперта Ускова В.В. о его предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (т. 4, л.д. 47-57). Более того, непосредственно в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции Усков В.В. был допрошен, вопросы, в частности, были поставлены представителем ответчика, в результате судебный эксперт выводы, содержащиеся в заключении от 14.10.2011, подтвердил.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 АПК РФ).

Халиков И.М., как следует из материалов дела, с результатами судебной экспертизы не согласился, обратился в арбитражный суд с ходатайством о проведении повторной экспертизы. Суд первой инстанции ходатайство ответчика отклонил, поскольку не установил наличия противоречий в выводах судебного эксперта, дополнительно указал, что ответчик не представил доказательств недостоверности выводов эксперта. Апелляционная коллегия судей, руководствуясь положением части 2 статьи 87 АПК РФ, находит верным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для проведения повторной судебной экспертизы: противоречий в выводах Ускова В.В. не имеется, компетентность данного эксперта подтверждена надлежащими доказательствами, заинтересованность эксперта в исходе рассматриваемого арбитражного спора не установлена.

Таким образом, относимыми, допустимыми и достаточными доказательствами подтверждается факт нарушения ИП Халиковым И.М. исключительных прав предприятия "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ" на товарный знак "WEGOMA", охраняемый законом Российской Федерации на основании свидетельства о международной регистрации товарного знака номер 912657 и международных договоров, выраженное в использовании ответчиком в своей хозяйственной деятельности данного средства индивидуализации, путём его включения в наименование доменов "wegoma.ru" и "wegomarus.ru", а также рекламирования и реализации товаров, однородных товарам по классу 7 МКТУ, для целей получения преимуществ за счёт истца.

Доводы ответчика со ссылкой на письменные сообщения специалиста - патентного поверенного РФ Угаевой О.В. не опровергают выводов суда первой инстанции о доказанности факта нарушения исключительного права предприятия на товарный знак "WEGOMA".

В силу пункта 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Действия ответчика по использованию в доменных именах "wegoma.ru" и "wegomarus.ru" товарного знака "WEGOMA", принадлежащего предприятию "Юнайтед Фэкториз ов ВЕГОМА ГмбХ", подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия предприятию для размещения информации о нём и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени. Аналогичная правовая позиция относительно квалификации действий одного лица по включению в полном объёме словесного обозначения защищаемого законом товарного знака, исключительные права на который принадлежат иному лицу, приведена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10

Согласно пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Соответственно, суд правомерно удовлетворил требование предприятия о пресечении нарушения его исключительного права путём запрета Халикову И.М. использовать (администрировать) спорные доменные имена.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (ч. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Руководствуясь приведёнными выше разъяснениями высших судебных инстанций Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции счёл допустимым снижение размера компенсации с заявленных истцом 4 000 000 руб. до суммы в размере 1 000 000 руб.

Апелляционная коллегия судей не находит оснований для принятия иных выводов в части определения размера компенсации. Установленное нарушение по своему характеру является существенным, поскольку в течение длительного периода времени ответчик как администратор домена, содержащего словесное обозначение товарного знака "WEGOMA", использовал чужое средство индивидуализации с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности не внося какую-либо плату за такое использование, фактически своими действиями препятствовал истцу свободно распоряжаться его собственными средствами индивидуализации с целью увеличения объёмов продаж, эффективного использования товарного знака "WEGOMA" по отношению к определённым типам товаров (станки и оборудование).

В силу части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 N 5/29).

Представленный ответчиком договор от 05.06.2008 вопреки утверждению апеллянта не является обстоятельством, свидетельствующим о наличии оснований для уменьшения суммы компенсации, поскольку подписание данного документа истцом отрицается, кроме того, указанный документ подтверждает осведомлённость Халикова И.М. о наличии у предприятия исключительного права на товарный знак "WEGOMA" уже в 2008 году, а соответственно действия предпринимателя по использованию в ходе рекламирования и реализации однородных классу 7 МКТУ товаров товарного знака "WEGOMA" не могут быть квалифицированы иначе как акт недобросовестной конкуренции применительно к статье "10.bis" Парижской конвенции.

Письма таможенных органов в рассматриваемой ситуации также не могут быть приняты в качестве доказательств наличия оснований для уменьшения суммы компенсации в 1 000 000 руб., поскольку ввоз иностранной организацией (предприятием) - непосредственным изготовителем соответствующей продукции - на таможенную территорию Российской Федерации своих товаров не является единственным способом ведения хозяйственной деятельности на территории России, предполагающим извлечение прибыли при использовании товарного знака "WEGOMA" по 7 классу МКТУ.

Требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. за неправомерное использование чужого товарного знака в свете изложенного выше является обоснованным, правовые основания для повторного уменьшения заявленной истцом суммы компенсации отсутствуют.

При таких обстоятельствах, основания для отмены (изменения) решения суда первой инстанции, а также удовлетворения апелляционной жалобы предпринимателя Халикова И.М., отсутствуют.

Безусловных оснований для отмены судебного акта (ч. 4 ст. 270 АПК РФ) апелляционным судом не установлено.

Расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика (подателя жалобы).

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.02.2012 по делу N А76-22148/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Халикова Игоря Михайловича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Л.П. Ермолаева

Судьи

И.Ю. Соколова Л.А. Суспицина