Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 2 мая 2012 г. N 05АП-2281/12

г. Владивосток

02 мая 2012 г.

Дело N А51-15824/2011

Резолютивная часть постановления оглашена 26 апреля 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 02 мая 2012 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева

судей Н.А. Скрипка, Т.А. Аппаковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Хоменко

при участии

от истца: Панченко А.В. - паспорт 0504 167709, доверенность от 11.08.2011 со специальными полномочиями,

от ИП Скавыш Е.Л.: Скавыш Л.К. - паспорт 0503 318136, доверенность от 07.04.2010 со специальными полномочиями, адвокат Абдуллаев Рашид Салех оглы - удостоверение адвоката N 1794 от 20.10.2010, доверенность от 13.01.2012 со специальными полномочиями,

от ООО "Небесные Фонарики": Скавыш Л.К. - паспорт 0503 318136, доверенность от 28.10.2011 со специальными полномочиями, адвокат Абдуллаев Рашид Салех оглы - удостоверение адвоката N 1794 от 20.10.2010, доверенность от 14.01.2012 со специальными полномочиями,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Действие Положительных Эмоций"

апелляционное производство N 05АП-2281/2012

на решение от 13.02.2012

судьи В.И. Куриленко

по делу N А51-15824/2011 Арбитражного суда Приморского края

по иску (заявлению) ООО "Действие Положительных Эмоций" (ИНН 7717548280, ОГРН 1057749638737)

к ИП Скавыш Евгений Леонидович (ОГРН 309251117300030), ООО "Небесные Фонарики" (ИНН 2511069415, ОГРН 1102511001361)

об обязании прекратить действия, направленные на использование обозначений "nebesniefonariki" и их транслитераций

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций" (далее ООО "Действие положительных эмоций") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу (далее по ИП Скавыш), обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" (далее- ООО "Небесные Фонарики") об обязании прекратить любые действия, направленные на использование обозначений "nebesniefonariki" и их транслитераций, иных сходных и тождественных до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком "небесные фонарики": в доменном имени nebesniefonariki.ru (www.nebesniefonariki.ru) в сети Интернет, в информации размещаемой указанными лицами в сети Интернет, рекламного, справочного и иного характера, в фирменном наименовании ООО "Небесные фонарики".

Истцом в судебном заседании 16.01.2011 заявлено ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому просит обязать ИП Скавыш Е.Л. прекратить использовать в сети Интернет в доменном имени nebesniefonariki.ru (www.nebesniefonariki.ru) обозначение "nebesniefonariki", обязать ИП Скавыш Е.Л. прекратить использовать обозначение "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров, однородных 28 классу Международного классификатора товаров и услуг; запретить ООО "Небесные фонарики" использование фирменного наименования "Небесные Фонарики" путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики". Суд в порядке ст. 49 АПК РФ указанное ходатайство удовлетворил.

Решением от 13.02.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в связи с нарушением норм материального и процессуального права, несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование жалобы заявитель указал на факт установления в процессе сходства используемого ответчиком доменного имени с товарным знаком истца в рамках транскрипции ответчиком товарного знака истца латинскими буквами в названии доменного имени, что является нарушением преимущественного права истца. Указал на недопустимость основания судебного решения на актах экспертиз N 0200400075 от 13.01.2010, N 0200400251 от 03.02.2010, поскольку данные экспертизы в рамках настоящего дела не назначались, были сделаны два года ранее в связи с привлечением ИП Скавыша к административной ответственности, в ходе экспертиз не проводилось сравнения товаров истца и ответчика для выявления черт их сходства или отличия. Отмечает отсутствие обоснования вывода суда о том, что доменное имя, используемое ИП Скавыш, не может считаться схожим до степени смешения с товарным знаком истца, полагая, что с учетом п. 2 ст. 1484 ГК РФ истец обладает преимущественным правом использования английской транслитерации части зарегистрированного комбинированного товарного знака в доменном имени и иных способах адресации. Полагает, что судом неверно применен п. 6 ст. 1252 ГК РФ в качестве основания отказа в удовлетворении требования к ООО "Небесные Фонарики", с учетом преимущества средства индивидуализации истца перед указанным ответчиком. Указывает на противоречие позиции суда первой инстанции сложившейся судебно-арбитражной практикой по данной категории споров.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ИП Скавыш с доводами жалобы не согласился, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Отметил отсутствие в деле доказательств, подтверждающих требования истца, сослался на преюдициальную силу решения Арбитражного суда Приморского края от 15.02.2011 по делу А51-220/2011, указал на голословность позиции истца об отсутствии мотивировки выводов суда, комбинированный характер товарного знака истца и его действие по ограниченному классу товаров, не включающему товары ответчика. Полагает неприменимыми к настоящему споры указанной истцом судебно-арбитражной практики в силу отсутствия схожести рассматриваемых дел.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение отменить. Представители ответчика на доводы апелляционной жалобы возразили по основаниям отзыва. Представители сторон ответили на вопросы суда.

Из материалов дела, пояснений представителей лиц, участвующих в деле, судом апелляционной инстанции установлено следующее.

ООО "Действие положительных эмоций" является обладателем товарного знака "Небесные Фонарики" с приоритетом с 31.07.2007, дата регистрации 30.07.2009, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 385064, согласно которому товарный знак "Небесные фонарики" зарегистрирован обществом в отношении товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки.

В сети Интернет на услуге хостинга с идентификатором NEBESNIEFO, действующей с 06.07.2010, размещен сайт с доменным именем nebesniefonariki.ru администратором домена второго уровня nebesniefonariki.ru является Скавыш Е.Л., указанная услуга хостинга зарегистрирована на Скавыша Е.Л.

02.04.2010 Межрайонной инспекцией налоговой службы N 9 по Приморскому краю зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Небесные Фонарики" (ОГРН 1102511001361, ИНН 2511069415), адрес места нахождения: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Бестужева 7а, кв. 40.

Истец, полагая, что действия ответчиков создают препятствия для размещения информации об истце и его товарах, чем нарушают исключительное право истца, предусмотренное п.п. 5 п.2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, обратился в суд с настоящим иском.

На основании ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительные права истца подтверждаются наличием свидетельством о регистрации товарного знака N 385064 (ст. 1481 ГК РФ).

Настаивая на уточненных требованиях, истец полагал действия ИП Скавыш Е.Л. по использованию в доменном имени nebesniefonariki.ru принадлежащего истцу товарного знака "небесные фонарики" в латинской транскрипции актом недобросовестной конкуренции, создающим препятствия истцу для размещения информации об истце и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет, нарушающим исключительное право истца на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени (п.п. 5 п.2 ст. 1484 ГК РФ). ООО "Небесные фонарики", используя свое фирменное наименование, также нарушает права истца на товарный знак.

Апелляционным судом отмечается отсутствие в представленной в материалах дела копии свидетельства на товарный знак N 385064 сведений о наличии в зарегистрированном товарном знаке неохраняемых элементов (л.д. 12, 13). Сведения о наличии неохраняемых элементов в товарном знаке отсутствовали также в разделе 526 страницы 2 заявки от 31.07.2007, поданной патентным поверенным Г.И. Федоренко (л.д. 61). Изложенное позволяет прийти к выводу об отсутствии оснований для оценки словесной части "небесные фонарики" спорного товарного знака в качестве его неохраняемого элемента.

Апелляционной коллегией отмечается, что в настоящее время исчерпывающее правовое регулирование вопросов использования доменных имен в сети Интернет, их сочетания с исключительными правами на иные объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, отсутствует.

При этом адрес доменного имени в сети Интернет сам по себе не является прямо предусмотренным законодательством способом индивидуализации субъектов гражданского оборота, либо производимых и (или) реализуемых ими товаров и услуг. По сути он представляет собой способ технической адресации к информационному ресурсу различного содержательного наполнения, которое может включать в себя в том числе информацию об определенных субъектах, производимых и (или) реализуемых ими товарах и услугах, являя тем самым способ опосредованной индивидуализации таковых, не имеющей прямой законодательной регламентации.

В связи с изложенным, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что использование ИП Скавыш в доменном имени nebesniefonariki.ru латинской транслитерации, сходной по звучанию с русскоязычным произнесением словесного обозначения товарного знака истца "небесные фонарики", которое при этом не является единственно возможным вариантом написания отмеченного товарного знака в латинской транслитерации, само по себе не может рассматриваться как нарушение исключительного права истца на указанный товарный знак. Подобная оценка не может быть обоснованно дана в отрыве от анализа содержания информации, размещенной на указанном сайте (www.nebesniefonariki.ru), прежде всего затрагивающей вопросы реализации определенных товаров и услуг, позволяющих сделать вывод об их однородности или сходности до степени смешения с товарами, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что товары, информация о которых размещена на сайте www.nebesniefonariki.ru, отвечают признакам однородности или сходности до степени смешения с товарами, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак. При этом апелляционной инстанцией учитывается, что исключительное право истца на товарный знак "Небесные Фонарики" распространяется только в отношении товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки, а зарегистрированный товарный знак не является средством индивидуализации конкретной продукции - фонариков.

Ссылаясь в апелляционной жалобе на недопустимость обоснования вынесенного решения указанием на акты экспертиз N 0200400075 о 13.01.2010, N 0200400251 от 03.02.2010 Приморской Торгово-Промышленной палаты, относящие продукцию ИП Скавыш Е.Л. и ООО "Небесные Фонарики" к другому классу товаров (16 группе МКТУ), истец не представляет каких-либо иных доказательств обратного, нарушив тем самым принцип доказывания в арбитражном процессе.

Указания в апелляционной жалобе на необходимость руководствоваться при осуществлении экспертизы положениями Приказа Роспатента от 31.12.2009 N 198 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания" подлежат отклонению, поскольку в самой жалобе прямо указывается, что истцом товары для сравнительного исследования не представлялись.

Оценивая общеобязательные положения Постановления Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 г. N 18012/10, указавшего на необходимость проверки судом действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, наличия или отсутствия трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно, апелляционная коллегия отмечает следующее.

Использование в доменном имени nebesniefonariki.ru латинской транслитерации обладает очевидным сходством по звучанию с русскоязычным произнесением словесного обозначения товарного знака истца "небесные фонарики". ИП Скавыш не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.

Критерии наличия у владельца доменного имени каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, добросовестности регистрации и использования доменного имени, согласно положений Постановления Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 г. N 18012/10, подлежат оценке с учетом обстоятельств фактического использования администрируемого сайта и (или) намерения такого использования, сохранения прав по администрированию домена после возникновения спора, характера ведения основной деятельности ответчика, в том числе действий по приобретению прав на соответствующие средства индивидуализации товаров для ведения бизнеса.

Апелляционная коллегия отмечает, что 30.07.2009 ИП Скавыш и ООО "Центр репутационных технологий" заключен договор N 1 на разработку веб-сайта "небесные фонарики" (л.д. 103, 104), указанное обстоятельство имело место до публикации информации о регистрации спорного товарного знака за истцом (25.08.2009). ИП Скавыш 23.09.2009 была подана заявка на регистрацию товарного знака "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" в стандартном шрифтовом исполнении по классам МКТУ 11,13,16, 35 (фонарики китайские для праздничного убранства; огни бенгальские, петарды, фейерверки; изделия бумажные; реклама) - л.д. 100, 101. В течение всего периода с момента создания сайта вплоть до момента рассмотрения настоящего спора сайт активно используется в предпринимательской деятельности ИП Скавыш, ведется его постоянное информационное обновление.

Изложенное позволяет апелляционной коллегии прийти к выводу о не подтверждении наличия в рассматриваемом споре всех необходимых условий признания в действиях ИП Скавыш недобросовестной конкуренции, недоказанности истцом факта нарушения его исключительных прав на товарный знак "небесные фонарики" в связи с администрированием ИП Скавыш доменного имени nebesniefonariki.ru.

Отказ в удовлетворении судом первой инстанции требования истца обязать ИП Скавыш Е.Л. прекратить использовать обозначение "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров, однородных 28 классу Международного классификатора товаров и услуг является обоснованным ввиду отсутствия доказанности совершения указанных действий данным ответчиком.

Оценивая доводы жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении требований истца ко второму ответчику - ООО "Небесные Фонарики", основанной на неверной, по мнению заявителя жалобы, позиции суда первой инстанции о том, что фирменное наименование является средством индивидуализации, в то время как товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности, апелляционная коллегия отмечает следующее.

Действующим законодательством как фирменное наименование, так и товарный знак отнесены к средствам индивидуализации, при этом фирменное наименование направлено на индивидуализацию юридических лиц, товарные знаки на индивидуализацию товаров и услуг (глава 76 ГК РФ). Одновременно обе указанных категории отнесены законодательством к охраняемым средствам индивидуализации (пп. 13, 14 ст. 1225 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 1476 ГК РФ "Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания" фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

В соответствии с разъяснениями п. 18. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", нарушение прав на товарный знак путем использования его словесного обозначения (либо сходного с ним до степени смешения) в фирменном наименовании иного юридического лица, не являющегося обладателем прав на товарный знак, наличествует при одновременном наличии двух условий. К ним относятся более поздняя регистрация юридического лица, использующего в своем фирменном наименовании словесное обозначение товарного знака (либо сходного с ним до степени смешения), чем дата установления приоритета защищаемого товарного знака, а также осуществление указанным юридическим лицом деятельности путем предложения к продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован одноименный товарный знак.

Факт регистрации ООО "Небесные Фонарики" (02.04.2010) после даты приоритета спорного товарного знака подтвержден материалами дела (свидетельство о регистрации товарного знака N 385064 с приоритетом с 31.07.2007, дата регистрации 30.07.2009 - л.д. 12, выписка из ЕГРЮЛ от 12.09.2011 - л.д. 22-28).

В то же время, в нарушение ст. ст. 65 АПК РФ истцом не представлены в материалы дела доказательства осуществления ООО "Небесные Фонарики" предложений к продаже либо продажи товаров, аналогичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован одноименный товарный знак. Указание в дополнительных видах деятельности ООО "Небесные Фонарики" на оптовую розничную торговлю игрушками, согласно выписки из ЕГРЮЛ от 12.09.2011 (л.д. 23,24) само по себе не может являться достаточным доказательством указанного обстоятельства.

Ссылка заявителя на иные судебные акты, подтверждающие, по мнению последнего, нарушение судами единообразия в толковании и применении судами норм права, подлежит отклонению, так как указанные судебные акты приняты по иным основаниям и с учетом конкретных обстоятельств споров.

Согласно п. 1. ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В то же время, судом первой инстанции не учтено следующее. Президиум ВАС РФ в пункте 16 Информационного письма от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" разъяснил, что если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединены несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации оплате государственной пошлиной подлежит каждое самостоятельное требование.

Поскольку истцом заявлено три взаимосвязанных требования неимущественного характера, в удовлетворении которых отказано, при этом оплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей (л.д. 8), с истца дополнительно подлежит взысканию в доход федерального бюджета 8000 рублей государственной пошлины по иску, что является основанием для соответствующего изменения обжалуемого решения.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 13.02.2012 по делу N А51-15824/2011 изменить.

В удовлетворении исковых требований ООО "Действие Положительных Эмоций" к ИП Скавыш Евгению Леонидовичу, ООО "Небесные Фонарики" о прекращении использования в сети Интернет в доменном имени nebesniefonariki.ru (www.nebesniefonariki.ru) обозначение "nebesniefonariki", обязании ИП Скавыш Е.Л. прекратить использовать обозначение "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров однородных 28 классу Международного классификатора товаров и услуг; запрете ООО "Небесные Фонарики" использование фирменного наименования "Небесные Фонарики" путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики", отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Действие Положительных Эмоций" (ИНН 7717548280, ОГРН 1057749638737) в доход федерального бюджета 8000 (восемь тысяч) рублей государственной пошлины по иску.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

Н.А. Скрипка Т.А. Аппакова