Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 мая 2012 г. N 09АП-7633/12

г. Москва

N 09АП-7633/2012-ГК

3 мая 2012 г.

А40-88640/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Расторгуева Е.Б.

судей Валиева В.Р., Левченко Н.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Титовым К.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG)

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2012 г.

по делу N А40-88640/11-51-771, принятое судьей Васильевой Т.В.

по иску ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG)

к Лукашеву Илье Анатольевичу

третьи лица: ООО "Гарант-Парк-Телеком"; ЗАО "ВИКА МЕРА"; ООО "НПК ОЛИЛ"

о защите исключительных прав на использование средств индивидуализации в сети Интернет

при участии в судебном заседании:

от истца: Горбунова Я.А. (по доверенности от 24.01.2011); Королев Д.Ю. (по доверенности от 24.01.2011);

от ответчика: Суханов Д.В. (по доверенности от 23.09.2011);

от третьих лиц: от ООО "НПК ОЛИЛ" - Еремеев С.А. (по доверенности от 13.01.2012);

от ООО "Гарант-Парк-Телеком"; ЗАО "ВИКА МЕРА" - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Компания ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании использования Лукашевым Ильей Анатольевичем доменного имени w-i-k-a.ru нарушением прав истца на фирменное наименование, а также на товарный знак по свидетельству N 162470, о запрете Лукашеву Илье Анатольевичу использовать обозначение w-i-k-a, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 162470 и фирменным наименованием ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ в сети Интернет, в том числе в доменном имени w-i-k-a.ru, о взыскании с Лукашева Ильи Анатольевича в пользу истца компенсации за нарушение права на товарный знак по свидетельству N 162470 в размере 300 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Гарант-Парк-Телеком"; ЗАО "ВИКА МЕРА"; ООО "НПК ОЛИЛ".

Решением суда от 06.02.2012 г. в удовлетворении иска отказано.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что на сайте с доменным именем w-i-k-a.ru предлагается к продаже продукция, производителем которой является истец, которая введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим истцом и распространяется ЗАО "ВИКА МЕРА", действующим на основании лицензионного договора; действия ответчика по администрированию доменного имени не нарушают права истца на фирменное наименование, поскольку ответчик не является юридическим лицом; на стороне истца имеет место злоупотребление правом.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить указанное решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе заявитель указывает на то, что независимо от того, являлись ли предлагаемые ответчиком к продаже товары изготовленными самим истцом либо третьими лицами, учитывая однородность товаров, ответчик вправе был использовать охраняемое обозначение w-i-k-a в доменном имени только при наличии согласия правообладателя; кроме того, ответчик на спорном сайте размещает сведения о местонахождении и контактную информацию ООО "НПК ОЛИЛ" как общества, осуществляющего продажу оборудования, отнесенного к 9-му классу МКТУ.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в отсутствие третьих лиц - ООО "Гарант-Парк-Телеком"; ЗАО "ВИКА МЕРА", извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей явившихся лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене в связи с неправильным применением норм материального права (пункт 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судом, Компания ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) является обладателем исключительных прав на использование на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "WIKA" в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 20 классов МКТУ, в том числе манометров, датчиков измерительных, калибровочного инструмента (09 класс) по Свидетельству N 162470, с приоритетом от 25.08.1997 г.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик без согласия истца посредством доменного имени w-i-k-a.ru обеспечивает доступ пользователей сети Интернет на информационный ресурс (сайт), содержащий сведения о предложении к продаже манометров механических, датчиков давления, мембранных разделителей, манометров механических с электроконтактными переключателями, датчиков температуры, вторичного и вспомогательного оборудования, термометров биметаллических и манометрических, калибровочного оборудования, то есть товаров, которые являются однородными товарам 9-го класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация товарного знака истца.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчик является администратором домена w-i-k-a.ru.

Судом апелляционной инстанции установлено, что ответчиком, без согласия истца, в названии домена использовано обозначение "w-i-k-a", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "WIKA".

Данный вывод суда сделан на основании анализа степени сходства товарного знака "WIKA" по Свидетельству N 162470 и названия "w-i-k-a", используемого ответчиком, с учетом положений пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003).

Проанализировав сравниваемые название "w-i-k-a" и товарный знак "WIKA", суд апелляционной инстанции считает, что состав гласных и согласных в сравниваемых обозначениях не отличается, совпадает также количество слогов, количество звуков, имеются одинаковые ударные слоги.

В данном случае сходство указанных обозначений обеспечивается совпадением словесных элементов (фонетический признак).

Кроме того, сравниваемые обозначения представляют собой словесные обозначения, выполненные одними и теми же буквами латинского алфавита и производят общее зрительное впечатление (визуальный признак).

В связи с этим, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о сходстве до степени смешения используемого ответчиком названия "w-i-k-a" с товарным знаком "WIKA" по Свидетельству N 162470, правообладателем которого является истец.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска со ссылкой на исчерпание исключительного права на товарный знак, не принял во внимание, что, исходя из нормы ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, исчерпание исключительного права означает невозможность запрета использования товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем по настоящему делу объектом защиты является право истца, как владельца товарного знака, на их использование в сети Интернет, в частности, в доменном имени, а не использование товарного знака в отношении конкретных товаров, поэтому основания для применения ст. 1487 ГК РФ у суда первой инстанции отсутствовали.

Суд первой инстанции не учел, что сам факт владения Интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку истца, создает возможность для ответчика привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак используется правообладателем.

При этом, судом апелляционной инстанции установлено, что доменное имя w-i-k-a.ru используется ответчиком как для реализации продукции, производителем которой является истец, так и для реализации однородных товаров других производителей (л.д.25, 28).

Кроме того, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, безусловно, является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени в российском сегменте сети Интернет.

Поэтому независимо от того, являлись ли предлагаемые ответчиком к продаже товары изготовленными самим истцом либо третьими лицами, учитывая однородность товаров, ответчик вправе был использовать охраняемое обозначение "WIKA" в доменном имени только при наличии согласия правообладателя.

Выводы суда апелляционной инстанции согласуются с правовой позицией Федерального арбитражного суда Московского округа, изложенной в постановлении ФАС Московского округа от 21.04.2010 N КГ-А40/3338-10 по делу NА40-24192/09-67-288.

Таким образом, требование истца о запрете Лукашеву Илье Анатольевичу использовать обозначение w-i-k-a, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 162470 в сети Интернет, в том числе в доменном имени w-i-k-a.ru, подлежит удовлетворению.

Судом первой инстанции правомерно указано, что нарушения ответчиком права на фирменное наименование истца ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ не имеется, поскольку ответчик не является юридическим лицом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец определил компенсацию в размере 300 000 рублей.

По мнению суда апелляционной инстанции, с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, предъявленный ко взысканию размер компенсации подлежит уменьшению до 50 000 рублей.

С учетом изложенного, решение суда следует отменить, исковые требования - удовлетворить частично.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 267, 268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2012 г. по делу N А40-88640/11-51-771 в части отказа в удовлетворении исковых требований о: признании использование Лукашевым Ильей Анатольевичем доменного имени w-i-k-a.ru нарушением прав ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) на товарный знак по свидетельству N 162470; запрете Лукашеву Илье Анатольевичу использовать обозначение w-i-k-a, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 162470 в российском сегменте сети Интернет, в том числе в доменном имени w-i-k-a.ru; взыскании с Лукашева Ильи Анатольевича в пользу ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству N 162470 в размере 50 000 рублей отменить.

Исковые требования в указанной части удовлетворить.

Признать использование Лукашевым Ильей Анатольевичем доменного имени w-i-k-a.ru нарушением прав ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) на товарный знак по свидетельству N 162470.

Запретить Лукашеву Илье Анатольевичу использовать обозначение w-i-k-a, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 162470 в российском сегменте сети Интернет, в том числе в доменном имени w-i-k-a.ru.

Взыскать с Лукашева Ильи Анатольевича в пользу ВИКА Александер Виганд Се & Ко.КГ (WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG) компенсацию за нарушение прав на товарный знак по свидетельству N 162470 в размере 50 000 рублей и в возмещение расходов на оплату государственной пошлины 6 500 рублей.

В остальной части решение суда об отказе в удовлетворении иска оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

В.Р. Валиев Н.И. Левченко