Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2012 г. N 03АП-1356/12

г. Красноярск

4 мая 2012 г.

Дело N А33-15986/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 мая 2012 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - Петровской О.В.,

судей: Гуровой Т.С., Радзиховской В.В.,

секретаря судебного заседания Хрущевой М.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Сиб-Телеком": Лапицкой Ю.С., представителя по доверенности от 02.04.2012;

от открытого акционерного общества "Ростелеком" в лице Красноярского филиала: Печенкиной О.В., представителя по доверенности от 31.03.2011,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сиб-Телеком"

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 20 февраля 2012 года по делу N А33-15986/2011, принятое судьей Трубачевым И.Г.

установил:

открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" в лице Красноярского филиала (ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СИБ-ТЕЛЕКОМ" (ИНН 2466031248, ОГРН 1032402941856) о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование коммерческого обозначения, схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, 15 000 руб. расходов на проведение экспертизы с целью выявления наличия (отсутствия) сходства коммерческого обозначения ответчика в товарным знаком истца.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20 февраля 2012 года иск удовлетворен.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой указал следующее.

Судом необоснованно были отклонены доводы ответчика о том, что расходы на проведение экспертизы не подлежат возмещению по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку компенсация, предусмотренная статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется для возмещения всех расходов, вызванных нарушением исключительного права на товарный знак.

Суд первой инстанции не установил виновность ответчика в нарушении исключительных прав истца на товарный знак.

Товарный знак был размещен только на фирменном бланке ответчика, договоры на оказание услуг приема денежных средств за услуги связи ответчиком заключены лишь в январе 2010 года, период незаконного использования результата интеллектуальной деятельности составляет 9 месяцев.

Ответчик оспаривает размер компенсации, ссылаясь на отсутствие последствий использования товарного знака, денежный эквивалент которых был бы равен 500 000 рублей.

Расходы истца на возврат ошибочно полученной абонентской платы составили 55283 рубля 67 копеек, на оплату почтового перевода - 4 797 рублей 82 копейки. При осуществлении платежа через платежный терминал абонент уже имеет договор на оказание услуг связи, то есть отсутствует возможность привлечь потребительский интерес клиента открытого акционерного общества "Сибирьтелеком".

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов: копии приказа от 05.07.2011 об уничтожении печати; копии приказа об удалении коммерческого изображения от 01.02.2011, копии акта об уничтожении печати от 05.07.2011, копии писем от 12.12.2011, 27.12.2011, 30.01.2012.

Причиной, по которой данные документы не могли быть представлены в суд первой инстанции, является нарушение истцом порядка представления доказательств, лишение его права представлять дополнительные доказательства.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Указанные ответчиком обстоятельства нельзя признать причиной, от него независящей, поскольку обстоятельство, в подтверждение которого истцом были представлены новые доказательства, были заблаговременно доведены до сведения ответчика и являлись основанием иска, представление либо непредставление доказательств в опровержение заявленных истцом обстоятельств, в том числе путем представления дополнительных документов, осуществляется по воле ответчика. С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства отказано апелляционным судом.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился, просит оставить его без изменения.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

На основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) от 23.05.2003 N 246828, ОАО "Сибирьтелеком" является обладателем исключительного права на товарный знак с датой приоритета 15.10.2002 в отношении услуг: 38 - телефонная связь, телеграфная связь, международная связь, связь через интернет, передача сообщений, предоставление в аренду каналов связи.

Товарный знак, согласно указанному свидетельству N 246828, зарегистрирован в виде словесного обозначения "СИБИРЬТЕЛЕКОМ", представляет собой круг, состоящий из стилеобразующих графических элементов фиолетового (в нижней части круга), голубого (в верхней части круга) и белого цветов, расположенных параллельно, в средней части которого на фоне элемента белого цвета выполнен словесный элемент "СИБИРЬТЕЛЕКОМ" заглавными буквами русского алфавита в фиолетовом цвете. Зарегистрированы следующие сочетания цветов: фиолетовый, голубой и белый. Неохраняемые элементы: Телеком.

В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 30.12.2010, Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства решила признать ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ" нарушившим часть 1 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции" в части незаконного использования коммерческого обозначения "СИБ-ТЕЛЕКОМ", сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО "Сибирьтелеком", имеющего свидетельство о регистрации N 246828 от 23.05.2003; выдать ООО "СИБ-ТЕЛКОМ" предписание о прекращении недобросовестной конкуренции, в соответствии с которым ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ" надлежит прекратить незаконное использование коммерческого обозначения "СИБ-ТЕЛЕКОМ", сходного до степени смешении с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО "Сибирьтелеком", имеющего свидетельство о регистрации N 246828 от 23.05.2003.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.05.2011 по делу N А33-2028/2011 отказано в удовлетворении заявления ООО "Сиб-Телеком" к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю о признании недействительными решения и предписания от 30.12.2010 по делу N 302-14-10 как не противоречащих Федеральному закону "О защите конкуренции".

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.07.2011 по делу N А33-2028/2011 решение Арбитражного суда Красноярского края от 11.05.2011 по делу N А33-2028/2011 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

В соответствии с заключением ООО "Красноярское агентство патентной поддержки" от 14.12.2010:

- коммерческое обозначение, используемое ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ" (как в форме круга, так и в форме эллипса, а также в виде, размещенном в платежных терминалах) является сходным до степени смешения с товарным знаком (свидетельство о регистрации N 246828), правообладателем которого является ОАО "Сибирьтелеком" ввиду того, что ассоциируется с ним в целом, несмотря на незначительные отличия;

- фирменное наименование ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ" сходно с ним до степени смешения с фирменным наименованием ОАО "Сибирьтелеком".

Согласно свидетельству ФНС серия 78 N 008200604, в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ОАО "Сибирьтелеком" путем реорганизации в форме присоединения.

Согласно свидетельству ФНС серия 78 N 008200603, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации юридического лица в форме присоединения ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".

Согласно пункту 6.1. договора о присоединении ОАО "Сибирьтелеком" к ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" от 17.05.2010, с даты присоединения Ростелеком становится правопреемником Присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям независимо от того, были ли они отражены в его Передаточном акте, в соответствии с действующим законодательством РФ, и к Ростелекому в порядке универсального правопреемства переходят все объекты гражданских прав Присоединяемого общества.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктами 14, 16 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской федерации, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на использование товарного знака в ходят следующие обстоятельства:

факт принадлежности истцу исключительных прав на использование товарного знака и факт использования данного товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, ответчиком.

Истцом в материалы дела представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 246828 с приложением к нему, сроком действия до 15.10.2012, подтверждающего то обстоятельство, что ОАО "Сибирьтелеком" является правообладателем зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания).

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о доказанности истцом наличия у него исключительного права на указанный в свидетельстве товарный знак.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Использование обществом с ограниченной ответственностью "СИБ-ТЕЛЕКОМ" коммерческого обозначения (как в форме круга, так и в форме эллипса, а также в виде, размещенном в платежных терминалах) сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО "Сибирьтелеком" (свидетельство о регистрации N 246828), подтверждается представленными в материалы дела заключением ООО "Красноярское агентство патентной поддержки" от 14.12.2010 о выявлении наличия (отсутствия) сходства обозначения, используемых ОАО "Сибирьтелеком" и ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ", решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 30.12.2010, решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.05.2011 по делу N А33-2028/2011, постановлением третьего арбитражного апелляционного суда от 29.07.2011 по делу N А33-2028/2011.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, все действия способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, подлежат запрету.

При этом, как следует из пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующим законодательством установлен принцип надлежащей осмотрительности, требующей т участника гражданского оборота не использовать обозначения, сходные с уже существующими товарными знаками или иными средствами индивидуализации.

Таким образом, согласно действующему законодательству, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации или при оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, поскольку компенсация является облегченной формой защиты прав правообладателя, освобождающей истца об обязанности доказывания убытков, для определения размера компенсации учитываются вероятные убытки, которые не могут быть оспорены на основании того, что расходы, которые уже понесены правообладателем, меньше заявленного размера компенсации.

При этом также подлежит отклонению довод ответчика о том, что при осуществлении платежа через платежный терминал абонент уже имеет договор на оказание услуг связи, то есть отсутствует угроза привлечь потребительский интерес потенциальных потребителей услуг открытого акционерного общества "Сибирьтелеком".

Учитывая изложенное суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о доказанности истцом наличия у него исключительного права на указанный в свидетельстве товарный знак, факта использования обществом с ограниченной ответственностью "СИБ-ТЕЛЕКОМ" коммерческого обозначения (как в форме круга, так и в форме эллипса, а также в виде, размещенном в платежных терминалах) сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО "Сибирьтелеком", в связи с чем взыскал с ответчика 500 000 руб. компенсации за незаконное использование коммерческого обозначения.

Довод ответчика о сроке незаконного использования товарного знака истца равном 9, а не 20 месяцам, обоснованно отклонен судом первой инстанции, поскольку представленными в материалы дела документами, в том числе, копиями писем ответчика от 14.11.2009, 19.11.2009, 23.06.2011, 01.12.2009, 13.01.2012, 23.06.2011, 19.04.2011, 17.01.2012) подтверждается более длительный срок, чем указывает ответчик, пользования им товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Доказательств в подтверждение довода о 9-месячном сроке использования товарного знака ответчиком не представлено.

На основании изложенного, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав правообладателя, суд первой инстанции с учетом характера нарушения и других обстоятельств дела, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, правомерно взыскал с ответчика в пользу истца сумму компенсации в размере 500 000 рублей.

Истец также просит взыскать с ответчика 15 000 руб. убытков, связанных с проведением экспертизы с целью выявления наличия (отсутствия) сходства коммерческого обозначения ответчика с товарным знаком истца.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Размер понесенных в связи с проведением указанной выше экспертизы подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением от 14.12.2010 N 51607.

Апелляционный суд отклоняет доводы ответчика о том, что взыскание компенсации по правилам статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исключает право лица, чье право нарушено, требовать также взыскания убытков по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компенсация, предусмотренная статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет целью возмещение неполученной прибыли от коммерческой деятельности с использованием товарного знака. Иные расходы правообладателя, в том числе понесенные в связи с восстановлением нарушенного права могут быть компенсированы по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика 15 000 руб. убытков, связанных с проведением ООО "Красноярское агентство патентной поддержки" экспертизы с целью выявления наличия (отсутствия) сходства обозначений, используемых ОАО "Сибирьтелеком" и ООО "СИБ-ТЕЛЕКОМ".

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и не подлежит отмене ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 20 февраля 2012 года по делу N А33-15986/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.В. Петровская

Судьи

Т.С. Гурова В.В. Радзиховская