Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2012 г. N 13АП-5844/12

г. Санкт-Петербург

30 мая 2012 г.

Дело N А56-51169/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Медведевой И.Г.

судей Зайцевой Е.К., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Шайдаковым И.Е.

при участии:

от истца: представителя Попова А.В. по доверенности от 10.04.2012

от ответчика: от 1) - представителя Улезко А.С., Саськова К.Ю, по доверенности от 01.12.2011; от 2) - не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5844/2012) ООО "Буду Мамой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2012 по делу N А56-51169/2011 (судья Юрков И.В.), принятое

по иску ООО "МамаМаркет"

к 1) ООО "Буду Мамой", 2) ООО "Регтайм"

о взыскании 939 462 руб.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МамаМаркет" (141008, Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, ул.Летняя, д.3/15; ОГРН 1095029008095; далее - ООО "МамаМаркет") обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Буду Мамой" (195271, Санкт-Петербург, пр.Кондратьевский, д.83, корп.1; ОГРН 1069847547659; далее - ООО "Буду Мамой") о понуждении прекратить использование доменного имени http://мамамаркет.рф/. и применении к договору между ООО "Буду Мамой" и ООО "Регтайм" о приобретении домена последствий недействительности сделки, а также о взыскании 939 462 руб. компенсации за нарушение исключительного права. В качестве второго ответчика к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регтайм" (Самарская область, г.Самара, ул.Аврора, д.181; ОГРН 1026301524644; далее - ООО "Регтайм").

Ходатайством от 02.02.2012 истец увеличил размер исковых требований и просил взыскать 1 350 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца, а также взыскании с ответчика судебных расходов в сумме 79 793 руб. 45 коп., связанных с уплатой государственной пошлины, оплатой услуг представителя, обеспечением доказательств нотариусом, авиаперелетом и поездкой на такси.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2012 удовлетворены в части заперта использования ООО "Буду Мамой" доменного имени http://мамамаркет.рф, взыскания с ООО "Буду Мамой" 1 350 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца, а также судебных расходов в сумме 58 600 руб. В остальной части исковых требований было отказано.

ООО "Буду Мамой" обратилось с апелляционной жалобой на решение суда в части удовлетворения исковых требований.

В обоснование своих доводов о неправильности решения податель жалобы ссылается на следующие обстоятельства.

Охраноспособность словесного элемента "мамамаркет" истцом не была доказана. Суд не учел отсутствие запрета на использование аббревиатуры "мамамаркет". Судом неправильно была истолкована и применена статья 1515 ГК РФ.

Рассмотрев материалы дела в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заслушав представителей сторон в судебном заседании и обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд установил правильность решения и отсутствие оснований для его отмены либо изменения.

По существу спора судом установлено следующее.

ООО "МамаМаркет" является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение "МамаМаркет", зарегистрированный на территории Российской Федерации, по свидетельству N 410302, в отношении товаров и услуг 3, 25 и 35 Международной классификации товаров и услуг.

ООО "МамаМаркет" стало известно о том, что в сети Интернет зарегистрировано доменное имя http://мамамаркет.рф., пользователем, которого является ООО "Буду Мамой". Информационный ресурс, к которому адресует домен, используется ответчиком для предложения к продаже товаров и услуг, указанных в свидетельстве N 410302.

Усмотрев нарушение исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском о понуждении ООО "Буду Мамой" прекратить использование доменного имени http://мамамаркет.рф/. применении к договору между ООО "Буду Мамой" и ООО "Регтайм" о приобретении домена последствий недействительности сделки, а также о взыскании 1 350 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Апелляционный суд считает, что для распространения информации о своей деятельности потребителям и контрагентам, рекламирования производимых товаров и услуг на территории России истец заинтересован в обладании правом администрирования доменным именем http://мамамаркет.рф/., воспроизводящего в части его фирменное наименование и товарный знак.

Апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы как необоснованные о том, что охраноспособность словесного элемента "мамамаркет", истцом не была доказана, исходя при этом из следующего.

В качестве подтверждения охраняемого права на используемое ответчиком словесного сочетания "мамамаркет" истцом представлено Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 410302. Зарегистрированный истцом товарный знак является комбинированным и содержит в своем составе, помимо изображения мужчины и женщины, словесное изображение "мамамаркет". При этом текст свидетельства, описание товарного знака и заявка на его регистрацию не позволяют сделать вывод о том, что какой-либо элемент товарного знака исключен из правовой защиты.

ООО "Буду мамой", в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представлены доказательства того обстоятельства, что во время использования спорного словесного сочетания ответчику было достоверно известно о том, что сочетание "мамамаркет" исключено из охраняемых элементов товарного знака, что давало ответчику возможность использования данного сочетания без согласия правообладателя.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у ООО "Буду Мамой" каких-либо законных прав и интересов на использование обозначения "мамамаркет" в доменном имени.

Согласно обычаям делового оборота при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью (оригинальная часть фирменного наименования, товарный знак).

В соответствии с договором, заключенным с ООО "Регтайм" посредством подачи заявки, оплаты выставленного счета и совершения регистратором необходимых действий, ООО "Буду Мамой" приобрело право на доменное имя http://мамамаркет.рф.

Регистрация ООО "Буду Мамой" доменного имени "мамамаркет" препятствует регистрации на имя истца тождественного домена, что, в свою очередь, препятствует осуществлению истцом в полной мере использования своего фирменного наименования и продвижению товарного знака в предпринимательской деятельности.

Апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы о том, что судом первой инстанции неправильно была истолкована и применена статья 1515 ГК РФ.

Как указано в статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (подпункт 2 пункта 1); о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3).

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Сумма компенсации, предъявленная к взысканию, определена истцом, исходя из вероятных убытков (в виде упущенной выгоды) вследствие невозможности извлечения дохода от использования словесного элемента товарного знака в доменном имени.

Вероятный размер убытков является лишь одним из критериев для определения суммы компенсации.

В пункте 43 Постановления пленума Высшего Арбитражного суда РФ N 5 от 26.03.09 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" указывается, что сумма компенсации определяется судами с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков права обладателя, а также исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции обоснованно указал в судебном акте на то, что в настоящее время интернет-магазины приобрели широкое распространение как способ приобретения товаров и услуг в силу его всеобщей доступности, удобства и простоты, аргументы истца относительно размера компенсации судом приняты.

Апелляционный суд считает правомерными выводы суда первой инстанции о том, что сумма компенсации соответствует характеру нарушения исключительного права, является разумной и справедливой мерой ответственности при установленных обстоятельствах. Причем в качестве ориентира использованы лишь вероятные убытки, а не факт их причинения в конкретном размере, от доказывания которого истец освобожден. При расчете суммы компенсации истец в том числе произвел расчет вероятных убытков, исходя из дохода извлеченного за 2010 год от реализации товара через интернет-магазин истца, который составил 4 318 759 руб. 92 коп. (приложение N 14,15 к исковому заявлению).

Довод подателя жалобы о том, что им не была извлечена прибыль от использования спорного доменного имени, также подлежит отклонению, поскольку не является доказательством того, что истец также не смог бы ее извлечь. Апелляционный суд также отмечает, длительность использования ООО "Буду Мамой" спорного доменного имени, а также продолжение пользования после предъявления истцом соответствующего требования.

Довод подателя жалобы о том, что у доменного имени http://мамамаркет.рф, отсутствует сходство до степени смешения с товарным знаком истца, отклоняется апелляционным судом.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Из материалов дела следует и ответчиком не отрицается, что он является владельцем спорного доменного имени http://мамамаркет.рф и осуществляет его администрирование, размещая информацию коммерческого характера.

Из протокола осмотра веб-сайта в сети "Интернет" от 14.05.2011, составленном нотариусом в порядке, предусмотренном статьями 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверено размещение на сайте со спорным доменным именем коммерческой рекламы. Кроме того, сайт содержит ссылки на партнерские сайты, содержащие определенную информацию.

Суд первой инстанции, оценив спорное доменное имя во взаимосвязи с другими доказательствами, правомерно пришел к выводу о сходстве словесных обозначений в наименовании товарного знака истца "МамаМаркет" и используемом ответчиком доменном имени в доменного имени http://мамамаркет.рф. При этом судом учтено, наличие возможности введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия за счет использования его коммерческого обозначения, поскольку оба они занимаются распространением аналогичных товаров и имеют идентичный круг потребителей. Как обоснованно указал суд первой инстанции, указанное доменное имя сходно до степени смешения с коммерческим обозначение, используемым истцом.

Ссылка подателя жалобы на отсутствие запрета на использование аббревиатуры "мамамаркет", отклоняется ввиду того, что с момента регистрации в сети Интернет сайта под доменным именем http://мамамаркет.рф, ответчик продвигает свое наименование, используя указанный домен, как средство индивидуализации юридического лица на республиканском и общероссийском уровнях, в том числе в разрешенной уставом коммерческой деятельности.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

Правильно установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, как их правообладателя, суд правомерно, взыскал с ответчика компенсацию.

В отношении довода подателя жалобы о том, что подача заявки на регистрацию товарного знака имела место до регистрации ООО "МамаМаркет" в едином государственном реестре юридических лиц, апелляционным судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, заявка на регистрацию товарного знака за регистрационным номером 2008725247 была подана в Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) Хлистко Алиной Борисовной, выступившей в дальнейшем в качестве учредителя ООО "МамаМаркет".

В дальнейшем Хлистко Алина Борисовна обратилась в Роспатент с заявлением о внесении изменения в наименование заявителя по заявке N 2008725247 в связи с уступкой ею права ООО "МамаМаркет".

В соответствие с Приложением к свидетельству на товарный знак N 339410 внесена запись в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.01.2010 о смене правообладателя на товарный знак.

Таким образом, на дату приобретения ООО "Буду мамой" домена мамамаркет.рф ООО "Мамамаркет" обладало зарегистрированным правом на товарный знак и правомерно обратилось с требованием о защите своих прав в отношении незаконного пользования ответчиком его охраняемыми элементами.

Остальные доводы апелляционной жалобы отклоняются судом апелляционной инстанции как не соответствующие фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (часть 4 статьи 270 АПК РФ), судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 266, 268, частью 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Буду Мамой" - без удовлетворения.

Председательствующий

И.Г. Медведева

Судьи

Е.К. Зайцева И.Ю. Тойвонен