Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2012 г. N 18АП-8767/12

г. Челябинск

13 сентября 2012 г.

Дело N А76-9161/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2012 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2012 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Богдановской Г.Н.,

судей Пивоваровой Л.В., Соколовой И.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Быкова Эдуарда Викторовича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2012 по делу N А76-9161/2012 (судья Шумакова С.М.).

В заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Быкова Э.В. - Московец В.В. (доверенность от 20.06.2012).

Юридическое лицо Smeshariki GmbH (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Быкову Эдуарду Викторовичу (далее - ИП Быков Э.В., предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки N N 384581, 321870, 321933, 331869, 332559, 321815 в размере 120 000 руб., по 20 000 руб. за каждый товарный знак (с учетом уточнения требований, т. 2 л.д. 56)

Решением суда от 27.07.2012 (резолютивная часть от 23.07.2012) исковые требования удовлетворены в части, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 50 000 рублей (т. 2 л.д. 85-92).

В апелляционной жалобе ИП Быков Э.В. (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт) просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объёме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель ссылается на допущенное судом первой инстанции неправильное толкование норм материального права.

Полагает, что вывод суда о доказанности факта реализации торта, содержащего изображения анимационных персонажей, являющихся объектом исключительного права истца, и признании данного факта ответчиком не соответствует обстоятельствам дела, так как торт был изготовлен по заказу истца, в связи с чем к отношениям сторон должны применяться нормы о договоре подряда. Таким образом, в силу п. 2 ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за результат работ несёт заказчик, а не подрядчик. Ответчик не вводил товар в гражданский оборот, а изготовил его по заказу истца, следовательно, ответчик прав правообладателя не нарушил. Судом необоснованно отклонены доводы ответчика об отсутствии в действиях истца признаков злоупотребления правом. Доводы истца об изготовлении тортов в массовом порядке не соответствуют действительности, так как данный торт был изготовлен исключительно по заказу истца, который сделал заказ исключительно с целью получения компенсации.

К дате судебного заседания отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представитель истца не явился.

С учетом мнения ответчика и в соответствии со статьями 123, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие истца.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Проверив законность судебного акта в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отмене решения суда в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела и неправильным применением судом норм материального права.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания Smeshariki GmbH является правообладателем комбинированных товарных знаков, включающих словесное обозначение "Смешарики" и изображения образов персонажей анимационного сериала "Смешарики": "Ежик", "Копатыч", "Крош", "Лосяш", "Нюша", "Пин", "Совунья" и их словесные обозначения в отношении товаров 16 класса Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ) в соответствии со свидетельствами, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания): N 321815 - словесное и графическое изображение "Копатыч" с указанием названия сериала "Смешарики", заявка N 2006719888, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрировано 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016; N 321933 - словесное и графическое изображение "Крош" с указанием названия сериала "Смешарики", заявка N 2006719878, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрировано 02.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016; N 321870 - словесное и графическое изображение "Лосяш" с указанием названия сериала "Смешарики", заявка N 2006719887, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрировано 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016; N 332559 - словесное и графическое изображение "Нюша" с указанием названия сериала "Смешарики", заявка N 2006719883, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрировано 27.08.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 (т. 1 л.д. 13-51).

Из обстоятельств дела усматривается, что 21.02.2012 Дегтяренко оформил заказ на изготовление торта, имеющего украшение "10 шт Смешарики" (т. 2 л.д. 45)

Ссылаясь на то, что 21.02.2012 ответчиком был без заключения соответствующего договора с правообладателем изготовлен и продан торт с изображением на нем анимационных персонажей "Смешарики" - "Ежик", "Лосяш", "Крош", "Совунья", "Нюша", "Копатыч", истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Удовлетворяя заявленный иск в части, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца в силу изготовления и продажи товара, содержащего анимационные персонажи, схожие до степени смешения с товарными знаками, правообладателями которых является истец.

Судом отклонены исковые требования в части права на товарный знак "Совунья", так как суд пришёл к выводу об отсутствии сходства до степени смешения анимационного персонажа с его изображением на товаре, изготовленном ответчиком.

Суд также отклонил доводы ответчика о злоупотреблении истцом своими правами.

Выводы суда основаны на неправильном применении норм материального права и не соответствуют обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Из обстоятельств дела усматривается, что согласно свидетельствам N N 384581, 321815, 321933, 321870, 332559, 321869 Smeshariki GmbH является правообладателем комбинированных товарных знаков, включающих словесное обозначение "Смешарики" и изображения образов персонажей анимационного сериала "Смешарики": "Ежик", "Копатыч", "Крош", "Лосяш", "Нюша", "Совунья" и их словесные обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ.

По смыслу и содержанию пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы тем, что ответчиком осуществлены изготовление и продажа торта с изображениями персонажей анимационного сериала "Смешарики" без заключения соответствующего договора с правообладателем.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

По смыслу нормы ст. 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133).

Согласно п. 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки сходства словесных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п. 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (п. 5.2.2 Методических рекомендаций).

Кроме того, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122).

В силу ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В качестве доказательства того обстоятельства, что реализованный ответчиком торт содержал объемные изображения персонажей анимационного сериала "Смешарики", сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца, истец представил фотографии торта (т. 1 л.д. 12, 13).

Оценив данное доказательство в порядке, установленном требованиями ст. 71 АПК РФ, с учётом требований названных Методических рекомендаций, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к убеждению о том, что объемные фигуры, отображённые на анализируемой фотографии торта, не могут быть ассоциированы с анимационным персонажами, обладателя которых является истец.

Из патентов на указанные анимационные персонажи (т. 1 л.д. 13-51) следует, что объектом патента является комбинированный товарный знак, включающий словесное обозначение "Смешарики" и изображение образов персонажей анимационного сериала "Смешарики".

Между тем указанной комбинации юридически значимых признаков из представленной в дело фотографии торта не усматривается, поскольку на торте размещены только объёмные фигуры.

При этом данные объёмные фигуры также не обнаруживают сходства до степени смешения с запатентованным изображением анимационных персонажей, поскольку не содержат таких индивидуализирующих признаков, которые позволяют оценить их сходство с персонажами сериала "Смешарики" по совокупности подлежащих защите признаков, указанных в п. 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

В частности, суд не установил наличие сходства по виду и характеру изображения (изображение на торте не является ни натуралистическим, ни стилизованным и по существу не отличается от изображения соответствующих биологических видов - животных и птиц), не представляется возможным установить цветовую тождественность изображений ввиду наличия в материалах дела чёрно-белой копии патентов (т. 1 л.д. 13-45).

Таким образом, суд не может прийти к убеждению о возможности целостной ассоциации изображённых на торте персонажей с анимационными героями сериала "Смешарики".

Суду также не представляется возможным оценить соответствие размещённого на торте персонажа, предположительно являющегося запатентованным персонажем "Ёжик", запатентованным признакам ввиду отсутствия на анализируемой фотографии достаточной информации, позволяющей сделать такую оценку.

Таким образом, при отсутствии индивидуализирующих признаков, позволяющих оценить изобразительное сходство до степени смешения размещённых на торте фигур с персонажами сериала "Смешарики", отсутствие на торте словесного изображения отдельных запатентованных персонажей не позволяет суду сделать вывод о том, что изготовленный ответчиком торт содержит всю комбинацию признаков, входящих в состав товарного знака истца, совокупность которых позволяла бы оценить данные изображения как сходные до степени смешения, подлежащие ассоциации исключительно с анимационными персонажами поименованного сериала, и способные ввести потребителя в заблуждение.

Находя решение суда первой инстанции подлежащим отмене, апелляционная коллегия также руководствуется следующим.

Из обстоятельств дела усматривается, что торт был изготовлен ответчиком по заказу истца, что подтверждается имеющимися в деле заказом от 21.02.2012 на изготовление торта, имеющего украшение "10 шт Смешарики" (т. 2 л.д. 45), а также товарным и кассовыми чеками (т. 1 л.д. 11).

Заказ на изготовление торта по существу свидетельствует о выполнении ответчиком работ в рамках заключенного с заказчиком договора подряда, с передачей заказчику результата этих работ, которым явился созданный по заданию заказчика и в соответствии с условиями заказа торт (ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

В силу нормы п. 1 ст. 218 ГК РФ изготовление вещи лишь тогда порождает право собственности для изготовителя, когда она создана им для себя. Исходя из общего определения подряда (ст. 702 ГК РФ), суть подряда состоит в изготовлении вещи для другого, в рамках настоящего спора - для самого правообладателя.

Таким образом, выступив заказчиком в гражданско-правовой сделке по изготовлению торта и приняв исполнение договора от подрядчика, истец по существу превысил пределы защиты гражданских прав.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об использовании ответчиком без согласия истца сходных с его товарными знаками изображений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, является необоснованным.

Каких-либо доказательств того, что ответчик изготавливал и реализовал торты с изображениями персонажей анимационного сериала "Смешарики", сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца (в том числе на упаковке), для неопределенного круга лиц, и в массовом порядке, в материалах дела не имеется (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), в данной части довод апелляционной жалобы также является обоснованным.

Таким образом, суд первой инстанции необоснованно удовлетворил заявленные исковые требования, решение подлежит отмене, оснований для удовлетворения заявленных требований судом апелляционной инстанции не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2012 по делу N А76-9161/2012 отменить.

В удовлетворении исковых требований юридического лица "Smeshariki GmbH" отказать в полном объеме.

Взыскать с юридического лица "Smeshariki GmbH", Германия в пользу индивидуального предпринимателя Быкова Эдуарда Викторовича судебные расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в сумме 2000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Г.Н. Богдановская

Судьи

И.Ю. Соколова Л.В. Пивоварова