Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2012 г. N 18АП-10620/12 (ключевые темы: товарный знак - кондитерские изделия - компенсации - упаковка - сходство до степени смешения)

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2012 г. N 18АП-10620/12

г. Челябинск

02 ноября 2012 г.

Дело N А76-10445/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2012 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2012 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Богдановской Г.Н.,

судей Карпачевой М.И., Суспициной Л.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Слакон" и открытого акционерного общества "Слакон" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.08.2012 по делу N А76-10445/2012 (судья Мулинцева Е.М.).

В заседании приняли участие представители:

открытого акционерного общества "Красный Октябрь" - Иноземцева Н.Ю. (доверенность от 23.07.2012),

открытого акционерного общества "Слакон" - Климкин Д.В. (доверенность от 25.07.2012),

общества с ограниченной ответственностью "Слакон" - Горохводацкая О.А. (доверенность от 10.09.2012).

Открытое акционерное общество "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный Октябрь", истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Слакон" (далее - ООО "Слакон") и открытому акционерному обществу "Слакон" (далее - ОАО "Слакон") о взыскании с каждого по 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением суда от 22.08.2012 (резолютивная часть от 22.08.2012) исковые требования удовлетворены в части. С ответчиков в пользу истца взыскано по 200 000 руб. в счет компенсации за нарушение прав на товарный знак (т. 2 л.д. 55-59).

В апелляционных жалобах ОАО "Слакон" и ООО Слакон" (далее также - податели апелляционной жалобы, апеллянты) просят решения суда отменить, принять новый судебный акт об отказе в иске в полном объёме.

ОАО "Слакон" в обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом норм процессуального права, неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Полагает, что решение суда не соответствует требованиям ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), так как суд не указал мотивов, по которым пришёл к выводу о наличии сходства до степени смешения товарного знака, правообладателем которого является истец, с обозначением, изображённым на товаре ответчика. Кроме того, в данной части выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, так как сходство до степени смешения отсутствует ввиду отсутствия звукового (фонетического) сходства, так как основная фонетическая нагрузка в словосочетании "Ореховое искушение", падает на слово "Ореховое". Доминирование первого элемента указанного словосочетания предполагает возможность использования слова "Ореховое" в ином сочетании слов. Таким образом, товарный знак истца и изображение на товаре ответчика не имеют семантического сходства. Не имеется также между ними и графического (визуального) сходства, так как смысловое значение элемента "Ореховое искушение" достигается путём изображения на этикетке конфет орехов, что также указывает на фонетическое доминирование слова "Ореховое". Кроме того, на товаре имеется изображение зарегистрированного товарного знака "Слакон".

Полагает, что судом нарушены нормы ст.ст. 8, 9, 55.1, 82 АПК РФ. Суд необоснованно оценил в качестве относимого доказательства заключение специалиста, представленное истцом, из которого следует сходство до степени смешения спорных объектов. Указанное заключение было получено истцом вне судебного разбирательства, ввиду чего лицо, выполнившее указанное заключение, не является специалистом по смыслу ст. 55.1 АПК РФ. Специалист не был вызван арбитражным судом для дачи пояснений, что лишило ответчика права представить возражения на заключение специалиста. В то же время суд без должной мотивировки отказал ответчику в назначении патендоведческой экспертизы со ссылкой на отсутствие ключевых вопросов, поставленных на разрешение эксперта, чем нарушены нормы ст. 15 АПК РФ, так как определение не мотивировано, а также нормы ст. 82 АПК РФ, которая предусматривает, что круг вопросов, поставленных на разрешение эксперта, определяется судом. Ввиду указанного, апеллянт в суде апелляционной инстанции повторно заявил ходатайство о назначении экспертизы.

Ссылается на то, что судом не обоснован размер взысканной компенсации за нарушение исключительных прав. Полагает, что размер компенсации не отвечает принципу разумности, справедливости, соразмерности, так как значительно превышает стоимость приобретённого товара. При оценке разумности компенсации суд не принял во внимание возражения ответчика.

В обоснование апелляционной жалобы ООО "Слакон" ссылается на неправильное применение судом норм материального права.

Считает неразумным размер взысканной компенсации, который определён судом без учёта характера нарушения, принимая во внимание реализацию ответчиком товара на небольшую сумму по сравнению с размером компенсации, без учёта обстоятельства отсутствия у правообладателя убытков, степени вины нарушителя, отсутствие доказанности систематических продаж товара с изображением товарного знака истца. С учётом указанных возражений, полагает, что размер компенсации должен составлять минимально предусмотренный законом - 10 000 рублей.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах, представитель истца возразил по доводам апелляционной жалобы.

Проверив законность судебного акта в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, суд апелляционной инстанции усматривает основания для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренные п. 3, 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ОАО "Красный Октябрь" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ИСКУШЕНИЕ", зарегистрированного 15.09.1997 с приоритетом 29.07.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине, срок действия продлен до 29.07.2016 (свидетельство N 156286, т. 1 л.д. 25-28).

ООО "Слакон" по товарной накладной N 30128 от 21.02.2012 предложил к передаче в собственность покупателя товар с наименованием: 3,9 кг конфет Ореховое искушение на сумму 517 руб. 57 коп., 5,9 кг печенье Лакомка ТВ на сумму 443 руб. 01 коп. (т. 1 л.д. 21, 22).

В материалы дела также представлена фотография этикетки продукции изготовителя ОАО "Слакон", на которой указано: конфеты "Ореховое искушение" (т. 1 л.д. 24).

В протоколе осмотра нотариус зафиксировал факт публикации на web-сайте http://www.slakon.ru/ графического изображения с текстом: "Ореховое искушение" вафельные конфеты с пралиновой начинкой (т. 1 л.д. 43-49).

Ссылаясь на то, что на товаре, реализованном ответчиками, содержится обозначение, являющееся изображением товарного знака, правообладателем которого является истец, последний обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд пришёл к выводу о том, что ответчики осуществили изготовление и реализацию товара, содержащего элементы обозначения, сходного степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Указанные выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из обстоятельств дела усматривается, что согласно свидетельству N 156286 ОАО "Красный Октябрь" является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения "Искушение" в отношении товаров 30 класса МКТУ (т. 1 л.д. 25-28), дата приоритета - 29.07.1996, срок действия регистрации - 29.07.1016.

По смыслу и содержанию пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы тем, что ответчиками осуществлены производство и продажа кондитерских изделий (конфет), содержащих изображение обозначения товарного знака, правообладателем которого является истец без заключения соответствующего договора с правообладателем.

По смыслу нормы ст. 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133).

Суд первой инстанции, делая вывод о наличии сходства до степени смешения рассматриваемых обозначений, не указал, по каким мотивам и на основании применения каких нормативных актов он пришёл к выводу о наличии такого сходства, и, учитывая, что рассматриваемые отношения являются предметом судебной оценки, не указал, по каким основаниям суд отклонил доводы ответчиков об отсутствии такого сходства, ввиду чего суд апелляционной инстанции соглашается с доводом апелляционной жалобы о несоответствии решения суда требованиям ч. 4 ст. 170 АПК РФ.

Обоснованным является также довод апелляционной жалобы о нарушении судом правил оценки доказательств (ст. 67, 68, 71 АПК РФ), поскольку судом необоснованно принято в качестве допустимого доказательства заключение, выполненное патентным поверенным Российской Федерации Гоголевым Д.С., при том, что указанное доказательство не соответствует требованиям ст. 55.1 АПК РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, апелляционный суд исходит из следующего.

Согласно п. 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу раздела 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенно

Согласно п. 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (п. 5.2.2 Методических рекомендаций).

Кроме того, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122).

Указанное правовое обоснование явилось основанием для отказа в удовлетворении ходатайства ОАО "Слакон" в назначении патентоведческой экспертизы на стадии апелляционного обжалования.

В силу ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В качестве доказательства того обстоятельства, что произведённый и реализованный ответчиками товар содержал словесное обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, истец представил фотографии упаковки конфет (т. 1 л.д. 24).

Оценив данное доказательство в порядке, установленном требованиями ст. 71 АПК РФ, с учётом требований названных Методических рекомендаций, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к убеждению о том, что обозначение, отображённое на анализируемой упаковке конфет, не может быть ассоциировано с изображением товарного знака, обладателем которого является истец.

В соответствии с 4.2. Методических рекомендаций, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу п. 4.2.1. Методических рекомендация звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение, то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

Оцениваемое истцом как нарушающее его исключительные права обозначение наименования кондитерских изделий "Ореховое искушение" является комбинированным, состоящим их двух слов, и содержит тождественность с товарным знаком истца только в части слова "искушение".

Таким образом, полного звукового сходства в данном словосочетании не имеется, ввиду чего на основании вышеизложенных Методических рекомендаций суд должен исходить из оценки обозначения "Ореховое искушение", определив наличие в нём сильных и слабых словесных элементов.

Апелляционный суд соглашается с доводами апелляционной жалобы ОАО "Слакон" о том, что доминирующим словом в анализируемой комбинации слов является слово "Ореховое".

Согласно Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова, искушение - это соблазн, желание чего-нибудь запретного.

Таким образом, указанное слово характеризует поведение человека, обусловленное чувствами и желанием.

Применительно к товару, на котором анализируемое словосочетание было изображено, с точки зрения рядового потребителя желание приобрести, попробовать кондитерское изделие (конфету) обусловлено не столько сладким вкусом кондитерского изделия, поскольку данное свойство присуще всем кондитерским изделиям, сколько наличием в составе его начинки орехов.

При этом апелляционный суд полагает, что слово "ореховый" в словосочетании "ореховое искушение" не носит описательного характера, что в силу п. 4.2.1.3. Методических рекомендаций позволяет отнести его к сильным, а не слабым элементам словесного обозначения, поскольку не описывает характер искушения, которое испытывает потребитель при визуализации кондитерского изделия, а отражает мотивы, в силу которых потребитель испытывает искушение приобрести и попробовать кондитерское изделие - а именно: в силу наличия в составе начинки конфет орехов.

Именно в силу указанных обстоятельств апелляционный суд полагает, что в словосочетании "Ореховое искушение" доминирующим словом является слово "Ореховое".

Методические рекомендации при оценке сходства анализируемых объектов до степени смешения при оценке словесных обозначений также рекомендуют принимать во внимание семантическое и графическое сходство.

Согласно п. 4.2.3. Методических рекомендация смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Как ранее указано судом, доминирующим в словосочетании "Ореховое искушение" является слово "ореховое".

Устанавливая отсутствие признаков смыслового сходства анализируемых обозначений, апелляционный суд принимает во внимание, что понимание фонетического смысла словосочетания "ореховое искушение" усиливается также семантическим анализом в совокупности с изображением, размещённым на упаковке конфет (т. 1 л.д. 24), которое содержит изображение орехов, причём в достаточно большом количестве.

Указанное подтверждает вывод суда о том, что рядовой потребитель ассоциирует размещённое на упаковке кондитерского изделия обозначение не с желанием приобрести конфеты как таковые, а с желанием приобрести конфеты, в составе начинки которых имеется большое количество орехов.

При этом суд не усматривает подобие заложенных в анализируемых обозначениях истца и ответчика понятий или идей, поскольку как ранее отмечено судом, желание приобрести и попробовать кондитерское изделие возникает у потребителя не в силу сладости изделия и приятных ощущений потребителя вследствие этого качества товара, а в силу ореховой начинки потребляемого товара. Поэтому в анализируемых обозначениях заложены различные идеи, способные вызвать спрос на товар у потребителя.

В анализируемых обозначениях отсутствует совпадение элементов обозначений, на которое падает логическое ударение (слово "ореховый" и слово "искушение" соответственно). При этом словосочетание "Ореховое искушение" не относится к числу устойчивых словосочетаний, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов (п. 4.2.4.1. Методических рекомендаций), что позволяет суду согласиться с утверждением ОАО "Слакон" о том, что слово "Ореховый" может использоваться в иных комбинациях слов без утраты основного смысла словосочетания.

Указанные выше выводы позволяют апелляционной коллегии сделать также анализ обозначения, размещённого истцом на производимом им товаре (т. 1 л.д. 55). Из анализа содержания данного обозначения также следует, что значение слова "искушение", размещённое на упаковке конфет в качестве их названия, усиливается дополнением следующего содержания - "фруктовый грильяж с фундуком", а также изображением фруктов и кондитерских изделий в разрезе, из которых усматривается в составе начинки орехов.

В силу изложенного, следует признать, что слово "искушение" приобретает смысловую нагрузку применительно к кондитерским изделиям не столько само по себе, сколько в совокупности с иными словосочетаниями.

Отсутствует и графическое сходство анализируемых обозначений.

Согласно п. 4.2.2. Методических рекомендаций, графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Между тем в рассматриваемом случае охраняемое изображение - слово "искушение" (т. 1 л.д. 26) не содержит каких-либо индивидуальных графических, фигуральных либо цветовых характеристик, позволяющих соотнести его с обозначением "Ореховое искушение" на упаковке конфет, произведённых и реализованных ответчиками, тогда как последнее, напротив, содержит специфическое изображение букв, нетипичный шрифт данного обозначения.

Таким образом, руководствуясь пунктом 4.2.2.3. Методических рекомендаций, апелляционный суд приходит к выводу, что оригинальное графическое исполнение словесного обозначения "ореховое искушение" приводит к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного, тогда как доказательств наличия у истца исключительных прав на изобразительное обозначение в материалы дела не представлено.

В силу изложенного, апелляционный суд приходит к убеждению об отсутствии сходства до степени смешения обозначения, размещённого на товаре, произведённого и реализованного ответчиками, и являющегося объектом исключительных прав истца.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.08.2012 по делу N А76-10445/2012 отменить.

В удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества "Красный Октябрь" к обществу с ограниченной ответственностью "Слакон" и открытому акционерному обществу "Слакон" о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Красный Октябрь" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Слакон" 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с открытого акционерного общества "Красный Октябрь" в пользу открытого акционерного общества "Слакон" 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить открытому акционерному обществу "Красный Октябрь" из федерального бюджета 23 000 руб. - сумму излишне уплаченной государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Г.Н.Богдановская

Судьи

Л.А.Суспицина М.И.Карпачева