Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2012 г. N 17АП-10455/12

г. Пермь

26 ноября 2012 г.

Дело N А60-946/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 ноября 2012 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Назаровой В. Ю.

судей Лихачевой А.Н., Рубцовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Андреевской Е.И.,

при участии:

от истца ООО "Росэнерготранс": Кишко М.Ю. на основании доверенности N 2012/1/10 от 11.01.2012, паспорта,

от ответчиков: ООО "Электромашиностроительный завод": Конышев П.А. на основании решения N 3 от 24.09.2010, паспорта, Потапова С.В. на основании доверенности от 18.06.2012, паспорта, Христофоров А.А. на основании доверенности от 27.08.2012, удостоверения, от ООО "Инженерная группа Урал": Тарасова Е.А. на основании доверенности от 23.08.2012, паспорта,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ответчиков: общества с ограниченной ответственностью "Электромашиностроительный завод", общества с ограниченной ответственностью "Инженерная группа Урал"

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 27 июля 2012 года

по делу N А60-946/2012

принятое судьей Т.И. Шулеповой

по иску общества с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (ОГРН 1036603550213, ИНН 6670045544)

к обществу с ограниченной ответственностью "Электромашиностроительный завод" (ОГРН 1107746017136, ИНН 7725685690), обществу с ограниченной ответственностью "Инженерная группа Урал" (ОГРН 1096604001207, ИНН 6604024206)

о запрете нарушения исключительного права,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (далее - ООО "Росэнергостранс", истец) обратилось в арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Электромашиностроительный завод", обществу с ограниченной ответственностью "Инженерная группа Урал" (далее - ООО "Электромашиностроительный завод", ООО Инженерная группа Урал", ответчики):

о запрете ответчикам совершать действия, нарушающие исключительное право Истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для указанных целей токоограничивающие реакторы, в которых использована указанная полезная модель истца;

об изъятии у ответчиков материальных носителей, используемых для совершения нарушений исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, оборудование и материалы, предназначенные главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели истца;

об опубликовании за счет ответчиков решения суда о нарушении исключительного права Истца на полезную модель по патенту N 54694 ООО "Электромашиностроительный завод" и ООО "Инженерная группа "Урал" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в средствах массовой информации - газете "Энерджилэнд.ру" (Издательство ЗАО

ГК "ЭнТерра") и журнале "Эксперт" (Издательская группа "Эксперт").

Определением суда от 13.04.2012 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной комиссионной патентоведческой экспертизы, проведение которой было поручено эксперту Г.Н. Шаховой и экспертам ОАО

"Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" Кабакову В.И., Панфилову Д.И.

Определением суда от 11.07.2012 производство по делу возобновлено.

Истцом в судебном заседании 11.07.2012 заявлено ходатайство об истребовании у ответчика - ООО "Инженерная группа "Урал" договора N 19/11-П от 22.11.10 на поставку реактора сухой токоограничивающий РТСТ 10-

1000-0,56 УЗ как доказательство нарушения прав истца на полезную модель, защищенную патентом РФ N 54694.

Ходатайство судом удовлетворено определением от 11.07.2012 на основании ст.65,66 АПК РФ.

Истцом заявлено об уточнении исковых требований, просит:

1. Запретить ООО "Электромашиностроительный завод" совершать действия, нарушающие исключительное право Истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для указанных целей токоограничивающие реакторы, в которых использована указанная полезная модель истца;

2. Изъять у ООО "Электромашиностроительный завод" материальные носители, используемые для совершения нарушений исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, оборудование и материалы, предназначенные главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели истца;

3. Опубликовать за счет ООО "Электромашиностроительный завод" решение суда о нарушении исключительного права Истца на полезную модель по патенту N 54694 ООО "Электромашиностроительный завод" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в средствах массовой информации - газете "Энерджилэнд.ру" (Издательство ЗАО ГК "ЭнТерра") и журнале "Эксперт" (Издательская группа "Эксперт");

4. Запретить ООО "Инженерная группа "Урал" совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для указанных целей токоограничивающие реакторы, в которых использована указанная полезная модель истца;

5. Изъять у ООО "Инженерная группа Урал" материальные носители, используемые для совершения нарушения исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторскую) документацию, предназначенную для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели Истца, оборудование и материалы, предназначенные главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели Истца;

6. Опубликовать за счет ООО "Инженерная группа Урал" решение суда о нарушении исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694 ООО "Инженерная группа Урал" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в средствах массовой информации - газете "Энерджилэнд.ру" (Издательство ЗАО ГК "ЭнТерра") и журнале "Эксперт" (Издательская группа "Эксперт").

Уточнение исковых требований принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 июня 2012 года (резолютивная часть от 27.07.2012, судья Т.И. Шулепова) иск удовлетворен частично.

ООО "Электромашиностроительный завод": запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право Истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для указанных целей токоограничивающие реакторы - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, в которых использована указанная полезная модель истца;

изъять у ООО "Электромашиностроительный завод" материальные носители, используемые для совершения нарушений исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления токоограничивающих реакторов - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ с использованием указанной полезной модели истца, оборудование и материалы, предназначенные главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели истца;

опубликовать за счет ООО "Электромашиностроительный завод" решение суда о нарушении исключительного права Истца на полезную модель по патенту N 54694 ООО "Электромашиностроительный завод" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Запретить ООО "Инженерная группа "Урал" совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для указанных целей токоограничивающие реакторы- реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, в которых использована указанная полезная модель истца;

опубликовать за счет ООО "Инженерная группа Урал" решение суда о нарушении исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694 ООО "Инженерная группа Урал" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Взыскать с ООО "Электромашиностроительный завод" в пользу ООО "Росэнерготранс" 12 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине по иску, 30 000 руб. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

Взыскать с ООО "Инженерная группа Урал" в пользу ООО "Росэнерготранс" 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине по иску, 20 000 руб. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

В остальной части иска отказано.

Возвращено ООО "Росэнерготранс" с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области 20 000 руб., излишне перечисленных в оплату экспертизы по платежному поручению N 833 от 06.04.2012.

Ответчик, ООО "Электромашиностроительный завод", не согласившись с принятым судебным актом, подал апелляционную жалобу, в доводах которой указал на то, что не согласен с решением суда в части, удовлетворяющей иск к ответчикам.

Как указывает ответчик, по его мнению, в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 1358 ГК РФ, в рамках дела подлежал исследованию вопрос о содержании (или нет) в продукте ответчиков каждого признака полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового до начала изготовления продукта. По мнению заявителя, суд первой инстанции, вместо рассмотрения разногласий между экспертами по существу со ссылками на ст. ст. 68, 88 АПК РФ неправомерно, отказался рассматривать заключение ЭНИН в качестве надлежащего доказательства ввиду отсутствия анализа наличия в продукте тех признаков, по которым разногласий не возникло.

Заявитель полагает, что, по его мнению, экспертом Шаховой Г.Н. допущения (А: в качестве единственного технического результата, заявленного в описании к патенту, она приводит относительно невысокую трудоемкость изготовления благодаря отсутствию выполнения транспозиции параллельных проводов; Б: в качестве известности указанной замены она приводит источники, указывающие на отсутствие необходимости транспозиции при центрально симметричном размещении проводов), на которых основано ее заключение неверны. Ответчик указывает на то, что ни в одном из заключений не утверждается, что при крестообразном попарном распределении проводов достигается не только первая, но и вторая часть результата - высокий коэффициент заполнения объема катушки при значительном числе n параллельных проводов вследствие сведения к минимуму "сбега", в следствие чего не достигается вторая часть результата (допущение А). По допущению Б - в действительности указанные экспертом источники, не содержат сведений о крестообразном попарном расположении проводов, а лишь приводят физические принципы, на основе которых такое расположение можно было бы изобрести для достижения первой части заявленного результата. В связи с чем, ответчик полагает, что нет оснований утверждать об известности произведенной ответчиками замены. Кроме того ответчик указывает на то, что эксперт Шахова Г.Н. необоснованно отвергла и не проанализировала направленный ей чертеж и построила в этой части свое заключение на предположениях. С учетом приведенных доводов, заявитель полагает, что, по его мнению, не доказано использование полезной модели в продукции ответчиков, а выводы суда, изложенные в мотивировочной части решения, не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО "Электромашиностроительный завод" поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Ответчик (ООО "Инженерная группа Урал"), не согласившись с принятым решением, подал апелляционную жалобу, в доводах которой указал на то, что, по мнению заявителя, суд первой инстанции необоснованно отклонил заключение экспертов ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского Кабакова В.И. и Панфилова Д.И., поскольку экспертами Кабаковым В.И., Панфиловым Д.И. и экспертом Шаховой Г.Н. исследовались одни и те же документы, в связи с чем, оснований полагать, что экспертами Кабаковым В.И., Панфиловым Д.И. не были исследованы все признаки изобретения, не имеется. Кроме того, эксперты ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" в соответствии с ч. 2 ст. 84 АПК РФ сделали свое заключение по тем вопросам, по которым не согласились с экспертом Шаховой Г.Н. По мнению ответчика, экспертами Кабаковым В.И., Панфиловым Д.И. соблюдены все необходимые требования, предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ, в связи с чем, исключение данного доказательства и признание его ненадлежащим - неправомерно.

Также ответчик указывает на то, что судом необоснованно надлежащим образом не оценены и мотивированно не отклонены экспертизы, выполненные патентным поверенным Ждановских Е.И. и Агентством Интеллектуальной Собственности "ИНСО-ЭНЕРГО". При этом заявитель указывает на то, что при наличии противоречий в экспертных заключениях, суд первой инстанции мог по собственной инициативе назначить повторную экспертизу.

Кроме того, ответчик указывает на то, что, по его мнению, с учетом положений п. 3 ст. 1358, п. 2 ст. 1358, ст. 1376 ГК РФ, истец, защитив патентной формулой N 54694 с одним независимым пунктом единственный вариант, неправомерно полагает, что под такой патент подпадают другие возможные варианты. В связи с чем, ответчик полагает, что данное дело касается двух разных устройств, характеризующихся разной (неидентичной) совокупностью признаков одного назначения (реактор) дающих один технический результат, т.е. дело касается вариантов полезной модели, в то время как истцом запатентован лишь один из возможных вариантов. При этом, используемая в изделии ответчика намотка в две параллели имеет не минимально возможный "сбег" и не преследует таковой цели, соответственно признак формулы полезной модели и признак изделия, указанные в п. 8 Таблицы (описательная часть заключения эксперта Шаховой Г.Н.) не являются эквивалентными, поскольку приводят к различным техническим эффектам.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, а также поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "Электромашиностроительный завод", просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Истцом представлены письменные отзывы на апелляционные жалобы ответчиков, находя решение суда законным и обоснованным, истец просит решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В судебном заседании представителем истца доводы письменных отзывов поддержаны в полном объеме.

ООО "Энергомашиностроительный завод" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу ООО "Инженерная группа Урал", в котором указал на то, что просит приобщить к материалам дела ответ на запрос Научно-технического центра Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы от 28.08.2012 N 01-16/1601/1. Представитель ответчика указал на то, что запрос направлен 25.07.2012, поскольку ответ получен только 28.08.2012, у ООО "Энергомашиностроительный завод" отсутствовала возможность представить данное доказательство в суд апелляционной инстанции.

ООО "Инженерная группа Урала" поддержало заявленное ходатайство.

Истец указал на то, что возражает против удовлетворения ходатайства, поскольку ответчик не обосновал невозможность направления запроса ранее.

Рассмотрев с учетом требований ст. 65, 159, 268 АПК РФ указанное ходатайство, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения по следующим основаниям.

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, раскрыть доказательства перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

Нормы ст. ст. 9, 10, 65 АПК РФ призваны обеспечить состязательность и равноправие сторон и их право знать заблаговременно об аргументах и доказательствах друг друга до начала судебного разбирательства, которое осуществляет суд первой инстанции. И лишь в исключительных случаях (п. 2 ст. 268 АПК РФ) суд апелляционной инстанции принимает дополнительные доказательства.

Поскольку суд апелляционной инстанции признает, что ответчик о времени и месте судебных заседаний в суде первой инстанции был извещен надлежащим образом, следовательно, обладал возможностью заявить ходатайство о приобщении к материалам данного доказательства (в том числе принять меры для направления запроса в более ранний срок, либо заявления ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с неполучением ответа на запрос), однако ответчиком указанное ходатайство не заявлено (запрос своевременно не направлен, не указаны причины не возможности направления запроса раньше), в связи с чем суд апелляционной инстанции считает необходимым в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительного документа ответчику отказать, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 268 АПК РФ (п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований ООО "Росэнерготранс" ссылается на то, что общество является обладателем исключительного права на полезную модель "Токоограничивающий реактор", зарегистрированную по заявке N 2005139509 с приоритетом 16.12.2005, что подтверждается патентом на указанную полезную модель N 54694.

Как следует из материалов дела, ООО "Электромашиностроительный завод" нарушает охраняемое указанным патентом исключительное право истца путем изготовления, предложения о продаже и продажи токоограничивающих реакторов, в которых использованы все существенные признаки полезной модели истца (данные факты, подтверждаются: каталогом продукции ООО "Электромашиностроительный завод"; каталогом ООО "Электромашиностроительный завод" "Сухие токоограничивающие реакторы" за 2011 год; фотографиями выставочного образца токоограничивающего реактора, принадлежащего ООО "Электромашиностроительный завод", сделанными на ежегодной выставке "Электрические сети России - 2012", электронным носителем (CD-диск) с фотографиями и фотографиями в распечатанном виде, а также данными с официального сайта организаторов выставки о проведении данной выставки, и об участниках выставки, среди которых ООО "Электромашиностроительный завод"; фотографиями с официального сайта ООО "Электромашиностроительный завод" www.e-m-z.ru (факт нахождения данных фотографий на сайте установлен в порядке досудебного обеспечения иска нотариусом - с. 4-6 протокола осмотра доказательств от 28.12.2011).

Обращаясь с исковым заявлением в арбитражный суд, истец указывает кроме нарушений исключительного права истца ООО "Электромашиностроительный завод", на нарушение его исключительного права ООО "Инженерная группа Урал", в связи с заключением договора поставки N 19/11-П от 22.11.2010.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования в отношении реактора сухого токоограничивающего РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, поскольку только в отношении данного оборудования доказан факт нарушения прав истца патенту РФ N 54694, установил, что истцом доказано нарушение ответчиками его прав в отношении патента РФ N 54694 (ст. ст.1229, 1252,1358, 1376,1390,1406 ГК РФ) при этом, поскольку с учетом положений ст.1407 ГК РФ предусмотрена возможность требования публикации решения только в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, требование истца о публикации решения суда в средствах массовой информации - газете "Энерджилэнд.ру" (Издательство ЗАО ГК "ЭнТерра") и журнале "Эксперт" (Издательская группа "Эксперт") оставлены без удовлетворения.

В удовлетворении требования истца о запрете ООО "Инженерная группа "Урал" совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель по патенту N 54694, в части изготовления спорного токоограничивающего реактора судом отказано, в связи с не представлением доказательств изготовления данным ответчиком реактора. Учитывая, что истцом не доказан факт изготовления ООО "Инженерная группа "Урал" спорного реактора, в удовлетворении требования об изъятии у ООО "Инженерная группа Урал" материальных носителей, используемых для совершения нарушения исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторской документации, предназначенной для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели Истца, оборудования и материалов, предназначенных главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели Истца отказано на основании п. п. 4,5 ст.1252 ГК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, отзывов на них, заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не установил.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Абзацем 3 пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

Поскольку для разрешения спора по существу суду необходимо установить, используется ли полезная модель, защищенная патентом РФ N 54694, в продукции ответчиков, суд первой инстанции определением от 13.04.2012 в соответствии со ст. 82, 84 АПК РФ удовлетворил ходатайство о назначении экспертизы по делу и назначил судебную комиссионную патентоведческую экспертизу, поручив ее проведение патентному поверенному Г. Н. Шаховой и экспертам ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" Кабакову В. И., Панфилову Д. И.

На разрешение экспертизы поставлен следующий вопрос: используется или нет полезная модель, защищенная патентом РФ N 54694, в продукции ответчиков, реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО "Мосэнерго" по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14. А именно, используется ли каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 54694 формулы полезной модели либо признак, эквивалентный ему в указанном выше продукте. Провести судебную патентоведческую экспертизу путем проведения исследования объекта: реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, производства ООО "ЭМЗ", расположенного в ТЭЦ-16 - филиал ОАО "Мосэнерго" по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14?

При этом в выводах заключения экспертов ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" указано на то, что полезная модель, защищенная патентом РФ N 54694, в объекте - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО "Мосэнерго" по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14, не используется; в выводах заключения эксперта Шаховой Г.Н. указано на то, что полезная модель, защищенная патентом РФ N 54694, в объекте - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО "Мосэнерго" по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14, используется.

Судом проанализированы указанные заключения на предмет их соответствия закону.

При этом судом первой инстанции установлено, что из описательной и мотивировочной частей заключения экспертов ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" следует, что экспертами исследовались два существенных признака, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 54694 формулы полезной модели: начала и концы "n" параллельных проводов равномерно распределены по периметру торцевого сечения; общее начало и конец катушки расположены в центральной части соответствующего торцевого сечения катушки. Вместе с тем, судом установлено, что из описательной и мотивировочной частей заключения эксперта Шаховой Г.Н. следует, что, данным экспертом, кроме этих двух признаков, указанных экспертами ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" исследовались еще 9 существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 54694 формулы полезной модели (т.е. исследовано всего 11 существенных признаков).

С учетом ст.ст. 1358, 1376,1390 ГК РФ, признания заключения эксперта Шаховой Г.Н. допустимым и относимым доказательством, поскольку оно соответствует требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем содержится ясный и полный ответ на поставленный судом вопрос, учитывая ответ на запрос суда данного Роспатентом о том, что наличие существенных признаков полезной модели исследуется при рассмотрении вопроса о признании патента недействительным, при этом Роспатентом в ответе также указано на то, что согласно ст. 1358 ГК РФ существенными являются все признаки, перечисленные в формуле, учитывая, что требования о признании патента недействительным не заявлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что для спорной полезной модели, защищенной патентом N 54694, существенными являются все признаки, перечисленные в описании полезной модели: "Формула полезной модели Токоограничивающий реактор, содержащий фазу в виде катушки, выполненной посредством n параллельных проводов, образующих m слоев, при этом каждый из n параллельных проводов подсоединен в соответствующем торцевом сечении катушки, одним концом к общему началу катушки, а другим концом к общему концу катушки, отличающийся тем, что начала и концы n параллельных проводов равномерно распределены по периметру торцевого сечения, а общие начало и конец катушки расположены в центральной точке соответствующего торцевого сечения катушки, где n число параллельных проводов, любое целое число n>2; m - число слоев, любое целое нечетное число m>1".

Вопреки доводам ответчиков, суд сделал верный вывод о том, что поскольку экспертами ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" исследовались лишь два существенных признака, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 54694 формулы полезной модели, данное заключение является неполным, в связи с чем в силу ст. ст. 68,86 АПК РФ не может являться надлежащим доказательством по делу.

Делая указанный вывод, суд первой инстанции исходил из отсутствия в заключении экспертов ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" полного ответа на поставленный вопрос, несоответствия заключения эксперта формальным требованиям закона.

В заключении эксперты Кабаков В.И. и Панфилова Д.И. не отразили в полном объеме процесс проведения экспертизы, при этом, подразумевание каких-либо выводов, и отражение в заключении только части выводов приводит к невозможности оценки судом такого заключения как надлежащего доказательства, поскольку суд не вправе основываться на подразумевающихся положениях, прямо не отраженных в заключении, при этом учитывая, что экспертиза была назначена в связи с тем, что суд не обладает специальными знаниями в данной области, в связи с чем, поскольку суд не может достоверно установить, что имели в виду эксперты, помимо того, что отражено ими в заключении, суд первой инстанции сделал верный вывод о том, что данное заключение (эксперты Кабаков В.И. и Панфилов Д.И.) не может быть принято, в качестве надлежащего доказательства, поскольку содержит анализ 2 существенных признаков из 11 имеющихся в полезной модели. При этом, проводя анализ только двух признаков, эксперты не ответили на вопрос, поставленный перед ними судом. Более того, в самом заключении формулировка поставленного судом вопроса приведена неполно, поскольку в нем отсутствует вторая часть вопроса о том "используется ли каждый признак, приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте 54694 формулы полезной модели, либо признак эквивалентный ему, в указанном выше продукте". Таким образом, не отразив в заключении исследование каждого признака, приведенного в независимом пункте, эксперты не ответили на вопрос, поставленный перед ними судом. Доводы ответчиков о том, что экспертами Кабаковым В.И. и Панфиловым Д.И. дано заключение только по вопросам, вызвавшим разногласия с экспертом Шаховой Г.Н. противоречат заключению, выполненному экспертами Кабаковым В.И. и Панфиловым Д.И, поскольку в сопроводительном письме к заключению указано на то, что эксперты "не смогли переговорить с экспертом Шаховой Г.Н. (телефон был недоступен)", в связи с чем заключение выслано отдельно, при этом ни из текста сопроводительного письма, ни из заключения, не следует, что заключение составлено только в части разногласий с экспертом Шаховой Г.Н. Иных доказательств в обоснование данного довода ответчиками не приведено (ст. 65 АПК РФ), в связи с чем, основания для вывода о том, что заключение экспертами Кабаковым В.И. и Панфиловым Д.Н. составлено по вопросам в части разногласий, не имеется, таким образом, доказательства того, что экспертами ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" исследованы все признаки полезной модели, документально не подтверждены.

Кроме того, апелляционный суд указывает на то, что в заключении экспертов Кабакова В.И. и Панфилова Д.Н., в нарушение п. п. 7, 8 ч. 2 ст. 86 АПК РФ отсутствуют исследовательская и мотивировочная части по девяти из одиннадцати признаков, в связи с чем суд пришел к верному выводу о том, что предметом экспертизы в данном случае являлись только два признака, поименованные экспертами, кроме того, в экспертном заключении отсутствует ссылка на то, какая литература, нормативная база, технические документы были использованы экспертами при проведении исследования, т.е. фактически заключение содержит лишь поставленные вопросы и выводы по ним в отношении двух существенных признаков формулы полезной модели.

Пояснение от экспертов ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" N 01-8/382-ДП от 25.07.2012 о том, что поскольку в представленном заключении показано, что два признака полезной модели по патенту N54694 не используются, то имеется в виду, что все остальные используются, судом первой инстанции правомерно не приняты во внимание, поскольку в экспертном заключении не указано, что остальные 9 существенных признаков формулы исследовались экспертами.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что заключение эксперта Шаховой Г.Н. является допустимым и относимым доказательством, поскольку оно соответствует требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем содержится ясный и полный ответ на поставленный судом вопрос.

Доводы ответчиков о том, что заключение эксперта Шаховой Г.Н. неполное, содержит недостоверные сведения, у эксперта отсутствует необходимая квалификация, в связи с чем, суд первой инстанции, неправомерно положил в основу принято решения, данное заключение, подлежат отклонению.

Вопреки доводам ответчиков, в материалах дела имеются документы, подтверждающие компетентность эксперта, его квалификацию, наличие необходимых знаний и опыта, необходимых для проведения экспертизы.

При проведении экспертизы экспертом использованы данные, представленные сторонами и имеющиеся в материалах дела, эксперт лично участвовал в осмотре спорного оборудования. При этом в соответствии со ст. 75 АПК РФ, заключение эксперта является письменным доказательством по делу.

Суд первой инстанции сделал верный вывод о том, что основания для того, чтобы ставить под сомнение результаты проведенной экспертизы экспертом Шаховой Г.Н., отсутствуют, поскольку экспертом приведено правовое и техническое обоснование своих выводов, сделан сопоставительный анализ признаков всех формулы полезной модели N 54694 и признаков изделия.

Доводы ответчиков в части несогласия с заключением эксперта Шаховой Г.Н. по существу сводятся к переоценке доказательств, в доводах жалоб ответчики фактически дают иную оценку спорным обстоятельствам, предлагая свой вариант заключения по поставленным вопросам, в то время как выводы эксперта, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, являются мнением профессионала, обладающего специальными познаниями в определенной сфере деятельности. Иного ответчиками в нарушении ст. 65 АПК РФ не доказано.

Доводы ответчиков о том, что полезная модель истца и устройство ответчиков, разные устройства, документально, вопреки доводам жалоб, не подтверждены (ст. 65 АПК РФ).

Относительно доводов ответчиков о том, что в материалах дела имеется еще 2 заключения экспертиз, выполненных патентным поверенным Ждановских Е.И. и Агентством Интеллектуальной Собственности "ИНСО-ЭНЕРГО", которым судом не дана оценка, апелляционный суд отмечает следующее.

Действительно, в материалы дела представлено экспертное заключение об использовании полезной модели, выполненное патентным поверенным РФ Ждановских Е.А., целью данной экспертизы было установление соответствия продукции (токоограничивающих реакторов) ООО "Электромашиностроительный завод" и ООО "Инженерная группа Урал" полезной модели "Токоограничивающий реактор", защищенной патентом РФ N 54694, при этом, эксперт, по результатам экспертизы сделал выводы о том, что: Продукция "Токоограничивающие реакторы" ООО "Электромашиностроительный завод" соответствует полезной модели, защищенной патентом N 54694; окончательный вывод об использовании полезной модели, защищенной патентом N 54694, в продукции "Токоограничивающие реакторы" ООО "Инженерная группа Урал" может быть сделан после анализа полного комплекта технической документации на указанные реакторы (л.д. 52-89 том 1). Кроме того, ответчиками представлено экспертное заключение по вопросу использования полезной модели, охраняемой патентом РФ N 54694, составленное Агентством Интеллектуальной Собственности "ИНСО-ЭНЕРГО", в котором исследована полезная модель по патенту РФ N 54694 и продукт производства ООО "Электромашиностроительный завод", из вывода эксперта следует, что продукт не содержит признак "общее начало и конец катушки расположены в центральной точке соответствующего торцевого сечения катушки" полезной модели, охраняемой патентом РФ N 54694, следовательно, эта полезная модель не может быть признана использованной в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ в продукте - токоограничивающем реакторе РТСТГ 10-3150-35 У1 производства ООО "ЭМЗ" (л.д. 3-4 том2).

При этом, данные заключения являются письменными доказательствами, данные документы не могут являться заключениями экспертов, поскольку они не соответствуют признакам, указанным в ст. 86 АПК РФ.

Учитывая, что сторонами представлены письменные доказательства, содержащие противоречия, суд не обладает специальными познаниями в области электротехники, в рамках настоящего дела назначена экспертиза.

Заключение экспертов является одним из доказательств по делу и исследуется наряду с другими доказательствами (ст. ст. 64, 82, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заключение эксперта Шаховой Г.Н. в силу ст. ст. 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ обоснованно принято судом первой инстанции в качестве надлежащего доказательства по делу и оценено наряду с другими доказательствами (ст. 71 АПК РФ).

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, апелляционный суд считает необходимым отметить, что оценивать существо приведенных экспертом аргументов суд не имеет возможности по причине отсутствия специальных познаний, в связи с чем, в компетенцию суда входит оценка соответствия заключения эксперта нормам закона, а также установления наличия требуемой квалификации эксперта. В этой связи судом первой инстанции обоснованно было отклонено ходатайство ООО "Электромашиностроительный завод" о направлении запроса в Роспатент об использовании эквивалентных признаков, поскольку оно по существу направлено на оценку Роспатентом экспертного заключения Шаховой Г.Н., в то время как данное действие является прерогативой суда в силу ст. ст. 65,71,78,86 АПК РФ.

Соответствие эксперта Шаховой Г.Н. требованиям квалификации для разрешения вопроса, поставленного на разрешение экспертам, было проверено судом первой инстанции и не оспорено ответчиками, соответствие экспертизы выполненной Шаховой Г.Н. требованиям закона, вопреки доводам ответчиков проверено судом и не оспорено ответчиками.

Учитывая вышеизложенное, оснований не доверять содержанию экспертизы и перепроверять сделанные экспертом Шаховой Г.Н. выводы у суда оснований не имелось.

Доводы ответчиков о том, что суду необходимо было по собственной инициативе назначить повторную экспертизу, подлежат отклонению на основании следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Учитывая, что экспертиза экспертом Шаховой Г.Н. проведена полно, экспертом дан полный ответ на поставленный вопрос, каких-либо неустранимых противоречий не выявлено, заключение оформлено в соответствии с нормами закона, основания для назначения повторной экспертизы у суда отсутствовали. Более того, назначение повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, суд не установив к тому оснований, не ограничивал право ответчика на заявление соответствующего ходатайства с учетом ст. ст. 8, 9 АПК РФ.

В связи с тем, что заключение эксперта Шаховой Г.Н. судом первой инстанции обоснованно признано соответствующим закону (при этом данное заключение эксперта является, в рамках настоящего дела, единственным, соответствующим нормам закона), основания для вывода о наличии разногласий в заключениях экспертов, имеющихся в материалах дела, не имеется, в связи с чем не имеется оснований у апелляционного суда для анализа у устранения противоречий между заключениями, выполненными Кабаковым В.И., Панфиловым Д.Н. и Шаховой Г.Н.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что поскольку переоценивать выводы эксперта полномочий у суда не имеется, установленное экспертом Шаховой Г.Н. использование полезной модели, защищенной патентом РФ N 54694, в объекте - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО "Мосэнерго" по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14, соответствует действительности, истцом доказано нарушение ответчиками его прав в отношении патента РФ N 54694, требования по иску заявлены обосновано. При этом удовлетворяя требования частично с учетом ст. ст. 1229, 1252, 1358, 1376, 1390, 1406, 1407 ГК РФ суд обоснованно исходил из того, что законом предусмотрена возможность требования публикации решения только в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем, в удовлетворении требования истца о публикации решения суда в средствах массовой информации - газете "Энерджилэнд.ру" (Издательство ЗАО ГК "ЭнТерра") и журнале "Эксперт" (Издательская группа "Эксперт") отказано правомерно.

Вывод суда о том, что с учетом того, что истцом доказано нарушение его прав со стороны каждого из ответчиков (ООО "Электромашиностроительный завод" в части изготовления и продажи реактора, ООО "Инженерная группа Урал" в части предложения к продаже), требование о публикации решения возлагается на обоих ответчиков, является верным.

В удовлетворении требования истца о запрете ООО "Инженерная группа "Урал" совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель по патенту N 54694, в части изготовления спорного токоограничивающего реактора, и об изъятии у ООО "Инженерная группа Урал" материальных носителей, используемых для совершения нарушения исключительного права истца на полезную модель по патенту N 54694, в том числе конструкторской документации, предназначенной для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели Истца, оборудования и материалов, предназначенных главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарных остатков продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели Истца, отказано обоснованно, в связи с тем, что доказательств изготовления данным ответчиком реактора, истцом не представлено, истцом не доказан факт изготовления ООО "Инженерная группа "Урал" спорного реактора (п. п. 4,5 ст.1252 ГК РФ).

Иные доводы по существу сводятся к несогласию с выводами эксперта Шаховой Г.Н., оснований для принятия, таких доводов, по причинам, изложенным в судебном акте, не имеется.

При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения апелляционных жалоб и для отмены обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по государственной пошлине в связи с подачей апелляционных жалоб относятся на заявителей в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2012 года по делу N А60-946/2012 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

В.Ю. Назарова

Судьи

А.Н. Лихачева Л.В. Рубцова