Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2012 г. N 20АП-5058/12 (ключевые темы: изоляция - проведение экспертизы - полезная модель - сертификат соответствия - экспертное учреждение)

Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2012 г. N 20АП-5058/12

Тула

7 декабря 2012 г.

Дело N А62-699/2011

Резолютивная часть определения объявлена 30.11.2012.

Определение в полном объеме изготовлено 07.12.2012.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Можеевой Е.И., судей Дайнеко М.М., Юдиной Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Сениной К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Конкорд" (г. Смоленск, ОГРН 1026701430623, ИНН 6730005732) на решение Арбитражного суда Смоленской области от 22.08.2012 по делу N А62-699/2011 (судья Яковлев Д.Е.), принятое по исковому заявлению открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (г. Москва, ОГРН 1027700273985, ИНН 7722002521) о защите нарушенных прав на использование запатентованной полезной модели лицензиата и взыскании 2 869 965 руб., при участии от ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" - Павлова А.В. (доверенность N ИС-1/232-12 от 02.05.2012), Мартыненко Т.С. (доверенность N ИС-1/118-12 от 27.03.2012), от ООО "Конкорд" - Киселева И.С. (доверенность от 31.10.2012), Галактионова А.С. (доверенность от 21.11.2012), установил следующее.

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (далее - ОАО "ВНИИКП") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Конкорд" о признании действий ООО "Конкорд" по выпуску (производству) продукции (кабель по ТУ 3500-004-12350648-10) в период с 01.07.2010 по 31.12.2010 нарушением исключительного права ОАО "ВНИИКП" на результат интеллектуальной деятельности, защищенный свидетельством на полезную модель N 20407 от 14.06.2001, и взыскании убытков в сумме 2 869 965 руб., с публикацией решения суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 22.08.2012 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ООО "Конкорд" просит решение от 22.08.2012 отменить и отказать в удовлетворении искового заявления. В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что нарушение исключительных прав истца не доказано. Указывает, что экспертные заключения не могут считаться надлежащими доказательствами, поскольку выводы эксперта являются противоречивыми и основаны на предложениях, а не фактических обстоятельствах и представленных в его распоряжение материалах. Отмечает, что, по существу, эксперт уклонился от исследования такого конструкторского элемента, как заполнитель междужильного пространства. Считает, что факт причинения убытков истцу не доказан, расчет суммы убытков не основан на нормах материального права и представленных в дело доказательствах.

В судебном заседании представитель ООО "Конкорд" заявил ходатайство о назначении по делу повторной патентоведческой и технической экспертизы, проведение экспертизы просил поручить экспертам автономной некоммерческой организации "Центр судебных экспертиз" (115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57, стр. 3) Урсову Ивану Валерьевичу, Фадееву Александру Сергеевичу, Котицыной Елене Александровне, Клейман Александру Мордухаевичу, Василевскому Владимиру Леонидовичу.

Определением суда от 01.11.2012 судебное разбирательство было отложено на 23.11.2012 на 14 часов 10 минут в связи с необходимостью выяснения позиции истца по заявленному ходатайству и предоставления ему возможности для предложения своего экспертного учреждения и своих вопросов к эксперту.

В судебном заседании 23.11.2012 объявлен перерыв до 12 часов 00 минут 30.11.2012.

В судебном заседании представители ООО "Конкорд" поддержали ходатайство о проведении повторной патентоведческой экспертизы, на рассмотрение которой просили поставить следующие вопросы:

- каков химический состав элементов кабеля (оболочка, наполнитель междужильного пространства, изоляция), производимого по ТУ 16.К71-310-2001, разработанным ОАО "ВНИИКП" (полезная модель N 20407), и кабеля, производимого по ТУ 3500-004-2350648-10, разработанным ООО "Конкорд"? В чем сходство и в чем отличия?

- Использованы ли в кабельной продукции, производимой по ТУ 3500-004-2350648-10, разработанным ООО "Конкорд", все признаки полезной модели N 20407, исключительное право на использование которой принадлежит ОАО "ВНИИКП"?

Проведение экспертизы просили поручить эксперту ООО "Центр патентных судебных экспертиз" - Ермаковой Елене Анатольевне и эксперту Пономаревой Наталье Геннадьевне.

В подтверждение факта внесения денежных средств на депозитный счет суда за проведение экспертизы представили платежное поручение N 5935 от 20.11.2012 на сумму 122 000 руб.

Как усматривается из письма ООО "Центр Патентных судебных экспертиз", последнее согласилось провести экспертизу по поставленным вопросам, указывая, что ее стоимость составит от 80 000 руб., срок проведения - 1 месяц с даты получения определения суда о назначении экспертизы и требуемых документов.

Представители ОАО "ВНИИКП" возражали против удовлетворения ходатайства ООО "Конкорд" о назначении повторной патентоведческой экспертизы. В случае удовлетворения судом заявленного ходатайства возражали против привлечения к проведению экспертизы указанных ответчиком экспертов и просили проведение экспертизы поручить Абрамовой И.П. и ФГУП "НИИ полимеров".

В обоснование возможности проведения экспертизы представлен ответ Абрамовой И.П., в котором последняя не возражает против привлечения ее в качестве эксперта для проведения дополнительной патентоведческой экспертизы, указав, что дополнительная экспертиза может быть проведена в течение 5-ти рабочих дней после получения от специализированной организации результатов рецептурного анализа ПВХ пластиката, использованного в представленном суду образце кабеля при его изготовлении, стоимость экспертизы составит 10 000 рублей.

Согласно письму ФГУП "НИИ полимеров" от 29.11.2012 N 957 определить химический состав оболочки и изоляции, представляющих собой ПВХ-пластикита, на базе института возможно. Срок проведения исследований от 15 рабочих дней (1 образец) до 1,5 месяцев (2-й,3-й) с момента поступления образца (количество образца без металлической жилы не менее 15 г) и предоплаты. Стоимость работы: 40 000 руб. + НДС за 1 образец и + (15 000 + НДС) за каждый последующий однотипный образец.

При этом доказательства внесения денежных средств, необходимых для проведения экспертизы, на депозитный счет Двадцатого арбитражного апелляционного суда ОАО "ВНИИКП" не представлены.

В силу положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право удовлетворить ходатайство о назначении экспертизы, право выбора экспертного учреждения или эксперта, формирования круга и содержания вопросов, поставленных на разрешение эксперта, принадлежит арбитражному суду.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или иному эксперту.

В описании к полезной модели по свидетельству Российской Федерации N 2040 полезная модель охарактеризована в следующем виде:

1. Силовой кабель, содержащий скрученные в одном направлении токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, отличающийся тем, что изоляция и внешняя оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, включающего, масс.ч.:

Поливинилхлорид 100

Сложноэфирный пластификатор 40-55

Свинцовый стабилизатор 5-7

Антипирен-дымоподавитель 60-130

Ионол с дифенилолпропаном

в соотношении 3:1-1:3 0,4-1

и/или

Двуокись титана с каолином

дегидратированным в соотношении

2:1-1:2 10-20;

2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен броней, наложенной поверх скрученных токопроводящих жил.

3. Кабель по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит внутреннюю оболочку и выполненную из поливинилхлоридного пластиката, включающего, масс. ч.:

Поливинилхлорид 100

Сложноэфирный пластификатор 60-80

Свинцовый стабилизатор 3-6

Антипирен-дымоподавитель 120-520

Ионол с дифенилолпропаном

в соотношении 3:1-1:3

и/или

Двуокись титана с каолином

дегидратированным в соотношении

2:1-1:2 10-20.

Вышеуказанное свидетельствует, что, кроме конструктивных элементов полезной модели указаны и химические составляющие поливинхлоридного пластиката, из которого выполняется изоляция и внешняя оболочка.

При этом в экспертных заключениях эксперта Абрамовой И.П. от 26.12.2011 и от 05.05.2012 химические составляющие изоляции и внешней оболочки кабеля, производимого по ТУ 3500-004-2350648-10, разработанным ООО "Конкорд", предметом исследования не были.

Кроме того, в экспертом заключении от 26.12.2011 эксперт Абрамова И.П. указала, что в документе Д6, который является ответом предприятия ОАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) на письмо ООО "Конкорд" исх. N 264 от 10.10.2011, отмечено, что в период 2004 - 31.05.2011 предприятие ОАО "ВХЗ" осуществляло производство для оболочки ООО "Конкорд" поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности и дымовыделения для изготовления изоляции и оболочки. Приведен следующий состав поливинилхлоридного пластиката:

Поливинилхлорид 100 масс.ч

Сложноэфирный пластификатор 40-55 масс.ч

Свинцовый стабилизатор 5-7 масс.ч

Антипирен-дымоподавитель 60-130 масс.ч

Ионол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 - 0,4-1.

При этом из буквального содержания письма ОАО "Владимирский химический завод" (т. 4, л. Д. 65) следует, что ОАО "ВХЗ" осуществляет производство поливинилхлоридного пластиката, предназначенного для изготовления изоляции, защитных оболочек и внутреннего заполнения проводов и кабелей, эксплуатирующихся в условиях, требующих повышенной пожаробезопасности, нераспространения горения при прокладке в пучках, пониженного дымовыделения (ТУ 2246-473-05761784-2004).

В период 2004 - 31.05.2011 пластикат для изготовления изоляции (ППИ 30-30, ППИ 30-35); защитных оболочек (ППО 30-32, ППО 30-35); внутреннего заполнения (ППВ 28, ППВ 32) производился в соответствии с условиями лицензионного договора N 1924/03 (дата регистрации в Роспатенте 09.07.2003 N 17051/03). Состав поливинилхлоридного пластиката для изоляции и внешней оболочки:

Состав поливинилхлоридного пластиката	Масс.ч.
Поливинилхлорид	100
Сложноэфирный пластификатор	40-55
Свинцовый стабилизатор	5-7
Антипирен-дымоподаватель	60-130
Ионол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1 - 1:3	0,4-1

Указанное свидетельствует о недостаточной полноте экспертного заключения и противоречии экспертного заключения материалам дела.

Учитывая указанные обстоятельства, судебная коллегия считает необходимым назначить дополнительную комплексную судебную экспертизу.

Согласно пункту 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, в определении о назначении экспертизы указываются фамилия, имя, отчество эксперта, сведения о его образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности. В случае проведения экспертизы в негосударственной экспертной организации судом выясняются перечисленные в первом абзаце настоящего пункта сведения, касающиеся профессиональных данных эксперта, в определении о назначении экспертизы указываются наименование негосударственной экспертной организации, а также фамилия, имя, отчество эксперта.

При этом, определяя экспертное учреждение, которому возможно поручение проведения заявленной истцом экспертизы, судебная коллегия исходит из таких критериев, как срок ее проведения, а также квалификация, стаж и опыт работы предложенных экспертов.

В соответствии со статьей 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.

Из содержания вышеизложенного следует, что, заявляя ходатайство о привлечении в качестве эксперта лица из организации, не являющейся государственным судебно-экспертным учреждением, лицо, участвующее в деле, должно доказать, что данный эксперт обладает специальными знаниями в соответствии с федеральным законом.

В подтверждение квалификации эксперта Ермаковой Елены Анатольевны представлен диплом инженера по механизации химико-технологических процессов КВN 342856, свидетельство N 163 от 25.05.1998 о регистрации в качестве патентного поверенного, свидетельство N 31 от 14.12.1995 о сдаче квалификационного экзамена и аттестации в качестве Евразийского патентного поверенного, сертификат соответствия N 7/926, выданный государственным учреждением Российским Федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, свидетельство о повышении квалификации судебных экспертов по теме 30.1 "Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования" от 23.11.2011, свидетельство патентного поверенного N 163 от 16.03.1994, сертификат соответствия N 02279 от 23.11.2011.

В подтверждение квалификации эксперта Пономаревой Натальи Геннадьевны представлены диплом инженера-физика ЗВN 196595, диплом кандидата наук КТN 135297, сертификат соответствия N 7/104, диплом патентоведа N 28619, сертификат соответствия N 000552 от 17.12.2009. Место работы и должность - заведующий отраслевым экспертным отделом неорганических и полимерных соединений Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Стаж работы в области экспертизы объектов патентного права - 27 лет.

В подтверждение квалификации эксперта Абрамовой Ирины Павловны указано, что она имеет образование - Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность - автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте (в 1973), Московский институт патентоведения (1978), курсы повышения квалификации МИРЭА "Программирование персональных компьютеров" (1989-1990), курсы МАИ "Обслуживание и ремонт персональных компьютеров" (1998). Прошла обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов, утвержденной Приказом Минюста России от 06.07.2004 N 123, имеет сертификат соответствия судебного эксперта от 29.09.2006 N 7/76, от 14.08.2009 N 7/1532, включена в реестр Членов НП "Судэкс" за N 00352. Место работы - заместитель заведующего отделом электротехники и связи ФГУ "Федеральный институт промышленной безопасности", общий трудовой стаж 39 лет.

Документы, подтверждающие квалификацию экспертов ФГУП "НИИ полимеров", суду не представлены.

Учитывая изложенное и оценив представленные экспертными учреждениями документы, судебная коллегия полагает, что проведение экспертизы целесообразно поручить эксперту ООО "Центр Патентных судебных экспертиз" - Ермаковой Елене Анатольевне и эксперту Пономаревой Наталье Геннадьевне.

Руководствуясь статьями 82, 184, 185, 188, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

назначить по делу N А62-699/2011 дополнительную комплексную судебную экспертизу, производство которой поручить эксперту ООО "Центр Патентных судебных экспертиз" - Ермаковой Елене Анатольевне и эксперту Пономаревой Наталье Геннадьевне.

Поставить на разрешение экспертам следующие вопросы:

1. Каков химический состав элементов кабеля (оболочка, наполнитель междужильного пространства, изоляция), производимого по ТУ 16.К71-310-2001, разработанным ОАО "ВНИИКП" (полезная модель N 20407), и кабеля, производимого по ТУ 3500-004-2350648-10, разработанным ООО "Конкорд"? В чем сходство и в чем отличия?

2. Использованы ли в кабельной продукции, производимой по ТУ 3500-004-2350648-10, разработанным ООО "Конкорд", все признаки полезной модели N 20407, исключительное право на использование которой принадлежит ОАО "ВНИИКП", а именно: 1. Силовой кабель, содержащий скрученные в одном направлении токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, отличающийся тем, что изоляция и внешняя оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, включающего, масс.ч.:

Поливинилхлорид 100

Сложноэфирный пластификатор 40-55

Свинцовый стабилизатор 5-7

Антипирен-дымоподавитель 60-130

Ионол с дифенилолпропаном

в соотношении 3:1-1:3 0,4-1

и/или

Двуокись титана с каолином

дегидратированным в соотношении

2:1-1:2 10-20;

2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен броней, наложенной поверх скрученных токопроводящих жил.

3.Кабель по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит внутреннюю оболочку и выполненную из поливинилхлоридного пластиката, включающего, масс. ч.:

Поливинилхлорид 100

Сложноэфирный пластификатор 60-80

Свинцовый стабилизатор 3-6

Антипирен-дымоподавитель 120-520

Ионол с дифенилолпропаном

в соотношении 3:1-1:3

и/или

Двуокись титана с каолином

дегидратированным в соотношении

2:1-1:2 10-20.

Предупредить экспертов об ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения эксперта.

Для проведения экспертизы предоставить в распоряжение экспертам копии материалов дела N А62-699/2010 и образцы кабеля.

Установить срок для проведения экспертизы в течение 30 рабочих дней с момента получения копий материалов дела.

Обязанность оплаты назначенной экспертизы возложить на ООО "Конкорд".

Председательствующий

Е.И. Можеева

Судьи

М.М. Дайнеко Л.А. Юдина