Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. N 09АП-36898/12

г. Москва

25 декабря 2012 г.

Дело N А40-62198/12-51-532

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Н.В. Лаврецкой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Е. Чернышевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук

на решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года

по делу N А40-62198/12-51-532, принятое судьей Т.В. Васильевой,

по иску Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук

(ОГРН 1027739127822, 119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7)

к ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т. м."

(103009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 12, стр. 2,3)

третьи лица: ООО "ПК "АКВАЛАЙФ", ООО "ТД Вобимекс т.м."

о защите исключительных прав, взыскании 5 000 000 рублей компенсации

при участии:

от истца: А.И. Бердников (по доверенности от 01.02.2012)

от ответчика: В.Ю. Мятишкина (по доверенности от 16.03.2012)

от ООО "ПК "АКВАЛАЙФ": А.И. Бердников (по доверенности от 29.05.2012)

от ООО "ТД Бобимекс т.м.": Ивашкин А.В. (по доверенности от 22.03.2012)

УСТАНОВИЛ:

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - институт, истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т.м." (далее - ООО ФКПЧФ Бобимэкс т.м.", ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак "БАЙКАЛ" путем:

1) запрещения ответчику наносить обозначение "Байкал" на этикетках производимой безалкогольной продукции, а также введение в оборот уже произведенной продукции - безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал";

2) обязания ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию - безалкогольный сильногазированный напиток "Байкал";

3) взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года в удовлетворении заявленных требований отказано, поскольку изготовление товара, приобретенного истцом в розничной сети, осуществлялось ответчиком по заказу третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТД Бобимекс т.м." (далее - ООО "ТД Бобимекс т.м"). Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств введения товара со спорным обозначением в гражданский оборот по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук, не согласившись с вынесенным по данному делу решением, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Заявитель ссылается на отсутствие обстоятельств, которые позволяли бы ответчику, как производителю товара, не соблюдать исключительные права правообладателей на товарные знаки, пользующиеся абсолютной защитой со стороны государства.

В судебное заседание апелляционного суда 19 декабря 2012 года представитель истца явился, доводы апелляционной жалобы поддержал, просил удовлетворить заявленные требования по доводам, изложенным в жалобе.

Представитель ответчика, явившийся в судебное заседание, просил отставить без изменения вынесенное решение по настоящему делу.

В заседании суда принял участие представители третьих лиц - ООО "ПК "АКВАЛАЙФ" и ООО "ТД Вобимекс т.м.".

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в нем доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, находит обжалуемое решение подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук является правообладателем двух комбинированных товарных знаков "БАЙКАЛ" на основании свидетельств Российской Федерации N 151442 с приоритетом от 19.04.1994, срок действия регистрации - до 19.04.2014, зарегистрированного для ряда товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), и N 203612 со словесным элементом "Байкал" с приоритетом от 23.08.1999, срок действия регистрации - до 23.08.2019 - для 32 класса МКТУ.

Истец произвел закупку безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал" в различных торговых точках. Так, 06.12.2011 по товарному чеку и кассовому чеку N 0101 в магазине ООО "МАРИКОН", находящемся по адресу: г. Раменское, ул. Народная, д. 21, им был приобретен напиток "Байкал", на контрэтикетке которого была указана следующая информация: изготовитель ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т.м.", юридический адрес: 103009, г. Москва, Малый Гнездиковский переулок, д. 12, стр. 2,3, адрес производства: 141595, Московская область, Солнечногорский район, Пешковский с/о, дер.Ложки, разлито по заказу ООО "ТД Бобимекс т.м.".

Аналогичный товар был приобретен истцом и по другим адресам: 13.12.2011 по кассовому чеку N 8442 и товарному чеку б/н в магазине ООО "Альфа" в г. Раменское, а также 14.12.2011 по кассовому чеку N 000028 в магазине ООО "Торговый дом "Город Изобилия" по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 60, стр. 1. В подтверждение указанных сведений истцом в материалы дела представлены копии товарных чеков и кассовых чеков (л.д. 68, 71 том 1).

При производстве товара, купленного в указанных торговых точках, согласия на использование товарного знака "БАЙКАЛ" ответчиком у истца получено не было.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельствам N 151442 и N 203612 в материалы дела не представлено.

Согласно разъяснениям пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Суд апелляционной инстанции считает, что товарные знаки по свидетельствам N 151442 и N 203612 и этикетка ООО "ФКПЧ Бобимекс т.м" сходны до степени смешения и могут быть восприняты потребителем как обозначения, используемые одним юридическим лицом для индивидуализации изготавливаемых товаров.

Так, сравнивая этикетки товара, произведенного ответчиком, с товарным знаком истца, наблюдается как фонетическое сходство (по словесному элементу "БАЙКАЛ"), так и семантическое тождество "по композиции словесного элемента в виде берега озера с лесным массивом), а также общего зрительного впечатления от концепции этикеток, выполненных в одинаковых пропорциях с использованием сходного подхода как в выборе цветовой палитры, так и в общей композиции изображения.

На основании изложенного апелляционный суд приходит к выводу, что товары, в отношении которых используется этикетка ответчика, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "БАЙКАЛ" по свидетельствам N 151442 и N 203612, являются однородными.

Вывод Арбитражного суда города Москвы о том, что ответчик производил спорный товар по заказу третьего лица, поэтому не может быть привлечен к ответственности за незаконное использование товарного знака "БАЙКАЛ", судом апелляционной инстанции признается необоснованным.

С учетом закрепленного в статье 1484 ГК РФ исключительного права правообладателя распоряжаться зарегистрированным товарным знаком и недопустимости использования без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, лицо, изготавливая (приобретая) товар в целях его дальнейшей реализации, обязано убедиться в законности использования товарного знака. В случае изготовления товара с целью его последующей реализации и неистребования у заказчика товара документов, свидетельствующих о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре, лицо не может быть освобождено от ответственности по мотиву отсутствия в его действиях вины во вменяемом правонарушении.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает доказанной вину ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." в выпуске товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком, права на который принадлежат Государственному научному учреждению Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук.

Вместе с тем, судебная коллегия не может удовлетворить требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за свой счет продукции - безалкогольный сильногазированный напиток "Байкал" по следующим основаниям.

Из искового заявления усматривается, что одним из требований института является изъятие из оборота и уничтожение за свой счет контрафактной продукции.

Согласно статье 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии со статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований о конфискации и уничтожении спорных бутылок безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал", поскольку истцом не представлено информации о месте нахождения товара, его количества.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости вышеназванное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

При этом судом принимается во внимание пояснения представителя истца о прекращении производства спорного товара с декабря 2011 года.

Факт незаконного использования товарного знака "БАЙКАЛ" подтверждается материалами дела, а именно представленными товарно-кассовыми документами и фотографиями безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал", приобретенного истцом по указанным выше адресам.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В связи с доказанностью факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "БАЙКАЛ" путем производства безалкогольного сильногазированного напитка с аналогичным наименованием, истцом правомерно заявлено требование о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, п.п. 1 пункта 4 статьи 1515 или п.п. 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В исковом заявлении истец просил взыскать с ответчика 5 000 000.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, апелляционный суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 рублей, а в остальной части иска - отказать. При этом судом учтены действия ответчика по устранению нарушения прав истца в виде прекращения выпуска продукции, маркированной обозначением "Байкал", после получения претензии института.

Суд апелляционной инстанции, определяя размер взыскиваемой компенсации в 100 000 рублей, приходит к выводу, что указанная сумма с учетом характера нарушения, срока незаконного использования товарного знака, является разумной и справедливой.

Принимая во внимание изложенное, а также исходя из фактических обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что, принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, и неправильно применил нормы материального права, в связи с чем решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2012 нельзя признать законным и обоснованным.

На основании абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзаца 3 подпункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, госпошлина по иску в данном случае должна быть распределена между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года по делу N А40-62198/12-51-532 отменить.

Запретить ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." наносить обозначение "Байкал" на этикетках производимой безалкогольной продукции, а также введение в оборот уже произведенной продукции - безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал".

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." (103009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 12, стр. 2,3) в пользу Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ОГРН 1027739127822, 119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7) 100 000 (Сто тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков при производстве продукции, а также 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Н.В. Лаврецкая Е.Б. Расторгуев