Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2012 г. N 09АП-35378/12 (ключевые темы: товарный знак - потребитель - наименование места происхождения товара - правовая охрана - выдача патента)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2012 г. N 09АП-35378/12

г. Москва

19 декабря 2012 г.

Дело N А40-105080/12-19-828

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.

судей:	Свиридова В.А., Захарова С.Л.
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г.

при участии:

от заявителя:	Говорушин П.И. по дов. от 25.07.2012, Говорушин И.А. по дов. от 25.07.2012;
от ответчика:	Шеманин Я.А. по дов. от 08.10.2012
от третьих лиц:	1) Александров Е.Б. по дов. от 07.11.2012, Жигалова И.В. по дов. от 07.11.2012, Смольникова Е.О. по дов. от 07.11.2012, Серова Л.М. по дов. от 07.11.2012; 2) Земцовский С.В. по дов. от 22.08.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" на решение Арбитражного суда г.Москвы от "28" сентября 2012 г. по делу N А40-105080/12-19-828 судьи Хайло Е.А.

по заявлению ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" (ОГРН 1020502333488)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ОГРН 1047730015200)

3-и лица: 1) ГУП "Кизлярский коньячный завод" (ОГРН 1020502307352), 2) ЗАО "ВКЗ Дагвино" (ОГРН 1027809197151)

о признании незаконным решения

установил:

Закрытое акционерное общество "Вино-коньячный завод Избербашский" (далее - заявитель, ЗАО "ВКЗ "Избербашский") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (далее - ответчик, Роспатент) от 10.05.2012 года N 0098718465(262456) о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012, принятым по настоящему делу в удовлетворении заявленного требования отказано.

В своем решении суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным. Суд посчитал правомерным вывод Роспатента о том, что спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку "_заявитель не имеет отношения к изготовителю товара ГУП "Кизлярский коньячный завод"(т.7 л.д.31 оборот).

Закрытое акционерное общество "Вино-коньячный завод Избербашский", не согласившись с данным решением суда, в своей апелляционной жалобе просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование указывает, что при принятии решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, нарушены нормы процессуального права и сделаны выводы, не соответствующие обстоятельствам дела.

Утверждает, что суд первой инстанции, в нарушение требований статьи 168 АПК РФ, фактически не рассмотрел дело по существу, не дал никакой правовой оценки доказательствам, имеющимся в материалах дела и, отклоняя доводы Общества, не привел никакой мотивировки.

Обращает внимание, что судом при принятии решения не учитывались обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении ГУП "Кизлярский коньячный завод" правом на оспаривание правовой охраны, предоставленной спорному товарному знаку, а также о преследовании цели ограничения конкуренции и создания для своего конкурента значительных препятствий при реализации и продвижения продукции на рынке.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Представитель ГУП "Кизлярский коньячный завод" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Представил письменные пояснения в порядке ст.81 АПК РФ, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель ЗАО "ВКЗ Дагвино" доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Представил письменные пояснения в порядке ст.81 АПК РФ, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, с учетом исследованных доказательств по делу и доводов апелляционной жалобы пролагает, что решение суда подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, комбинированный товарный знак по заявке N 0098718465 со словесным элементом "Лезгинка" с приоритетом от 23 ноября 1998 года был зарегистрирован 26 января 2004 года по свидетельству N 262456 на имя ЗАО "ВКЗ Дагвино" в отношении товара "алкогольные напитки (за исключением пива)" 33 класса МКТУ.

После государственной регистрации договора от 21 декабря 2011 года N РД0092130 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 262456 его правообладателем стало ЗАО "ВКЗ "Избербашский".

В палату по патентным спорам Роспатента 21 февраля 2012 года поступило возражение ГУП "Кизлярский коньячный завод" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456, обусловленное тем, что его регистрация противоречит пункту 2 статьи 6 Закона.

Решением Роспатента от 10 мая 2012 года данное возражение было удовлетворено и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456 было признано недействительным.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует действующему законодательству, нарушает права и законные интересы ЗАО "ВКЗ "Избербашский" в сфере предпринимательской деятельности, данное общество обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением по настоящему делу.

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства и установленные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции не правильно применены нормы материального права, подлежащие применению; не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными, и на их основе сделаны ошибочные и не соответствующие материалам дела выводы об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ, статьей 198 АПК РФ основанием для принятия судом решения о признании ненормативного акта государственного органа недействительным является одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"(далее - Закон), товарный знак - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В силу п. 2 ст. 6 данного Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (начало действия редакции - 17.10.1992; окончание действия редакции - 26.12.2002).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 262456 представляет собой комбинированное обозначение - вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент "Лезгинка", выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "Л" - заглавная. Ниже словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сцены праздничного гулянья в кавказском горном селении: танцующая пара, одетая в национальные костюмы, горные вершины, площадь селения, дома, музыканты, зрители. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании: "бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный".

Прекращая правовую охрану данному товарному знаку, Роспатент исходил, в частности, из того, что спорный товарный знак воспроизводит этикетку бренди, изготовителем которого с 1965 года являлось ГУП "Кизлярский коньячный завод" продукция которого с 2009 года контролируется в системе сертификации гильдии поставщиков Кремля.

Решение суда также основано на том, что оспариваемый товарный знак, согласно письму дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" от 12 апреля 2009 года N 219, был разработан в качестве этикетки для Кизлярского коньячного завода в 1965 году.

По мнению суда, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя коньяка под спорным товарным знаком обусловлена также публикациями в специализированной Энциклопедии виноградарства (уч. издат, 1986 год, Кишинев), а также в журнале "Виноград и вино России" от 1995 года.

Между тем, при оценке доказательств судом первой инстанции не дана надлежащая оценка доказательствам свидетельствующим о том, что ГУП "Кизлярский коньячный завод" (далее - ГУП, Предприятие ) образовано в 2001 году путем создания и не является правопреемником существовавшего в советский период "Кизлярского коньячного завода" либо другой ранее существовавшей организации - правообладателя спорного товарного знака.

Данные факты подтверждается сведениями, содержащихся в строках 31-34 выписки из ЕГРЮЛ, где указано, что Предприятие образовано путем создания 20.02.2001 г. и ему присвоен регистрационный номер 103 Администрацией г. Кизляр Республики Дагестан.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ срок действия первой лицензии на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков ГУП "Кизлярский коньячный завод" начался 13.06.2001 г.

Выводы суда о длительном присутствии ГУП на рынке опровергаются действовавшим в 2007-2010 гг. не оспоренным лицензионным договором между ЗАО "ВКЗ Дагвино" и ГУП от 30 марта 2007 г. N 04. По условиям этого договора ЗАО "ВКЗ "Дагвино" (лицензиар) передало Предприятию неисключительные права на использование словесного товарного знака "Лезгинка" по свидетельству N 216449 заявленного с приоритетом от 28.12.2000 г.

Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции ГУП "Кизлярский коньячный завод" было образовано после подачи ЗАО "ВКЗ "Дагвино" заявки на правовую охрану спорного товарного знака, а производство коньяка "Лезгинка" ГУП осуществлял непродолжительный период на основании лицензии ЗАО "ВКЗ "Дагвино" с 2007 г. по 2010 г.

При этом ГУП производило коньяк, руководствуясь стандартами качества ЗАО "ВКЗ "Дагвино" поскольку по условиям лицензионного договора Предприятие обязалось обеспечивать качество товаров не ниже качества товаров ЗАО "ВКЗ "Дагвино" (пункты 4.1., 4.2. договора).

Характер и содержание данного лицензионного договора бесспорно свидетельствуют о признании ГУП, которое договор не оспаривало, права ЗАО "ВКЗ "Дагвино" на использование обозначений "Лезгинка" при изготовлении коньячной продукции по выработанным ЗАО "ВКЗ "Дагвино" стандартам качества коньяка.

Как следует из материалов дела, до даты приоритета спорного товарного знака, на протяжении последних четырнадцати лет, единственным производителем коньяка под спорным товарным знаком являлось ЗАО "ВКЗ "Дагвино", а с декабря 2011 года ЗАО "ВКЗ "Избербашский".

В материалах дела имеется не оспариваемые Роспатентом и другими участниками учредительные и регистрационные документы ЗАО "ВКЗ "Дагвино", в частности справка об истории этого юридического лица, из которых следует, что коньяк "Лезгинка" производился его правопредшественниками (Ленинградским винным заводом производственного совхозного объединения винодельческой промышленности "Дагвино" и др.).

Эти и другие имеющиеся в деле доказательства неопровержимо свидетельствуют, что исторически ЗАО "ВКЗ "Дагвино" всегда являлось производителем коньяка под спорным товарным знаком, а с даты приоритета товарного знака по свидетельству N 262456, являлось его единственным производителем, о чем указывалось на этикетках бутылок коньяка "Лезгинка".

Данный факт подтверждается, в том числе, технологическими инструкциями по производству коньяка "Лезгинка" датированными 1998, 2003, 2008, 2011 годами и утвержденными соответствующими профильными ведомствами, а также свидетельствами и наградами полученные коньяком под товарным знаком "Лезгинка" производимым ЗАО "ВКЗ "Дагвино" в период легитимного обладания правом на данный товарный знак и действия его правовой охраны.

Ввиду изложенного следует признать правомерным вывод о том, что на протяжении многих лет производства коньяка "Лезгинка" имелись реальные фактические основания для возникновения у потребителей устойчивой ассоциации именно с ЗАО "ВКЗ "Дагвино" как с производителем данного товара.

С учетом изложенного отсутствуют основания полагать, что у потребителей имелись надлежащие предпосылки считать ГУП единственным легитимным производителем коньяка "Лезгинка" с 1965 года.

Что касается справки от 14 января 2011 г. N 13-10/02-12 об объемах производства коньяка под спорным товарным знаком, выданной комитетом по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан, то она не может опровергать приведенные выводы суда апелляционной инстанции, поскольку достоверность этой справки не подтверждена ни ссылками на первоисточники, ни иными доказательствами. К тому же, Комитет, выдавший данную справку, представляется лицом явно заинтересованным в исходе дела, поскольку является учредителем ГУП.

Не являются общеизвестными и не свидетельствуют о возможности введения потребителей в заблуждение сведения, касающиеся разработки этикетки для коньяка "Лезгинка", на которые ссылается в своем решении суд.

Так, в письме N 219 от 12 апреля 2010 г. "Союза художников России", на которое ссылается суд в своем решении, указано, что этикетка со спорным товарным знаком разрабатывалась студентами Дагестанского художественного училища по заданию производственно-совхозного объединения "Дагвино" для Кизлярского коньячного завода.

Между тем, в ответе на письмо ЗАО "ВКЗ "Избербашский" от 22 августа 2012 г. директор этого училища А.Д. Алиев не подтвердил упомянутую информацию, сообщив, что в училище отсутствуют какие-либо материалы подтверждающие осуществление заказа на разработку этикетки к коньяку "Лезгинка".

Каких-либо иных доказательств о наличии объективных, достоверных и доступных рядовому потребителю сведений о том, что этикетка коньяка "Лезгинка" разрабатывалась исключительно для маркировки продукции Кизлярского коньячного завода, в дело не представлено и ссылок о наличии таковых не имеется.

Ввиду изложенного вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое обозначение коньяка "Лезгинка" было разработано в качестве этикетки исключительно для Кизлярского коньячного завода не может быть признан правомерным и обоснованным.

Следует признать убедительными доводы заявителя по делу и третьего лица ЗАО "ВКЗ Дагвино" о том, что упомянутые в решении суда публикации в специализированной Энциклопедии виноградарства (уч. издат, 1986 год, Кишинев), а также в журнале "Виноград и вино России" от 1995 года не могут свидетельствовать о возможности вызывать у потребителя ассоциации между спорным товарным знаком и продукцией ГУП.

Очевидным является довод апелляционной жалобы о том, что эти публикации датированные 1986 и 1995 годами и содержатся в узко специализированных изданиях, не известных рядовому потребителю. В дело не представлены доказательства о том, что сведения из публикаций содержаться в общедоступных источниках информации, которые могут реально оказывать влияние на осведомленность потребителей (например в сети интернет и периодических печатных изданиях).

Представляются обоснованным и довод о том, что содержание указанных публикаций по прошествии более чем 26 и 17 лет соответственно может быть известно лишь специалистам узкого профиля, но не широкому кругу потребителей. Поэтому следует прийти к выводу о том, что такие публикации никак не могли повлиять на осведомленность рядового потребителя и тем более формировать у потребителей какие-либо устойчивые ассоциативные связи относительно производителя коньяка "Лезгинка" и правообладателя спорного товарного знака.

Ввиду изложенного следует признать несостоятельным, как не основанный на достаточных доказательствах, вывод суда первой инстанции о правомерности вывода Роспатента о том, что "_ регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 262456 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров."(т.1л.д.43).

Согласно пункту 5 статьи 200 АПК РФ, бремя доказывания фактических обстоятельств, касающихся возможного или реального введения потребителей в заблуждение, лежит по данному делу исключительно на Роспатенте.

Между тем, наличие в заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющимся Приложением к оспариваемому решению Роспатента, вывода выражающего "_согласие с мнением правообладателя об отсутствии в материалах возражения сведений о фактическом введении потребителей в заблуждение." (т.1 л.д.43 абз.3) и в этом же абзаце Заключения исключающий предыдущий вывод о том, что "_многолетняя история производства до даты приоритета оспариваемого товарного знака бренди "Лезгинка" единственным производителем данной продукции (ГУП "Кизлярский коньячный завод") и большие объемы производства в дальнейшем, обуславливают высокую вероятность введения потребителей в заблуждение." свидетельствуют о том, что ответчик не доказал обстоятельств относящихся к его компетенции и его оспариваемое решение является необоснованным в силу наличия существенных противоречий в обосновывающих его доводах и выводах.

При этом отсутствие фактов введение потребителей в заблуждение установлено самим Роспатентом в заключении палаты по патентным спорам(т.1 л.д.43 абз.3).

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что характер и содержание законодательства в области регулирования прав на интеллектуальную собственность и средства индивидуализации не основано на презумпции недобросовестности правообладателей.

Поэтому решение о лишении ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский" исключительного права на средства индивидуализации продукции, вопреки мнению суда первой инстанции, не может основываться на предположительных выводах и недостоверных доказательствах.

Исследованные доказательства и обстоятельства установленные по делу в их совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о том, что оспариваемое решение Роспатента от 10.05.2012 года N 0098718465(262456) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456 является незаконным и нарушает права и охраняемые законом интересы ЗАО "Вино-коньячный завод Избербашский".

С учетом изложенного апелляционной инстанции полагает необходимым принять по делу новый судебный акт, отменив оспоренное решение суда первой инстанции ввиду того, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права; не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными и сделаны выводы не соответствующие обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст.ст. 266-269, 270 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2011 г. по делу N А40-105080/12-19-828 отменить.

Признать незаконным и отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10 мая 2012 года N 0098718465(262456) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в пользу Закрытого акционерного общества "Вино-коньячный завод Избербашский" расходы по уплате государственной пошлины, уплаченной за подачу заявления по настоящему делу по платежному поручению N 965 от 27.07.2012 в размере 2000 рублей и за подачу апелляционной жалобы по платежному поручению N 1218 от 10.10.2012, в размере 2000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.Б. Цымбаренко

Судьи

В.А. Свиридов С.Л. Захаров