Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2009 г. N 08АП-5348/08, N 08АП-5709/2008

город Омск

29 июня 2009 г.

Дело N А46-12-66/2005

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2009 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 июня 2009 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гладышевой Е.В.

судей Зориной О.В., Семеновой Т.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Кичигиной З.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-5348/2008 и 08АП-5709/2008) Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" и открытого акционерного общества "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" на решение Арбитражного суда Омской области от 02 октября 2008 года по делу N А46-12-66/2005 (судья Мартыненко Ю.В.), принятое по иску Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации к открытому акционерному обществу "ОмскВодоканал", при участии третьего лица: открытого акционерного общества "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства", о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании 58408000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от ФГУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации - Щуков В.А., доверенность N 11-Д от 03.02.2009;

от ОАО "ОмскВодоканал" - Костяков Н.Г., доверенность N 15/2 от 11.01.2009;

от ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" - не явились, в признании полномочий Щукова В.А. отказано в связи с истечением срока действия доверенности N 85.08 от 09.06.2008 (срок действия до 09.06.2009);

установил:

Государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (в настоящее время Федеральное государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации) (далее - ФГУ ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал") об обязании МУП "Водоканал" прекратить нарушение исключительных прав ФГУ ФАПРИД на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2083504, запрещении использовать способ, охраняемый указанным патентом, и взыскании суммы материального ущерба в размере 647476 руб.

Определением Арбитражного суда Омской области от 11.04.2005 по делу N 12-66/05 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено государственное унитарное предприятие "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова".

Определением Арбитражного суда Омской области от 14.02.2006 по делу N 12-66/05 по ходатайству истца была назначена патентоведческо-техническая экспертиза, производство по делу приостановлено.

Определением Арбитражного суда Омской области от 29.01.2007 производство по делу N 12-66/05 возобновлено.

До принятия решения арбитражным судом истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) увеличил исковые требования в части взыскании суммы материального ущерба до 39877889 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 18.05.2007 по делу N 12-66/05 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.01.2008 по делу N Ф04-8260/2007 (40567-А46-17) решение от 18.05.2007 по делу N 12-66/05 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Определением Арбитражного суда Омской области от 06.03.2008 к участию в деле N А46-12-66/2005 в качестве ответчика привлечено открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").

При новом рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования, заявив об обязании ОАО "ОмскВодоканал" прекратить нарушение исключительных прав ФГУ ФАПРИД на изобретение, охраняемое патентом N 2083504, запретить ОАО "ОмскВодоканал" использовать способ, охраняемый названным патентом, а также просил взыскать с МУП "Водоканал" 216829178 руб. убытков за период с 10.07.1997 по 24.02.2005, с ОАО "ОмскВодоканал" - 36537173 руб. убытков за период с 25.02.2005 по 08.04.2008.

Определением Арбитражного суда Омской области от 20.06.2008 по делу N А46-12-66/2005 исковые требования ФГУ ФАПРИД о взыскании с МУП "Водоканал" 216829178 руб. убытков за период с 10.07.1997 по 24.02.2005 оставлены без рассмотрения на основании пункта 4 статьи 148 АПК РФ.

Истец вновь уточнил исковые требования, просил взыскать с ОАО "ОмскВодоканал" денежную компенсацию за период с 01.04.2005 по 17.07.2008 в сумме 58408000 руб. В обоснование заявленных требований истец сослался на подпункт 8 пункта 1 статьи 1406, пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение предмета иска и увеличение исковых требований судом первой инстанции принято.

Решением Арбитражного суда Омской области от 02.10.2008 по делу N А46-12-66/2005 в удовлетворении исковых требований ФГУ ФАПРИД отказано.

Не соглашаясь с принятым решением, ФГУ ФАПРИД и открытое акционерное общество "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" (правопреемник государственного унитарного предприятия "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова") обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушение и неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

По утверждению истца, суд первой инстанции незаконно и необоснованно разделил его требования к МУП "Водоканал" и ОАО "ОмскВодоканал" и оставил иск к МУП "Водоканал" без рассмотрения.

По мнению истца, суд незаконно не принял во внимание доказательства, свидетельствующие об обоснованности его требований, в частности: заключение эксперта Корабельникова В.М., письма и статьи главного технолога МУП "Водоканал" Шевченко В.С., статьи начальника цеха водоподготовки МУП "Водоканал" Захарова В.Р., объяснения генерального директора ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" Шаповалова В.И., и принял решение на основе недопустимых доказательств (акт N В-368-в).

Как указывает истец, суд первой инстанции, отказывая во взыскании компенсации, неправильно применил нормы материального права, поскольку по существу истцом было заявлено требование о взыскании убытков в связи с нарушением ответчиком права на использование изобретения, охраняемое патентом N 2083504.

В качестве нарушений судом первой инстанции норм процессуального права истец указывает на длительность рассмотрения спора и действия суда, ограничивающие, по его мнению, процессуальные права на участие в рассмотрении спора, ознакомление с доказательствами, представление своих возражений и замечаний.

Третье лицо в апелляционной жалобе в качестве основания для отмены решения суда первой инстанции указало на неправомерность ссылок суда на акт Росприроднадзора N В-368-в, поскольку проверка проводилась только с участием представителей ответчика и в отсутствие представителей истца, что вызывает сомнения в тщательности проверки и объективности представленного доказательства.

При этом истец и третье лицо указали, что акт Росприроднадзора В-368-в от 24.09.2008 был представлен ответчиком в последнее судебное заседание, в котором судом принято обжалуемое решение. Представителю истца и третьего лица не была предоставлена возможность ознакомления с данным актом, что лишило их возможности представить свои возражения относительно выводов контролирующего органа и заявить соответствующее ходатайство о назначении экспертизы.

Доводы подателей жалоб изложены также в дополнении к апелляционной жалобе истца и письменных объяснениях по делу.

ОАО "ОмскВодоканал" в отзыве на апелляционную жалобу и пояснениях к нему просило оставить обжалуемое решение без изменения.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции представителем истца и третьего лица были заявлены: ходатайство о допросе в качестве свидетелей работников МУП "Водоканал" и ОАО "ОмскВодоканал" Шевченко В.С., Захарова В.Р., Скидской Л.П., конкурсных управляющих МУП "Водоканал" Витковского Е.Ф., Шипицина А.П., начальника Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Щербакова А.Ф. и должностных лиц, подписавших акт N В-368-в от 24.09.2008, - старшего государственного инспектора Матвейчука В.А., ведущего инженера эколога Мельникову В.Н.; ходатайство об истребовании документов - договоров аренды по передаче технологического комплекса по водоочистке от МУП "Водоканал" в ОАО "ОмскВодоканал", а также ходатайство о назначении дополнительной комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы.

Суд апелляционной инстанции в судебном заседании 05.03.2009 обозрел договор N 29515/65 от 04.03.2005 долгосрочной аренды муниципального недвижимого имущества, дополнительное соглашение N 2 к нему, а также дополнительное соглашение N 1/549 от 06.04.2005, представленные ответчиком.

В удовлетворении ходатайств о допросе свидетелей судом апелляционной инстанции было отказано на основании статьи 268 АПК РФ, поскольку аналогичное ходатайство не заявлялось в суде первой инстанции и рассмотрение дела по существу возможно без допроса свидетелей (протокол судебного заседания от 05.03.2009).

В связи с подтвержденностью доводов истца и третьего лица о предоставлении акта Росприроднадзора В-368-в от 24.09.2008 в последнее судебное заседание и отсутствием доказательств соблюдения требований части 3 статьи 65, части 1 статьи 66 АПК РФ при предоставлении нового доказательства суд апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении апелляционных жалоб удовлетворил ходатайства ФГУ ФАПРИД и ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" (далее - ОАО "Ростовский НИИКХ") о назначении комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы (определение от 17.04.2009).

Проведение экспертизы поручено судом апелляционной инстанции экспертам Журбе М.Г. и Шефчику А.П., кандидатуры которых были предложены сторонами.

В связи с назначением экспертизы производство по делу N А46-12-66/2005 было приостановлено судом на основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2009 производство по делу N А46-12-66/2005 возобновлено, рассмотрение апелляционных жалоб истца и третьего лица назначено в судебном заседании 22.06.2009 на 16 час. 40 мин.

Представитель третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания суда апелляционной инстанции, в судебное заседание не явился. В признании полномочий Щукова В.А. действовать от имени ОАО "Ростовский НИИКХ" судом апелляционной инстанции было отказано ввиду истечения срока действия доверенности.

В соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ апелляционные жалобы рассмотрены судом апелляционной инстанции без участия представителя третьего лица.

Представитель ФГУ ФАПРИД в судебном заседании представил письменные пояснения к отзыву ответчика и дополнительные пояснения к апелляционной жалобе.

Представитель истца заявил ходатайство об отводе эксперта Шевчика А.П., ссылаясь на наличие его заинтересованности в исходе дела, а также ходатайствовал об истребовании у ответчика документов о проектировщиках всех водоочистных станций ОАО "ОмскВодоканал".

В обоснование заявленного ходатайства представитель истца указал, что эксперту Журбе М.Г., с его слов, перед началом проведения экспертизы звонил эксперт Шевчик А.П. с предложением совместно провести экспертизу, по результатам которой сделать вывод об отсутствии факта использования патента ответчиком, что, как указывает представитель истца, свидетельствует о заинтересованности Шевчика А.П. в исходе дела в пользу ответчика. Кроме того, представитель истца указал, что Шевчик А.П. является проектировщиком одной из водоочистительной станции Омскводоканала, поэтому имеются основания полагать, что он находится в зависимости от ответчика и лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.

В удовлетворении ходатайства истца об истребовании документов и отводе эксперта судом апелляционной инстанции отказано, поскольку обоснование заинтересованности эксперта Шевчика А.П. произведено истцом со слов другого лица (Журбы М.Г.), носит предположительный характер и не позволяет утверждать о заинтересованности эксперта. Ссылки истца на то, что Шевчик А.П. являлся проектировщиком водоочистной станции, опровергнуты ответчиком и в любом случае не могут свидетельствовать о заинтересованности эксперта. Кроме того, экспертиза, назначенная судом по настоящему делу, проведена экспертом Шевчиком А.П., экспертное заключение направлено в суд, вследствие чего данный эксперт не может быть отведен в порядке статьи 23 АПК РФ. При назначении судом экспертизы отводов данному эксперту не было заявлено. Возражения относительно обоснованности составленного экспертом заключения подлежат рассмотрению судом при оценке данного доказательства.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о привлечении к участию в деле Администрации города Омска ввиду выбытия из процесса МУП "Водоканал". Заявленное ходатайство истец обосновал нормами статьи 48 АПК РФ.

В удовлетворении ходатайства истца судом апелляционной инстанции отказано в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих материальное правопреемство Администрации города Омска в отношении МУП "Водоканал".

По ходатайству представителя истца к материалам дела были приобщены документы, приложенные к его письменным пояснениям, представленным в судебное заседание.

Представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, дополнениях к ней и пояснениях по делу, поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание представил письменные пояснения к отзыву на апелляционную жалобу, поддержал изложенные в них, а также ранее заявленные доводы, просил суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании 22.06.2009 объявлялся перерыв с 17 час. 50 мин. до 18 час. 30 мин. для ознакомления представителя истца с документами, поступившими в судебное заседание.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее с учетом их дополнения сторонами, выслушав представителей сторон, приняв во внимание их письменные и устные пояснения, оценив доводы сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обжалуемое решение не подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, согласно договору N 32-ДИП от 04.11.2003 о предоставлении исключительного права на использование изобретения, заключенному между истцом и третьим лицом, ФГУ ФАПРИД является владельцем исключительного права на использование изобретения "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", разработанного ГУП "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова" и охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504.

Согласно описанию вышеуказанного изобретения, оно относится к способу очистки воды поверхностных источников в виде введения флокулянта в трубопровод или воду перед подачей ее в трубопровод, который используют для смешения флокулянта с водой и агрегатирования взвешенных веществ, в результате чего достигается оптимизация процесса агрегатирования взвеси мутной воды и улучшается ее осаждение в отстойниках.

Обращаясь в суд с иском по настоящему делу, истец заявил о нарушении исключительных прав на использование изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504, и потребовал прекратить нарушение права - запретить использовать способ, охраняемый патентом.

По утверждению истца, нарушение принадлежащих ему исключительных прав выразилось в использовании изобретения МУП "Водоканал" с 1997 года по 2005 год путем введения катионного флокулянта на насосных станциях - водозаборе "Падь" и водозаборе "Заря", а в последующем - в использовании изобретения ОАО "ОмскВодоканал".

В подтверждение своих доводов истец представил письмо главного технолога МУП "Водоканал" B.C. Шевченко (без исходящего номера и без даты, на бланке МУП "Водоканал" 2002 года в ответ на вх. N 021-1-622 от 02.12.2002); статьи B.C. Шевченко и В.Р. Захарова в журнале "Водоснабжение и Санитарная техника" за октябрь 2004 год N 10 и за февраль 2005 год N 2: "Применение флокулянта Floquat FL-45C для водоподготовки на МУП "Водоканал" г. Омска" и "Повышение качества питьевой воды"; указал, что именно работники ответчика оспаривали в Палате по патентным спорам выдачу патента N 2083504 третьему лицу, а также сослался на заключение эксперта Корабельникова В.М. от 17.11.2007 по результатам патентоведческо-технической экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения настоящего дела.

Из материалов дела усматривается, что постановлением Мэра города Омска от 25.02.2005 N 108-п "О передаче функций предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории города Омска" функции оказания услуг систем водоснабжения и водоотведения, в том числе отпуска абонентам питьевой воды, приема от абонентов сточных вод и загрязняющих веществ по всем объектам, расположенным на территории города Омска, за исключением объектов, расположенных в поселке Крутая Горка, переданы от МУП "Водоканал" города Омска в ОАО "ОмскВодоканал".

В настоящее время водопроводно-канализационный участок микрорайона "Крутая Горка" вошел в состав ОАО "ОмскВодоканал" (Приложение N 1 к постановлению Мэра города Омска от 07.05.2007 N 324-п "Информация об итогах отопительного периода 2006-2007 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2007-2008 годов").

Решением Арбитражного суда Омской области от 25.07.2006 по делу N А46-10282/2006 МУП "Водоканал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Витковский Е.Ф.

МУП "Водоканал" в настоящее время не осуществляет функции организации водопроводно-канализационного хозяйства и не может использовать охраняемое патентом изобретение, права на которое принадлежат истцу, что признает и сам истец, заявляя, что использование изобретения осуществлялось МУП "Водоканал" с 1997 года по 2005 год.

Как считает истец, в силу постановления Мэра города Омска от 25.02.2005 N 108-п "О передаче функций предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории города Омска", решения Омского городского Совета от 22.12.2004 N 224 "О даче согласия Администрации города Омска на заключение договоров аренды муниципального имущества", распоряжений Мэра города Омска от 27.01.2005 N 208-р и 209-р "Об аренде муниципального имущества", договоров аренды муниципального имущества, технологии по очистке воды с использованием изобретения, исключительные права на которое принадлежат истцу, были переданы от МУП "Водоканал" в ОАО "ОмскВодоканал" одновременно с передачей функций предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории города Омска, водоочистных сооружений и иных объектов водопроводного хозяйства.

Как полагает истец, ОАО "ОмскВодоканал" продолжило незаконно использовать изобретение, охраняемое патентом N 2083504, исключительные права на использование которого принадлежат истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, требование истца о запрещении использования изобретения, охраняемого патентом, подлежит удовлетворению, если установлен факт его использования на момент рассмотрения спора лицами, к которым предъявлен иск.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает, что истец не подтвердил фактическое использование ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал" охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504 изобретения "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе" в заявленный им период.

Как установлено судом, ОАО "ОмскВодоканал" образовано 22.12.2004 и правопреемником МУП "Водоканал" (не прекратившего свою деятельность в качестве юридического лица на момент рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанций) не является.

Из имеющихся в деле документов (постановления Мэра города Омска от 25.04.2008 N 108-п "О передаче функций предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории города Омска; решения Омского городского Совета от 22.12.2004 N 224 "О даче согласия Администрации города Омска на заключение договоров аренды муниципального имущества"; распоряжений Мэра города Омска от 27.01.2005 N 208-р и 209-р "Об аренде муниципального имущества"; постановления Мэра города Омска от 07.05.2007 N 324-п "Об итогах отопительного периода 2006-2007 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2007-2008 годов"), а также из договора N 29515/65 от 04.03.2005 долгосрочной аренды муниципального недвижимого имущества, дополнительного соглашения N 2 к нему, дополнительного соглашения N 1/549 от 06.04.2005, которые суд апелляционной инстанции обозрел в судебном заседании 05.03.2009, не усматривается, что одновременно с передачей функций предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, а также с передачей в аренду имущественного комплекса, в том числе водоочистных сооружений, в ОАО "ОмскВодоканал" были переданы какие-либо технологии по очистке воды с использованием изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504.

Согласно письмам конкурсных управляющих МУП "Водоканал" Е.Ф. Витковского (исх. N 620 от 25.09.2008), а также А.П. Шипицына (исх. N 619 от 12.09.2008), конкурсные управляющие какой-либо информацией о передаче от МУП "Водоканал" в ОАО "ОмскВодоканал" технологии водоочистки, охраняемой патентом Российской Федерации N 2083504, не располагают.

В материалах настоящего дела отсутствуют относимые и допустимые доказательства использования ОАО "ОмскВодоканал" в своей производственной деятельности изобретения "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", охраняемого патентом N 2083504.

Статьи Шевченко B.C. и Захарова В.Р., опубликованные в журналах, письма Шевченко В.С., свидетельствующие, по мнению истца, об использовании ответчиком изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504, обоснованно не были приняты во внимание судом первой инстанции.

Указанные документы относятся к периоду времени, когда функции предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению не были переданы в ОАО "ОмскВодоканал", в названных документах упоминается только МУП "Водоканал", а не ОАО "ОмскВодоканал".

Оспаривание МУП "Водоканал" в Палате по патентным спорам решения о выдаче патента N 2083504 не подтверждает непосредственное использование изобретения ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал".

То обстоятельство, что Шевченко B.C., ранее являвшийся главным технологом МУП "Водоканал", занимает в настоящее время аналогичную должность в ОАО "ОмскВодоканал", не является достаточным основанием считать достоверным утверждение истца о передаче технологии по очистке воды с использованием изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504, от МУП "Водоканал" в ОАО "ОмскВодоканал".

В рамках настоящего дела судом первой инстанции определением от 14.02.2006 была назначена патентоведческо-техническая экспертиза, проведение которой было поручено Патентному поверенному Северо-Западного регионального патентного бюро заслуженному изобретателю РФ кандидату технических наук доценту Толстикову А.С., кандидату технических наук, академику Российской академии жилищного коммунального хозяйства Корабельникову В.М. и заведующему лабораторией глубокой очистки воды ФГУП "Комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии" доктору технических наук Смирнову А.Д.

На разрешение экспертов в рамках данной экспертизы судом ставились вопросы об использовании запатентованного изобретения МУП "Водоканал", а именно: применяется ли на МУП "Водоканал" г. Омска для обработки воды катионный флокулянт, если да, то для каких целей? Если флокулянт используется на МУП "Водоканал" г. Омска, то вводится в трубопровод или в воду перед подачей ее в трубопровод? Какой величине соответствует расстояние от точки ввода катионного флокулянта до отстойников на МУП "Водоканал" г. Омска? Каков градиент скорости в подающем трубопроводе на МУП "Водоканал" г. Омска, применяемый при очистке воды? Каково время обработки воды в трубопроводе при очистке воды на МУП "Водоканал" г. Омска? К какой категории мутности относятся воды реки Иртыш (мутные, маломутные, высокомутные)? Соответствует ли способ очистки мутных вод, применяемый МУП "Водоканал" г. Омска, изобретению "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", охраняемому патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного изобретения использован в способе очистки мутных вод, применяемом МУП "Водоканал" г. Омска?

По результатам экспертизы в Арбитражный суд Омской области было представлено заключение эксперта Корабельникова В.М., в котором эксперт дал ответы на поставленные вопросы, в том числе указал, что на водопроводе МУП "Водоканал" г. Омска в примененном способе очистки воды использован каждый признак изобретения по патенту N 2083504 и изобретение должно быть признано использованным.

В постановлении от 15.01.2008 по настоящему делу Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, отменяя решение суда первой инстанции от 18.05.2007 и направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость дать оценку экспертному заключению Корабельникова В.М.

Между тем, из материалов дела следует и не оспаривается участвующими в деле лицами, что МУП "Водоканал" в связи с прекращением специализированной хозяйственной (водопроводно-канализационой) деятельности изобретение, охраняемое патентом N 2083504, не использует.

Исковые требования ФГУ ФАПРИД к МУП "Водоканал" о взыскании убытков в размере 216829178 руб., причиненных нарушением исключительных прав истца за период с 10.07.1997 по 24.02.2005, определением Арбитражного суда Омской области от 20.06.2008 по делу N А46-12-66/2005 оставлены без рассмотрения.

Указанное определение суда по делу N А46-12-66/2005 не отменено и вступило в законную силу.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции об оставлении без рассмотрения исковых требований к МУП "Водоканал" в рамках производства по настоящим апелляционным жалобам на решение Арбитражного суда Омской области от 02.10.2008 по делу N А46-12-66/2005 не подлежит проверке судом апелляционной инстанции, поскольку АПК РФ установлен порядок обжалования определения суда об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Омской области от 09.10.2008 по делу N А46-10282/2006 ФГУ ФАПРИД отказано во включении в реестр требований кредиторов МУП "Водоканал" требования в размере (с учетом уточнений) 268166158 руб., составляющих денежные обязательства за неправомерное использование изобретения по патенту N 2083504 в период с 1997 по 2005 годы.

При новом рассмотрении настоящего дела истец уточнил исковые требования, заявив об обязании ОАО "ОмскВодоканал" прекратить нарушение исключительного права на использование изобретения.

Таким образом, в рамках данного дела судом не подлежат установлению обстоятельства использования изобретения, охраняемого патентом N 2083504, МУП "Водоканал" в период 1997-2005 годов, на которые ссылается истец.

Патентоведческо-техническая экспертиза, назначенная определением суда от 14.02.2006, была проведена до вступления в дело ОАО "ОмскВодоканал", выводы по результатам проведенной экспертизы сделаны экспертом Корабельниковым В.М. в отношении МУП "Водоканал".

В связи с чем данное экспертное заключение не может служить доказательством нарушения прав истца ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал".

Кроме того, в материалах дела имеется акт проверки соблюдения ОАО "ОмскВодоканал" требований водного законодательства Российской Федерации N В-368-в от 24.09.2008.

Внеплановая проверка ОАО "ОмскВодоканал" была проведена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Омской области по обращению истца, в том числе на объектах контроля: водозабор "Заря"; водозабор "Падь"; Ленинская водоочистная станция, на которых, по утверждению истца, используется способ очистки, охраняемый патентом Российской Федерации N 2083504.

Согласно акту N В-368-в от 24.09.2008 проверкой не выявлено на водозаборах и водоочистной станции оборудования и сооружений (в виде емкостей с катионным флокулянтом, дозаторов, смесителей, запорной аппаратуры, отстойников, трубопроводов подачи катионного флокулянта в технологические линии подачи воды до и после четырех технологических насосов), не предусмотренных проектным решением, в том числе относящегося к способу очистки мутных вод катионным флокулянтом в подающем трубопроводе по патенту N 2083504.

При этом в данном акте, а также в акте Управления Росприроднадзора по Омской области от 13.11.2008 N 6665 (приобщен к материалам дела по ходатайству ответчика в судебном заседании 29.01.2009) описан способ очистки воды, фактически используемый на водозаборах и водоочистных станциях ОАО "ОмскВодоканал".

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, суд апелляционной инстанции по ходатайству истца и третьего лица назначил комиссионную судебно-техническую и патентоведческую экспертизу.

Проведение экспертизы было поручено судом экспертам Журбе М.Г. (руководитель Центра инноваций в области водоснабжения и водоотведения ГУП "Мосводоканал НИИпроект", доктор технических наук, профессор) и Шевчику А.П. (старший научный сотрудник ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии", кандидат технических наук), кандидатуры которых были предложены сторонами.

Кандидатура эксперта Корабельникова В.М., о привлечении которого к проведению экспертизы ходатайствовали ОАО "Ростовский НИИКХ" и ФГУ ФАПРИД, судом апелляционной инстанции была отклонена по ходатайству ответчика, поскольку ранее данное лицо давало экспертное заключение по настоящему делу.

На разрешение экспертов судом апелляционной инстанции были поставлены следующие вопросы, требующие специальных познаний:

1. Используется ли на момент проверки в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использован в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

2. Использовался ли с 25.02.2005 по настоящее время в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использовался в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

3. В случае если на момент проверки изобретение не используется, но использовалось ранее (в пределах указанного периода с 25.02.2005) установить, когда и каким способом перестал использоваться ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки воды, охраняемый патентом N 2083504?

В определении о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу от 17.04.2009 суд апелляционной инстанции указал на необходимость предоставления в распоряжение экспертов истцом - нотариально заверенной копии патента N 2083504, ответчиком - плана насосной станции первого подъема "Падь" с указанием точек ввода флокулянта; схемы ковшевого водозабора с отметками насосных агрегатов и осей трубопроводов и водоводов; принципиальной схемы подачи воды от водозабора "Падь" на фильтровальную станцию с указанием внутренних диаметров подающих водоводов и их длины, с указанием отметок уровней воды в смесителях водоочистных сооружений; выписок из оперативных журналов показателей работы насосной станции первого подъема "Падь" за каждый определенный день (например, десятый) выбранного месяца за определенные годы, которая должна содержать для каждого выбранного дня месяца количество работающих агрегатов, продолжительность их работы, подача воды в м/сутки, показания манометров, установленных после насосов на входе воды в подающие водоводы, кг/см2.

Суд апелляционной инстанции также указал в определении от 17.04.2009, что ответчик должен обеспечить доступ на объект исследования.

Согласно выводам, изложенным в заключении эксперта Журбы М.Г. (л.д. 61-67 т. 10), способ очистки мутных вод р. Иртыш по изобретению, охраняемому патентом РФ N 2083504, с двумя основными признаками отличия использовался в системе подготовки питьевой воды для г. Омска до 25.12.2005 МУП "Водоканал" г. Омска и в 2006 г. - ОАО "ОмскВодоканал".

Между тем, в названном заключении отсутствует указание на проведение обследования объектов ОАО "ОмскВодоканал" и изучение технологического процесса, используемого ОАО "ОмскВодоканал" для очистки воды. Выводы об использовании изобретения ОАО "ОмскВодоканал" сделаны экспертом на основании статей Шевченко В.С. в журналах "Водоснабжение и санитарная техника" за 2004 год N 10, 2005 год N 2 часть 2. В заключении указано, что эксперт согласен с расчетами, приведенными в заключении Корабельникова В.М. по настоящему делу.

Однако статьи Шевченко В.С. и заключение эксперта Корабельникова В.М. не признано судом доказательствами, подтверждающими использование изобретения, охраняемого патентом N 2083504, ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал".

Как установлено судом апелляционной инстанции и не оспаривается участвующими в деле лицами, эксперт Журба М.Г. не приезжал в г. Омск и не обследовал объекты ОАО "ОмскВодоканал".

В экспертном заключении эксперт Журба М.Г. не дал однозначных мотивированных ответов на поставленные судом вопросы, в частности, о том, используется ли способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, ответчиком в настоящее время, когда и каким способом он перестал использоваться ответчиком.

Более, того, эксперт фактически указал на невозможность дать заключение, поскольку для объективного ответа на вопрос, используется ли данный способ очистки воды с применением флокулянта FL-45C на Омском водопроводе в настоящее время, необходимо проведение технологических испытаний этого процесса независимой комиссией по заранее утвержденной программе с получением достоверных результатов анализов качества воды по тракту ее движения от водоисточника до поступления на скорые фильтры в наиболее характерные периоды эксплуатации станций.

В экспертном заключении Журба М.Г. со ссылкой на часть 3 статьи 55 АПК РФ указал, что по его ходатайству следует произвести формирование независимой комиссии.

Между тем, частью 3 статьи 55 АПК РФ предусмотрено лишь право эксперта заявить суду ходатайство о предоставлении дополнительных материалов.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена процессуальная возможность для эксперта заявлять суду ходатайства, связанные с формированием комиссии экспертов.

В силу статей 82, 83 АПК РФ судебная экспертиза проводится экспертным учреждением (учреждениями) либо экспертом (экспертами), которым судом поручено проведение экспертизы.

В связи с чем ходатайство, изложенное в заключении эксперта Журбы М.Г., не подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции.

Следует также отметить, что, считая ходатайство эксперта Журбы М.Г. обоснованным, представитель истца самостоятельного ходатайства о назначении повторной или дополнительной экспертизы не заявил, кандидатуры для формирования комиссии экспертов не предложил, другие требования, предъявляемые к такому ходатайству, не выполнил.

Учитывая, что при проведении экспертизы не проводилось исследование технологического процесса очистки воды в ОАО "ОмскВодоканал", заключение эксперта Журбы М.Г. не может быть принято судом апелляционной инстанции в качестве доказательства, подтверждающего обстоятельства, на которые ссылается истец.

Согласно выводам, изложенным в экспертном заключении Шевчика А.П. (л.д. 37-39 т. 10), на момент проведенной им проверки способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, в ОАО "ОмскВодоканал" не используется. В период с 01.03.2005 по настоящее время способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, в ОАО "ОмскВодоканал" не использовался. Поскольку экспертизой установлено, что ни на момент проверки, ни ранее ОАО "ОмскВодоканал" не использовало и не использует способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, ответ на вопрос N 3 о том, когда и каким способом перестал использоваться ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки воды в случае его использования, эксперт счел излишним.

Как следует из названного экспертного заключения, оно составлено по результатам ознакомления с технологическим процессом в ОАО "ОмскВодоканал" (площадки водозаборов "Заря" и "Падь", Ленинской очистной водопроводной станции) и предоставленной документацией, которая перечислена в заключении эксперта.

В заключении эксперта по результатам изучения технической документации и журналов оперативного контроля установлено, что в представленных схемах отсутствуют трубопроводы и оборудование, предназначенное для дозирования реагентов, в том числе флокулянта по способу, охраняемому патентом N 20883504. В результате обследования состояния оборудования и трубопроводов на насосных станциях первого подъема водозаборов "Заря", "Падь" установлено, что оборудование и коммуникации, свидетельствующие о наличии системы ввода каких-либо реагентов как в трубопроводы подачи воды на фильтрованную станцию ЛОВС, так и во всасывающую линию насосов второго подъема отсутствуют.

Из заключения эксперта Шевчика А.П. усматривается, что оно составлено единолично в порядке статьи 84 АПК РФ ввиду отказа эксперта Журбы М.Г. от совместного посещения ОАО "ОмскВодоканал".

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца заявил возражения относительно обоснованности заключения эксперта Шевчика А.П. ввиду отсутствия научно-исследовательского подхода к производству экспертизы; исследования документации за период с 01.03.2005 по 17.12.2005 при фактической передаче функций по водоочистке с 01.04.2005; неполноты предоставленной на исследование документации; отсутствия сравнительного анализа с фактическими данными главного технолога Шевченко В.С. и начальника станции водоочистки Захарова В.Р., с документацией, предоставлявшейся на исследование эксперту Корабельникову В.М.; противоречивости исследовательской части выводов и неясности изложения мотивировки.

Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточную и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ).

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 4 статьи 71 АПК РФ).

Достаточные основания сомневаться в беспристрастности эксперта и считать экспертное заключение Шевчика А.П. недостоверным у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Оценивая в совокупности и взаимной связи собранные по делу доказательства и принимая во внимание противоречивые заключения экспертов, суд апелляционной инстанции не может признать доказанным факт использования ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал" изобретения (патент N 2083504), исключительные права использования которого принадлежат истцу.

Из материалов дела с очевидностью не следует использование в применяемом ответчиком способе очистки мутных вод признаков запатентованного изобретения, что как в силу пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации (утратил силу с 01.01.2008), так и в силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008) является обязательным для признания изобретения использованным.

Поскольку факт нарушения ответчиком - ОАО "ОмскВодоканал" прав истца не доказан и судом не установлен, иск ФГУ ФАПРИД об обязании ОАО "ОмскВодоканал" прекратить нарушение исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2083504 - запрещении использовать способ, охраняемый указанным патентом, и взыскании компенсации не подлежит удовлетворению.

Основанием к отказу в иске служит недоказанность обстоятельств, на которых истец основывает заявленные требования.

Кроме того, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что истцом не подтверждена обоснованность расчета исковых требований к ответчику, поскольку используемые в расчете показатели и величины взяты произвольно, документально не подтверждены.

Более того, сам истец указывает, что при расчете суммы исковых требований допущена арифметическая ошибка, сумма требований составляет 57408000 руб., а не 58408000 руб. (протокол судебного заседания от 16.01.2009, л.д. 45 т. 9).

В письменных пояснениях, представленных в заседание суда апелляционной инстанции 22.06.2009, истец рассчитывает размер исковых требований к ОАО "ОмскВодоканал" за период с 01.04.2005 по 31.12.2006 уже в сумме 22146507 руб. 25 коп.

Между тем, в суде апелляционной инстанции правила об изменении размера исковых требований не применяются (часть 3 статьи 266 АПК РФ).

В апелляционной жалобе истец указывает, что суд первой инстанции необоснованно рассмотрел его требование к ОАО "ОмскВодоканал" как требование о взыскании компенсации в порядке пункта 3 статьи 1252 и подпункта 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, которое по существу является требованием о взыскании убытков. Как указывает истец, уточнения исковых требований и соответствующие выводы суда сделаны до принятия совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснившего в пункте 56 вопросы применения подпункта 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ.

При оценке возражений истца суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что в ходатайстве от 17.07.2008 (л.д. 3-5 т. 5) истец заявил о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, охраняемого патентом N 2083504, вместо возмещения убытков. В протоколе судебного заседания от 17.07.2008 по делу N А46-12-66/2005 (л.д. 8 т. 5) указано, что истец уточнил заявленные требования и просил взыскать с ОАО "ОмскВодоканал" денежную компенсацию за период с 01.04.2005 по 17.07.2008 в сумме 58408000 руб.; изменение предмета иска и увеличение исковых требований принято судом.

В силу части 3 статьи 266 АПК РФ правила об изменении предмета или основания иска в суде апелляционной инстанции не применяются.

Поэтому суд апелляционной инстанции повторно рассмотрел дело, исходя из предмета и оснований исковых требований, которые были рассмотрены судом первой инстанции.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционных жалоб истца и третьего лица и отмены решения суда первой инстанции по настоящему делу.

Доводы истца и третьего лица о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права проверены. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену принятого по делу судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным жалобам относятся на истца и третье лицо.

В силу статей 106, 107, 110 АПК РФ расходы ответчика в размере 45000 руб., понесенные в связи с проведением экспертизы согласно платежному поручению N 01821 от 01.04.2009, подлежат взысканию в пользу ответчика с истца.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, расходы истца по оплате проведения экспертизы последнему не возмещаются.

Денежные средства, уплаченные за проведение экспертизы на депозитный счет Восьмого арбитражного апелляционного суда, подлежат перечислению экспертам после направления ими соответствующих реквизитов для перечисления денежных средств.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 02 октября 2008 года по делу N А46-12-66/2005 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Взыскать с Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" в пользу открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" 45000 руб. судебных расходов, связанных с проведением экспертизы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Е.В. Гладышева

Судьи

О.В. Зорина Т.П. Семенова