Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2009 г. N 08АП-5709/08

город Омск

17 апреля 2009 г.

Дело N А46-12-66/2005

Резолютивная часть определения объявлена 14 апреля 2009 года.

Определение изготовлено в полном объеме 17 апреля 2009 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Гладышевой Е.В.,

судей Зиновьевой Т.А., Литвинцевой Л.Р.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Кичигиной З.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-5348/2008 и 08АП-5709/2008) Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" и открытого акционерного общества "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" на решение Арбитражного суда Омской области от 02 октября 2008 года по делу N А46-12-66/2005 (судья Мартыненко Ю.В.), принятое по иску Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации к открытому акционерному обществу "ОмскВодоканал", при участии третьего лица: открытого акционерного общества "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства",

о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании 58 408 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права,

при участии в судебном заседании представителей:

от ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" - представитель не явился;

от ФГУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации - представитель не явился;

от ОАО "ОмскВодоканал" - представитель Костяков Н.Г. по доверенности N 15/2 от 11.01.2009;

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (в настоящее время Федеральное государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации) (далее - ФГУ ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал") об обязании МУП "Водоканал" прекратить нарушение исключительных прав ФГУ ФАПРИД на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2083504, запрещении использовать способ, охраняемый указанным патентом, и взыскании суммы материального ущерба в размере 647 476 руб.

Определением Арбитражного суда Омской области от 11.04.2005 по делу N 12-66/05 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено государственное унитарное предприятие "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова".

Определением Арбитражного суда Омской области от 14.02.2006 по делу N 12-66/05 по ходатайству истца была назначена патентоведческо-техническая экспертиза, производство по делу приостановлено.

Определением Арбитражного суда Омской области от 29.01.2007 производство по делу N 12-66/05 возобновлено.

До принятия арбитражным судом решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) увеличил исковые требования в части взыскании суммы материального ущерба до 39 877 889 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 18.05.2007 по делу N 12-66/05 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.01.2008 по делу N Ф04-8260/2007 (40567-А46-17) решение от 18.05.2007 по делу N12-66/05 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Определением Арбитражного суда Омской области от 06.03.2008 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").

До принятия арбитражным судом решения истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования к каждому из ответчиков, просил взыскать с МУП "Водоканал" 216 829 178 руб. убытков за период с 10.07.1997 по 24.02.2005, с ОАО "ОмскВодоканал" - 36 537 173 руб. убытков за период с 25.02.2005 по 08.04.2008.

Определением Арбитражного суда Омской области от 20.06.2008 по делу N 12-66/2005 исковые требования ФГУ ФАПРИД о взыскании с МУП "Водоканал" 216 829 178 руб. убытков за период с 10.07.1997 по 24.02.2005 оставлены без рассмотрения на основании пункта 4 статьи 148 АПК РФ.

Истец вновь уточнил исковые требования, просил взыскать с ОАО "ОмскВодоканал" денежную компенсацию за период с 01.04.2005 по 17.07.2008 в сумме 58 408 000 руб. В обоснование заявленных требований истец сослался на подпункт 8 пункта 1 статьи 1406, пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение предмета иска и увеличение исковых требований судом первой инстанции принято.

Решением Арбитражного суда Омской области от 02.10.2008 года по делу N А46-12-66/2005 в удовлетворении исковых требований ФГУ ФАПРИД отказано.

Не соглашаясь с принятым решением, ФГУ ФАПРИД и открытое акционерное общество "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" (правопреемник государственного унитарного предприятия "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова") обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

ОАО "ОмскВодоканал" в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

От ФГУ ФАПРИД и ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" (далее - ОАО "Ростовский НИИКХ") поступили письменные ходатайства о назначении комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы с целью установления факта использования ОАО "Омскводоканал" изобретения, охраняемого патентом N 2083504.

В качестве экспертов истец предложил привлечь Журбу Михаила Григорьевича (ГУП "Мосводоканал НИИ проект", 109652, г. Москва, Золоторожская набережная, дом 1а, руководитель центра "Инноваций в области водоснабжения и водоотведения", доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Академии водохозяйственных наук и жилищно-коммунальной академии), Говорова Олега Борисовича ("Мосводоканал НИИ проект", кандидат технических наук) и Корабельникова Владимира Матвеевича ("НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды", кандидат технических наук, 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 87).

ОАО "Ростовский НИИКХ" в качестве экспертов предложило привлечь Журбу Михаила Григорьевича и Корабельникова Владимира Матвеевича.

В заседании суда апелляционной инстанции и в письменных возражениях представитель ОАО "ОмскВодоканал" против заявленных ФГУ ФАПРИД и ОАО "Ростовский НИИКХ" ходатайств возражал.

В случае назначения экспертизы ОАО "ОмскВодоканал" просило в качестве эксперта привлечь Шефчика Александра Петровича (кандидат технических наук, сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени комплексного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии ОАО "НИИ ВОДГЕО", г. Москва, Г-48, ГСП-2, 119048 Комсомольский Проспект, дом 42, строение 2).

Определением от 26.01.2009 суд апелляционной инстанции отложил рассмотрение дела на 05.03.2009 и запросил у Журбы М.Г. и Шефчика А.П. информацию о возможности проведения экспертизы.

Письмом, поступившим в суд 02.03.2009, Журба М.Г. подтвердил возможность проведения им экспертизы, определив её стоимость в размере 35 000 руб. без НДС (л.д. 85 т. 9).

Письмом, поступившим в суд 04.03.2009, Шефчик А.П. подтвердил возможность проведения им экспертизы. Стоимость экспертизы определена в размере 45 000 руб., включая оплату поездки в Омск и проживание в гостинице. Способ проведения - обязательно с выездом на объект. Шефчик А.П. указал, что имеет высшее образование, стаж работы - 42 года, занимает должность старшего научного сотрудника (л.д. 86 т. 9).

Поскольку вопреки определению об отложении от 26.01.2009 Журба М.Г. и Шевчик А.П. не представили надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их образование, специальность, стаж работы, занимаемую должность, у суда апелляционной инстанции отсутствовала возможность установить, обладают ли указанные лица специальными знаниями, позволяющими провести соответствующую экспертизу.

В связи с этим определением от 05.03.2009 судебное заседание отложено на 14.04.2009. Суд предложил Журбе М.Г. и Шефчику А.П. представить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих образование, специальность, стаж работы, занимаемую должность (диплом, выписку из трудовой книжки и т.д.).

Представители ОАО "Ростовский НИИКХ" и ФГУ ФАПРИД, надлежащим образом извещенных о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились. От ОАО "Ростовский НИИКХ" и ФГУ ФАПРИД поступило ходатайство о рассмотрении ходатайств о назначении экспертизы в отсутствие представителя. Просили включить в состав комиссии экспертов эксперта Корабельникова В.М.

На основании части 1 статьи 266, частей 2, 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие не явившихся участников арбитражного процесса.

Журба М.Г. и Шефчик А.П. представили надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих образование, специальность, стаж работы, занимаемую должность.

В заседании суда апелляционной инстанции 14.04.2009 представитель ОАО "ОмскВодоканал" против удовлетворения ходатайств ОАО "Ростовский НИИКХ" и ФГУ ФАПРИД о назначении экспертизы возражал.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

ФГУ ФАПРИД ссылается на то, что им не было заявлено ходатайство о проведении комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы в суде первой инстанции по причине того, что акт N В-368-в от 24.09.2008 Росприроднадзора был предоставлен в последнее судебное заседание 25.09.2008, в котором оглашена резолютивная часть решения. С данным актом он ознакомлен не был, и в нарушение части 3 статьи 65 АПК РФ ему не была предоставлена такая возможность. В случае осведомленности о выводах контролирующего органа, изложенных в указанном акте, истцом было бы заявлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы.

Доказательства, свидетельствующие о внесении на депозитный счёт суда денежных средств, необходимых для проведения экспертизы, в материалах дела имеются.

С учётом приведенных обстоятельств, а также того, что возник вопрос, требующий специальных знаний, арбитражный суд апелляционной инстанции находит заявленные ходатайства ответчика и третьего лица о назначении по делу комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы с целью установления факта использования ОАО "Омскводоканал" г. Омска изобретения, охраняемого патентом N 2083504, подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 84 АПК РФ комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом.

Суд полагает возможным и достаточным поручить проведение указанной экспертизы экспертам Журбе М. Г. и Шефчику А.П.

По мнению суда апелляционной инстанции, эксперт Карабельников В.М., о привлечении которого ходатайствуют ОАО "Ростовский НИИКХ" и ФГУ ФАПРИД, не может участвовать в проведении экспертизы, поскольку ранее по настоящему делу им уже давалось экспертное заключение.

С учётом обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, на разрешение экспертам поставить следующие вопросы:

1. Используется ли на момент проверки в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использован в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

2. Использовался ли с 25.02.2005 по настоящее время в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использовался в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

3. В случае если на момент проверки изобретение не используется, но использовалось ранее (в пределах указанного периода с 25.02.2005) установить, когда и каким способом перестал использоваться ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки воды, охраняемый патентом N 2083504?

При этом суд апелляционной инстанции обращает внимание экспертов Журбы М.Г. и Шефчика А.П. на то, что в силу статьи 84 АПК РФ и Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" комиссионный характер исследования предполагает, что эксперты разрешают поставленные перед ними вопросы совместно, взаимодействуя с друг другом. Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают единое заключение либо сообщение о невозможности дачи заключения по делу. Если возникают разногласия между экспертами каждый из них или эксперт, не согласный с другими, даёт отдельное заключение.

В связи с назначением экспертизы производство по делу суд апелляционной инстанции на основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ приостанавливает.

Руководствуясь частью 1 статьи 266, статьями 82, 144-145, 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайства Федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" и открытого акционерного общества "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства" о назначении комиссионной судебно-технической и патентоведческой экспертизы удовлетворить.

Назначить по делу комиссионную судебно-техническую и патентоведческую экспертизу с целью установления факта использования ОАО "Омскводоканал" изобретения, охраняемого патентом N 2083504, проведение которой поручить экспертам Журбе Михаилу Григорьевичу (105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 22) и Шефчику Александру Петровичу (г. Москва, Г-48, ГСП-2, 119048 Комсомольский Проспект, дом 42, строение 2).

Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренной статьёй 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

1. Используется ли на момент проверки в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использован в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

2. Использовался ли с 25.02.2005 по настоящее время в ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки мутных вод, охраняемый патентом N 2083504, если да, то каждый ли признак указанного способа, охраняемого патентом N 2083504, использовался в способе очистки мутных вод ОАО "ОмскВодоканал" (с их указанием)?

3. В случае если на момент проверки изобретение не используется, но использовалось ранее (в пределах указанного периода с 25.02.2005) установить, когда и каким способом перестал использоваться ОАО "ОмскВодоканал" способ очистки воды, охраняемый патентом N 2083504?

Истцу - федеральному государственному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации - предоставить в распоряжение экспертов нотариально заверенную копию патента N 2083504.

Ответчику - открытому акционерному обществу "Водоканал" предоставить в распоряжение экспертов план насосной станции первого подъёма "Падь" с указанием точек ввода флокулянта; схемы ковшевого водозабора с отметками насосных агрегатов и осей трубопроводов и водоводов; принципиальную схему подачи воды от водозабора "Падь" на фильтровальную станцию с указанием внутренних диаметров подающих водоводов и их длины, с указанием отметок уровней воды в смесителях водоочистных сооружений; выписки из оперативных журналов показателей работы насосной станции первого подъёма "Падь" за каждый определённый день (например, десятый) выбранного месяца за определённые годы, которая должна содержать для каждого выбранного дня месяца количество работающих агрегатов, продолжительность их работы, подача воды в м/сутки, показания манометров, установленных после насосов на входе воды в подающие водоводы, кг/см2, обеспечить доступ на объект исследования.

Экспертам - обеспечить возможность провести экспертизу и представить заключение в Восьмой арбитражный апелляционный суд в срок до 14.05.2009.

Производство по делу N А46-12-66/2005 приостановить.

Определение вступает в силу со дня вынесения, в части приостановления производства по делу может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение месяца со дня изготовления определения в полном объеме.

Председательствующий

Е.В. Гладышева

Судьи

Т.А.Зиновьева Л.Р.Литвинцева