Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2013 г. N 13АП-18989/12

г. Санкт-Петербург

11 марта 2013 г.

Дело N А56-39604/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Герасимова М.М.

судей Марченко Л.Н., Масенкова И.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Човпинь Л.А.

при участии:

от истца: Зорин Н.А. представитель по доверенности от 22.06.2010, паспорт,

от ответчика:

от ООО "Фортек": Кочетков А.В. представитель по доверенности от 01.02.2013, паспорт, Устинова М.А. представитель по доверенности от 01.02.2013, паспорт,

от ООО "ЕвроДор": не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-18989/2012) ООО "Фортек" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2012 по делу N А56-39604/2010 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ЗАО "494 УНР"

к ответчикам: ООО "Фортек", ООО "ЕвроДор"

о защите прав на изобретение, взыскании компенсации, изъятии из оборота

установил:

Открытое акционерное общество "494 УНР" (ОГРН: 1025005117500, адрес местонахождения: 140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Строительная, 4) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Фортек" (ОГРН: 1086450000691, адрес местонахождения: 410010, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Осипова, 1) (ответчик 1), Обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроДор" (ОГРН: 5067847182838, адрес местонахождения: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, 10, литер А, пом. 18-Н) (ответчик 2) о запрете ответчикам использовать изобретение по патенту N 2129189; об обязании ответчиков возместить ОАО "УНР" убытки, причиненные нарушением исключительного права и об изъятии из оборота и обязании уничтожить под контролем истца товарные остатки арматуры геотехнической пластиковой, имеющейся у ООО "Фортек" и ООО "ЕвроДор". Также истец просил опубликовать решение суда в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В обоснование иска ОАО "494 УНР" ссылается на то, что ответчиками незаконно реализуется продукция - арматура геотехническая пластиковая ГР Ф h-50 П, в которой используется принадлежащее истцу охраняемое изобретение (решетка с ячеистой структурой и способ ее изготовления). Незаконным использованием объекта интеллектуальной собственности правообладателю причинены убытки в виде расходов, понесенных на оплату услуг представителя истца по подготовке и обращению в суд в сумме 50000,00 руб. и расходы по уплате государственной пошлины за обращение с иском, а также убытки в виде упущенной выгоды в виде доходов ответчиков, полученных ими вследствие исключительного права на изобретение и доходов, которые истец получил бы в виде лицензионных платежей по лицензионном договору в случае законного использования ответчиками изобретения.

При рассмотрении дела иск уточнен в порядке статьи 49 АПК РФ в части требования о взыскании убытков - истец просил взыскать компенсацию в сумме 2000000,00 руб.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 27.10.2011 производство по делу приостанавливалось до вступления в законную силу судебного акта по делу N А57-1103/2010. В связи со вступлением в законную силу судебного акта по указанному делу, определением суда первой инстанции от 30.05.2012 производство по делу возобновлено.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2012 иск удовлетворен, ООО "Фортек" и ООО "ЕвроДор" запрещено использовать изобретение по патенту N 2129189; принято решение об изъятии из оборота и уничтожении под контролем ЗАО "494 УНР" товарных остатков арматуры геотехнической пластиковой, имеющихся у ООО "Фортек" и ООО "ЕвроДор"; взыскана компенсация в сумме 1800000,00 руб. с ООО "Фортек" и 200000,00 руб. с ООО "ЕвроДор". Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается факт изготовления и реализации ответчиками продукции, в которой использовано изобретение истца. Оценив выводы представленных в материалы дела экспертных заключений, суд первой инстанции принял во внимание, что при проведении судебной экспертизы по ходатайству истца, техническая документация представлена ответчиком не в полном объеме, и сделал вывод о подтверждении довода истца об использовании ответчиком принадлежащего ему изобретения. Материальные носители, на которых выражен результат интеллектуальной деятельности, признаны судом первой инстанции контрафактными и подлежащими уничтожению.

На решение суда первой инстанции ООО "Фортек" подана апелляционная жалоба, в которой оно просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в иске. В обоснование доводов апелляционной жалобы, ее податель ссылался на то, что патентообладателем является на ЗАО "494 УНР", как это указано судом в решении, а ОАО "УНР". Переход исключительного права зарегистрирован после обращения истца в суд. Спорное изобретение ответчиками не использовалось. Образец приобретенной истцом продукции не соответствует номенклатуре продукции, производимой ответчиком. При изготовлении спорной продукции использовалась принадлежащая истцу полезная модель. Судом первой инстанции не были приняты во внимание возражения ответчика по результатам проведенной при рассмотрении дела экспертизы. Суд при отсутствии каких-либо оснований, сделав вывод о противоречивости заключений представленных в материалы дела экспертиз, положил в основание судебного акта выводы лишь одной экспертизы. О проведении дополнительной экспертизы ответчик не заявлял, считая, что представленных в материалы дела экспертных заключений достаточно для вывода по существу спора. За нарушение патентных прав не может быть взыскана компенсация. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

В дополнении к апелляционной жалобе ее податель ссылается на то, что в материалах дела отсутствует письменное уточнение заявленных требований истцом, фактически им заявлено дополнительное требование. Дата извещения ответчика о проведении судебного заседания в протоколе указана позднее даты проведения судебного заседания. Формулировка резолютивной части судебного акта носит обезличенный характер.

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО "494 УНР" возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что наименование истца уточнялось при рассмотрении дела судом первой инстанции. Утверждение ООО "Фортек" о том, что им не реализуется арматура геотехническая пластиковая ГР Ф h-50 П, опровергается буклетом ООО "Фортек". Образец спорной продукции с маркировкой, на которой имеется наименование производителя, представлен в судебное заседание. Иных образцов производимой продукции ответчиком не представлено. Экспертным заключением Колобанова Н.И. подтверждается, что в продукции "Геомодуль "Фортек" (ГР Ф h-50) использован каждый признак изобретения устройства, приведенный в независимом пункте 1, содержащийся в патенте, принадлежащем ОАО "494 УНР". Способ изготовления решетки полимерной объемной, используемой для укрепления грунта, патентом на полезную модель N 77299 не охраняется. Изобретение по патенту N 2129189 имеет более ранний приоритет. Экспертом Колобановым Н.И. все признаки спорного изделия проанализированы надлежащим образом. ООО "Фортек" уклонился от исполнения обязанности по представлению документов на экспертизу. Проведенная в рамках иного дела, рассмотренного Арбитражным судом Саратовской области комплексная технико-патентная и дополнительно технико-патентная экспертиза имела другой предмет и объект исследования по сравнению с патентоведческой судебной экспертизой по настоящему делу.

При рассмотрении апелляционной жалобы от ООО "Фортек" поступило повторное ходатайство о назначении технической экспертизы для установления принципиальной невозможности изготовления продукции по формуле патента истца, ссылаясь на то, что в формуле содержатся технические ошибки.

Апелляционная жалоба рассмотрена в судебном заседании 13.02.2013, судом в составе: председательствующий судья Герасимова М.М., судьи Марченко Л.Н., Масенковой И.В. Состав суда изменен в порядке статьи 18 АПК РФ, в связи с болезнью судьи Лариной Т.С., на основании визы на докладной записке председательствующего.

В судебном заседании ответчик поддержал ходатайство о проведении экспертизы.

Принимая во внимание, что техническая ценность изобретения, в отношении которого истцу выдан патент, не является предметом судебного разбирательства, и не входит в предмет доказывания по делу, ходатайство о проведении дополнительной экспертизы отклонено.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы апелляционной жалобы. Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд считает, что решение суда подлежит частичной отмене.

Из материалов дела следует, что 494 Управление Начальника работ выдан Патент N 2129189 на изобретение "Решетка с ячеистой структурой и способ ее изготовления" (авторы Ким Алексей Иванович, Бражников Константин Константинович), с приоритетом изобретения 04.06.1998, и сроком действия патента 04.06.2019. Изобретение зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20.04.1999.

Согласно описанию изобретения, оно относится к области строительства и представляет собой решетку с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности, выполненной из гибких полос, изготовленных из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления. Полосы установлены на ребра и сварены между собой в шахматном порядке. Описан также способ изготовления решетки.

Представленными в материалы дела товарными накладными подтверждается реализация ООО "ЕвроДор" в пользу третьих лиц, в частности, индивидуального предпринимателя Зориной М.А. георешетки ГР Ф h-50 П (размер модуля 3х5,43, ячейка 210х210), на приобретение которых, ответчиком 2, в свою очередь, заключен договор поставки от 16.12.2009 N 16/12 с ООО "Фортек".

Также на изготовление и реализацию георешетки указано в выпущенном ООО "Фортек" буклете "Материалы для строительства дорог", реклама продукции опубликована в сети Интернет, что подтверждено заверенной нотариально распечаткой с сайта. В отношении спорной продукции ООО "Фортек" разработан Стандарт, продукция прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции проведена патентная экспертиза. Согласно экспертному заключению патентного поверенного Колобанова Николая Ивановича, выделены основные признаки устройства в изобретении истца, проведено сравнение изобретения с продукцией, распространяемой ООО "Фортек" и выявлено использование каждого признака и изобретения в устройстве, в связи с чем, сделан вывод об использовании ответчиком изобретения истца в реализуемой продукции. При этом эксперт отметил, что вопреки определению суда первой инстанции, ООО "Фортек" образцы товара для исследования не представил. Между тем, негативные последствия непредставления дополнительных доказательств по смыслу части 2 статьи 9 АПК РФ, должны возлагаться на соответствующую сторону, в данном случае на подателя апелляционной жалобы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что продукция, производимая ответчиками, является контрафактной.

Экспертизой, проведенной при рассмотрении дела в суде первой инстанции, назначенной судом, подтвержден факт использования всех признаков изобретения, исключительные права на которое в силу положений статей 1345, 1354 ГК РФ принадлежат истцу, в продукции ответчика.

Принимая во внимание, что права на изобретение перешли к истцу в связи с реорганизацией, то есть согласно статье 48 ГК РФ в порядке универсального правопреемства, регистрация права за ОАО "494 УНР" после направления иска в суд, не свидетельствует об отсутствии у истца права на обращение за защитой нарушенных прав, тем более, что на момент вынесения решения суда, права на изобретение зарегистрированы за истцом.

Вопреки утверждению подателя апелляционной жалобы, в материалы дела не представлены заключения специалистов, которыми бы опровергались выводы судебной экспертизы о сходстве продукции ответчиков и изобретения, права на которое зарегистрировано за истцом.

Заключение комплексной технико-патентной экспертизой от 22.02.2011 N 1/01, проведенной Саратовским государственным техническим университетом, равно как и Дополнительная судебная комплексная технико-патентная экспертиза от 22.09.2011 N 1/02 той же организации, сходство спорных объектов не проверяла.

С учетом того, что сравнение технических решений, использованных в изобретении истца и в продукции, реализуемой ответчиком, требовало применения специальных знаний, суд первой инстанции обоснованно руководствовался при вынесении решения заключением судебной экспертизы, выводы которой, в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, не были опровергнуты ответчиком.

Ссылка подателя апелляционной жалобы на выданный ему Патент N 77299 на полезную модель "Арматура Геотехническая", не может быть принят, так как, даже в случае сходства признаков полезной модели с изобретением ответчика, приоритет полезной модели установлен после приоритета изобретения, лишь 27.05.2008, следовательно, согласно положениям статьи 1381 ГК РФ, наличие указанного патента не лишает ОАО "494 УНР" права требовать прекращения нарушения принадлежащих ему исключительных прав.

Защита прав и обязанностей патентообладателя, а также лица, которому переданы права на это изобретение (лицензиата), предусмотрена нормами Патентного закона Российской Федерации, действовавшего в тот период времени, когда был выдан Патент N 2129189, и согласно которым (статьи 13, 14) предусмотрено заявление требования о прекращении нарушения патента, а также возмещении лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

Из содержания пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации вытекает, что запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в способе, если в этом способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно статье 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, нормы этой части применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Верно применив нормы материального права, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования о запрете ответчикам использовать спорные изобретения и об изъятии и уничтожении контрафактной продукции. Ссылки подателя апелляционной жалобы на неясности, содержащиеся в судебном акте, могут касаться порядка его исполнения, но не содержания оспариваемого решения.

В то же время, такой способ защиты нарушенных прав как компенсация не может быть применен в спорных правоотношениях, поскольку не поименован в качестве способа защиты патентных прав в статье 1406 ГК РФ, на что указано, также и в разъяснениях пункта 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Таким образом, требования истца в части взыскания компенсации, заявленные, вопреки утверждению подателя апелляционной жалобе, в судебном заседании суда первой инстанции 07.10.2011 по тем же основаниям, что и ранее требование о взыскании убытков, не подлежали удовлетворению. В этой части решение суда следует отменить и в этой части в иске отказать. Также не относится к предусмотренному ГК РФ способу защиты прав в судебном порядке публикация решения в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая по смыслу статьи 1407 ГК РФ осуществляется по инициативе правообладателя на основании судебного решения, в котором достаточно установить факт нарушения исключительных прав. Публикация осуществляется в силу требований закона. Таким образом, абзац пятый решения суда об осуществлении публикации подлежи исключению.

Ссылка подателя апелляционной жалобы не неверное указание в резолютивной части решения суда организационно-правовой формы истца, с учетом уточнения его наименования, о котором письменно заявлено в суде первой инстанции, подлежит исправлению в порядке статьи 179 АПК РФ, и не может служить основанием для отмены или изменения судебного акта.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины по делу подлежат отнесению в равных долях на ответчиков, с учетом частичного удовлетворения апелляционной жалобы. При этом, истцу следует возвратить излишне уплаченную при обращении в суд государственную пошлину.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2012 по делу N А56-39604/2010 отменить в части взыскания с ООО "Фортек" в пользу ЗАО "494 УНР" 1 800 000 руб. компенсации и в части взыскания с ООО "ЕвроДор" в пользу ЗАО "494 УНР" 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение.

В указанной части в иске отказать.

Исключить из резолютивной части решения абзац пятый.

Взыскать в пользу ЗАО "494 УНР" расходы по госпошлине по иску: с ООО "Фортек" - 4 000 руб., с ООО "ЕвроДор" - 4 000 руб.

Возвратить ЗАО "494 УНР" из бюджета Российской Федерации 4 000 руб. излишне уплаченной госпошлины по иску.

Взыскать с ЗАО "494 УНР" в пользу ООО "Фортек" 1 000 руб. расходов по оплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Председательствующий

М.М. Герасимова

Судьи

Л.Н. Марченко И.В. Масенкова