Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 г. N 09АП-2398/13

г. Москва

13 марта 2013 г.

Дело N А40-105879/11-5-760

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 марта 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи	Якутова Э.В.
судей:	Бекетовой И.В.
	Свиридова В.А.

при ведении протокола помощником судьи Бахтиаровой Н.К.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2012 по делу N А40-105879/11-5-760 судьи Тарасова Н.Н.

по заявлению ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ

к Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности"

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя: Марченков Н.В. по дов. от 19.09.2011;

от ответчика: Лебедева А.А. по дов. от 08.10.2012; Кольцова Т.В. по дов. от 18.09.2012;

от третьих лиц: ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", Вепринцева Е.С. по дов. от 20.04.2012;

ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", Лебедева А.А. по дов. от 09.10.2012; Кольцова Т.В. по дов. от 02.08.2012,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2012, было удовлетворено заявление компании ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ (далее - Компания) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 22.06.2011 об отказе в удовлетворении возражений ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ от 17.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 339404.

Суд также обязал Роспатент восстановить нарушенные права ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ путем повторного и объективного рассмотрения возражений.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.07.2012 N КГ-А40/8104-12 решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2012 были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Повторно рассматривая дело, суд первой инстанции признал незаконным как несоответствующее положениям п.1 ст.7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" и отменил полностью решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2011 об отказе в удовлетворении возражений ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (с нахождением Калвер Штрассе, 7, 71034, Бёблинген, Германия) от 17.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 339404 и обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ с нахождением Калвер Штрассе, 7, 71034, Бёблинген, Германия путем повторного и объективного рассмотрения означенных возражений.

Роспатент не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой, в которой полагает, что решение принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела; при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными; при несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; а также с нарушением норм материального права.

Кроме того, как считает Роспатент, решение суда первой инстанции принято с нарушением норм процессуального права, согласно которым указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении об отмене решения, постановления, обязательны для суда, вновь рассматривающего данное дело.

Просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

В своем отзыве третье лицо - ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко" (далее - Общество) полностью поддержало доводы Роспатента, изложенные в апелляционной жалобе, считает эти доводы абсолютно законными и обоснованными.

Просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

В отзыве на апелляционную жалобу Компания с доводами, приведенными в апелляционной жалобе, не согласна; полагает, что решение суда принято при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, а также исполнении указаний суда кассационной инстанции.

Просит оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Роспатента и ФИПС высказал единую правовую позицию, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе удовлетворении заявленных требований.

Полагает, что при повторном рассмотрении дела судом первой инстанции не были выполнены указания суда кассационной инстанции о выяснении наличия серии товарных знаков; о проведении анализа на сходство оспариваемого товарного знака с каждым из противопоставленных товарных знаков; об оценке позиции Роспатента по отказу в принятии дополнительных материалов.

Пояснил, что оспариваемый товарный знак не способен вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Указал на то, что противопоставленные товарные знаки, принадлежащие заявителю, не составляют серию товарных знаков, объединенных сильным элементом "гамма/gamma", поскольку словесный элемент оспариваемого и противопоставленных товарных знаков помимо Компании и третьего лица широко используется многочисленными производителями в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Полагает, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым, в связи с чем не может быть положен в основу серии товарных знаков.

Отметил, что сравниваемые обозначения не обладают смысловыми значениями, а также не обладают ярко выраженными графическими признаками, в силу чего определяющим критерием при установлении сходства данных обозначений в целом является фонетический признак. При этом, сравниваемые товарные знаки имеют фонетически различные сильные начальные части.

Обращает внимание на то, что регистрация наименования в Росздравнадзоре свидетельствует о том, что компетентный орган по обращению лекарственных средств, также посчитал не сходными сравниваемые обозначения при регистрации наименований лекарственных препаратов.

Подчеркнул, что при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках возражения Роспатентом учитывались только документы, которые не меняют мотивы данного возражения.

Представитель Общества в судебном заседании полностью согласился с правовой позицией Роспатента и ФИПС, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель Компании в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Полагает, что при новом рассмотрении дела судом первой инстанции были полностью выполнены все указания суда кассационной инстанции.

Пояснил, что зарегистрированный товарный знак является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками Компании, поскольку в глазах потребителей может быть воспринят как еще один препарат известной серии, произведенной компанией.

Указал на то, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Отметил, что сам факт наличия правовой охраны указанных Роспатентом товарных знаков не может являться основанием для утверждения о том, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым и не может быть положен в основу товарных знаков.

Обратил внимание на то, что такое основание для отказа в государственной регистрации лекарственного средства как сходство наименования лекарственного средства с защищенным товарным знаком, названием другого лекарственного средства не было предусмотрено действующим на момент регистрации указанных препаратов Административным регламентом Росздравнадзора.

Считает, что представленные Компанией дополнительные материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а лишь указывали на законность и обоснованность поданного возражения.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьих лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит отмене на основании п.3 ч.1 ст.270 АПК РФ исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 339404 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 по заявке N 2006733921/50 с приоритетом от 23.11.2006 на имя правообладателя ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Товарный знак по свидетельству N 339404 представляет собой словесное обозначение "ТРИГАММА", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

17.02.2011 в Палату по патентным спорам поступило возражение от компании ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339404 в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку заявитель зарегистрировал товарные знаки, включающие словесное обозначение "ГАММА", зарегистрированных на территории Российской Федерации в период с 13.01.1993 по 10.02.2003, для того же класса МКТУ, а также сходством до степени смешения товарных знаков заявителя (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) и противопоставленного ему товарного знака третьего лица.

Решением Роспатента от 22.06.2011 в удовлетворении возражения Компании было отказано; правовая охрана товарного знака по свидетельству N 339404 оставлена в силе.

Удовлетворяя заявленные Компанией требования, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

При этом, суд правомерно указал на то, что согласно ч.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исследуя материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое словесное обозначение "ТРИГАММА" является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками заявителя, поскольку в глазах потребителей может быть воспринят как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной компанией ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма).

При этом, суд исходил из того, что:

имеется фонетическое сходство в силу полного вхождения доминирующего словесного элемента "ГАММА" противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 802673 в оспариваемый товарный знак - п.14.4.2.2(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за N 4322 (далее - Правила);

сравнительный анализ обозначений по семантическому признаку (п.14.4.2.2(3) Правил) показал, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "ГАММА" полностью включен в оспариваемый товарный знак, занимает в нем доминирующее положение, поскольку имеет самостоятельное значение и на него падает логическое ударение;

графическое сходство сравниваемых товарных знаков (п.14.4.2.2(2) Правил) обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счет сходства доминирующих словесных элементов "ГАММА";

наличие в спорном обозначении количественного числительного "ТРИ" с очевидностью усиливает возникновения ассоциации между спорными словесными обозначениями.

В связи с этим, суд посчитал, что использование спорного товарного знака со словесным обозначением "ТРИГАММА" в отношении фармацевтических препаратов, т.е. товаров 05 класса МКТУ, т.е. однородных для тех, в отношении которых зарегистрирован товарный знак заявителя, с очевидностью ведет к смешению товаров на рынке, с большой долей вероятности может привести к введению потребителя в заблуждение.

В то же время, суд апелляционной инстанции считает необоснованным вывод суда о доминирующем положении в сравниваемых товарных знаках словесного обозначения "ГАММА".

Как правильно отражено в решении Роспатента, элемент "ГАММА/GAMMA", входящий в товарные знаки, принадлежащие заявителю, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью).

Смысловое значение понятия "гамма" подразумевает определенную систему элементов в логически выстроенном взаимосвязанном последовательном развитии.

Соответственно, в контексте элемент "гамма" указывает не на конкретные признаки предмета, явления, а на их принадлежность к системе. Например, "гамма лекарств на основе ромашки", "гамма лечебных мазей от радикулита", "гамма лечебной парфюмерии" и т.п.

При восприятии обозначений, содержащих словесный элемент "гамма", потребитель должен однозначно отнести конкретный товар к определенной группе, системе товаров, выделяющихся каким-либо объединяющим их признаком, и, в то же время, отличающим их от иных товаров.

Таким образом, регистрация словесного обозначения, содержащего словесный элемент "гамма/gamma" без указания на объединяющий их признак, не может вводить потребителя в заблуждение.

При этом, регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения "гамма", как имеющего самостоятельное смысловое значение, не может свидетельствовать о невозможности регистрации иных, хотя и содержащих этот элемент словесных обозначений, но не являющихся от него производными (например, образующими иную систему).

Доказательств того, что зарегистрированные Компанией лекарственные препараты (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма) образуют систему препаратов, объединенных каким-либо общим для них признаком, и, в то же время, отличающим их от иных лекарственных препаратов, не представлено.

В связи с этим, следует согласиться с выводом Роспатента о том, что элемент "гамма/gamma" в принадлежащих Компании товарных знаках не может быть признан доминирующим.

Соответственно, различительную способность сравниваемым товарным знакам придают их начальные элементы.

Исходя из изложенного, а также учитывая наличие товарных знаков с элементом "гамма/gamma" иных производителей лекарственных средств, довод заявителя о том, что товарные знаки Компании образуют серию товарных знаков не может быть признан обоснованным.

С учетом того, что в основание оспариваемого решения Роспатента положен вывод о том, что в сравниваемых товарных знаках словесный элемент "гамма/gamma" является слабым, не влияющим на различительную способность сравниваемых товарных знаков, то факт представления либо непредставления Компанией в Роспатент и суд дополнительных доказательств, свидетельствующих об обращении продукции на рынке, не может повлиять на правильную по существу оценку Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Компанией возражений против регистрации товарного знака "ТРИГАММА".

В то же время, суд апелляционной инстанции считает необоснованной ссылку Роспатента на факт регистрации препарата с товарным знаком "ТРИГАММА" Росздравнадзором, а также на письмо Научно-аналитического отдела сектора научного анализа информации ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения", поскольку при регистрации препаратов Росздравнадзор не оценивает сходство товарных знаков как средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает необоснованным и не основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных Компанией требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2012 по делу N А40-105879/11-5-760 отменить.

Отказать в удовлетворении заявления ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2011 N 2006733921(339404).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова В.А. Свиридов