Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2013 г. N 09АП-3528/13

г. Москва

15 апреля 2013 г.

Дело N А40-27210/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой,

судей А.А. Солоповой, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

"Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.), ООО "Александровы погреба" и ООО "ВЕЛЬД-21"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2012 года

по делу N А40-27210/2012, принятое судьёй Е.А. Хайло,

по иску ООО "Александровы погреба"

(ОГРН 1027700135253; 127410, г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, д. 79А, стр.25)

к ООО "Вельд-21" (ОГРН 1027700519593; 123060, г. Москва, ул. Березина, д. 34, стр. 11)

третье лица: "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.), Федеральная таможенная служба "Центральная Акцизная Таможня"

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Пигарева А.В. (по доверенности от 10.01.2013)

от ответчика: Мартынова К.К. (по доверенности от 01.03.2012)

от третьего лица: Карпенко Р.А. (по доверенности от 06.09.2010); Титаренко М.А. (по доверенности от 22.02.2013); Воеводин Д.Е. (по доверенности от 21.01.2013)

от третьего лица: Чеснокова А.П. (по доверенности N 05-21/27331 от 28.11.2012) - Федеральная таможенная служба "Центральная Акцизная Таможня"

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" (далее - ООО "Александровы погреба", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Вельд-21" (далее - ООО "Вельд-21", ответчик), третьи лица - "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) (далее - "Хосе Эстевес", третье лицо), Федеральная таможенная служба "Центральная Акцизная Таможня" о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951 и N 322207.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2012 года по делу N А40-27210/2012 исковые требования удовлетворены частично (том 3, л.д. 70-73).

Не согласившись с решением суда, истец - ООО "Александровы погреба" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, в части взыскания размера компенсации - исковые требования удовлетворить в полном объеме. Заявитель в апелляционной жалобе указывает, что суд первой инстанции является необоснованно снизил размер компенсации (том 4, л.д. 32-34).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик - ООО "Вельд-21" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. По мнению заявителя апелляционной жалобы, обжалуемое решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального права, выводы не соответствуют обстоятельствам дела (том 4, л.д. 20-22).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, третье лицо - "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. По мнению заявителя апелляционной жалобы, обжалуемое решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, выводы не соответствуют обстоятельствам дела, судом не применены нормы статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (том 4, л.д. 1-2).

15 февраля 2013 года в канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда поступил отзыв истца на апелляционные жалобы ответчика и третьего лица.

22 февраля 2013 года, 10 апреля 2013 года в канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда поступили письменные пояснения третьего лица - "Хосе Эстевес" по апелляционной жалобе ответчика.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просит изменить решение, удовлетворить исковые требования в полном объеме, с доводами апелляционных жалоб ответчика и третьего лица не согласен.

Представитель ответчика, явившийся в судебное заседание апелляционного суда, доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе и жалобе третьего лица поддерживает в полном объеме, просит решение отменить апелляционные жалобы ответчика и третьего лица удовлетворить, возражает по доводам апелляционной жалобы истца.

Представители третьего лица - "Хосе Эстевес" в судебном заседании апелляционного суда доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе поддержали в полном объеме, поддерживают жалобу ответчика по доводам изложенным в письменных пояснениях, просят решение отменить, апелляционные жалобы удовлетворить, возражают по доводам апелляционной жалобы истца.

Представитель Федеральной таможенной службы "Центральная Акцизная Таможня" оставляет вопрос на усмотрение суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционных жалоб, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон и третьих лиц, не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2012 года по делу N А40-27210/2012.

Как следует из материалов дела, ООО "Александровы погреба" является правообладателем словесного товарного знака "TESERO/ТЕСОРО" по свидетельству N 249951, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 июня 2003 года в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива), с приоритетом от 22 марта 2002 года и комбинированного товарного знака "TESERO" по свидетельству N 322207, зарегистрированного в Государственном реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 09 марта 2007 года в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с приоритетом от 14 ноября 2005 года.

Исковые требования ООО "Александровы погреба" основаны на том, что ответчик 21 января 2011 года реализовал на территории Российской Федерации алкогольную продукцию, производства "Jose Estevez", маркированную обозначением "REAL TESORO", тем самым, используя на этой продукции обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и комбинированным товарным знаком истца, что в соответствии со статьями 1484, 1229, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является нарушением исключительных прав истца.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод заявителей апелляционной жалобы ответчика и третьего лица о том, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, выводы не соответствуют обстоятельствам дела и отклоняет на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт тождественности товаров, реализуемых ответчиком, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарные знаки истца, подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05 марта 2003 года, при проверке на тождество и сходство необходимо произвести поиск тождественных и сходных обозначений, определить степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений, определить однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). При этом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Вместе с тем, перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При оценке сходства решающие значение имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ООО "Вельд-21" при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений. Анализ товарного знака истца и внешний вид товара, который ввозит и реализует ответчики, показал, что данные обозначения вызывают одинаковое зрительное впечатление, устойчиво ассоциируются друг с другом, в связи с чем, будут смешиваться потребителем.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Судом первой инстанции установлено, что ответчиком на этикетке использовалось словесное обозначение "REAL TESORO", которое занимает доминирующее положение и состоит из двух слов "REAL" и "TESORO". Оба слова выполнены буквами латинского алфавита, шрифтом, приближенным к стандартному, и начинаются с заглавных букв.

Принадлежащий истцу товарный знак "TESORO/TECOPO" по свидетельству Российской Федерации N 249951 (приоритет от 22.03.2002 г.) выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Комбинированный товарный знак N 322207 (приоритет от 14.11.2005 г.), принадлежащий истцу содержит доминирующий словесный элемент "TESORO", который также выполнен заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции сделан законный и обоснованный вывод о том, что общее зрительное впечатление товарных знаков истца N 249951, N 322207 и обозначения "REAL TESORO", занимающего доминирующее положение на этикетке, использованного ответчиком являются сходными по графической (визуальной), смысловой (семантической) и фонетической схожести до степени смешения товарных знаков истца и обозначения, используемого ответчиком при ввозе и реализации алкогольной продукции производства "Хосе Эстевес", принимая во внимание, что товарные знаки ООО "Александровы погреба" и товары ответчика относятся к алкогольной продукции, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Суд апелляционной инстанции отклоняет довод заявителя апелляционной жалобы "Хосе Эстевес" о том, что судом первой инстанции не применены нормы статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании следующего.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

По смыслу приведенных нормативных положений использование субъективных гражданских прав в условиях соперничества (борьбы) хозяйствующих субъектов обусловлено определенными границами (пределами реализации) с учетом прав и интересов иных лиц, в том числе потребителей товаров, работ, услуг. Жесткость конкуренции не может отождествляться с ее недобросовестностью. Вместе с тем правомерное соперничество (борьба) хозяйствующих субъектов, а равно превышение пределов допустимого (правомерного) в условиях такого соперничества не могут рассматриваться правоприменителем как предполагающие оценку лишь ограниченного и тождественного набора конкретных способов и форм поведения, использованных конкурентами. Конкуренция не исключает использования каждым конкурентом различных правовых и экономических вариантов (механизмов) продвижения на товарном рынке, борьбы за потребителя в условиях прямого либо опосредованного воздействия на него (с использованием тех или иных схем производства и реализации товаров, напрямую либо через посредников). При таких различных вариантах бизнеса определенные хозяйствующие субъекты не утрачивают статуса конкурентов (лиц, заинтересованных в одном потребителе на одном и том же товарном рынке).

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод заявителя апелляционной жалобы истца о том, что размер денежной компенсации является несоразмерным последствиям нарушения и отклоняет на основании следующего.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалам дела не соответствуют доводы апелляционной жалобы истца о том, что суд первой инстанции при определении размера компенсации не учел принципы разумности и справедливости, присужденный размер компенсации не соответствует практике определения ее размере по аналогичным делам, в связи с чем, отклоняются апелляционной коллегией на основании следующего.

Из материалов дела следует, что истец просил взыскать компенсацию в размере 300 000 рублей.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Согласно части 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. При этом суд первой инстанции указал в обжалуемом судебном акте, что в обоснование размера компенсации истец не представил достаточных и допустимых доказательств, что правонарушение ответчика повлекло существенное ущемление прав истца (том 3, л.д. 73).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, отсутствие вследствие этого нарушения у истца убытков, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 150 000 рублей.

Оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции по доводам жалобы ООО "Александровы погреба" апелляционная коллегия не усматривает.

Доводы апелляционных жалоб заявителей не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 21 декабря 2012 года по делу N А40-27210/2012 не допущено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2013 года "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) предлагалось представить оригинал документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в размере 2 000 рублей за подачу апелляционной жалобы.

Поскольку "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) не представило доказательств уплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 2 000 рублей подлежит взысканию в доход федерального бюджета с заявителя апелляционной жалобы.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 февраля 2013 года ООО "Вельд-21" предлагалось представить оригинал документа, подтверждающего доплату государственной пошлины в размере 1 000 рублей за подачу апелляционной жалобы.

Принимая во внимание, что ООО "Вельд-21" не представило доказательств доплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 1 000 рублей подлежит взысканию в доход федерального бюджета с заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2012 года по делу N А40-27210/2012 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Взыскать в доход федерального бюджета с ООО "Вельд-21" (ОГРН 1027700519593; 123060, г. Москва, ул. Березина, д. 34, стр. 11) госпошлину за подачу жалобы в размере 1000 рублей.

Взыскать в доход федерального бюджета с "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) госпошлину за подачу жалобы в размере 2000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

А.А. Солопова О.Н. Лаптева