Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2012 г. N 07АП-5117/12

г. Томск

24 июля 2012 г.

Дело N А45-6659/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2012 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего: Кайгородовой М. Ю.

Судей: Павлюк Т.В.

Шатохиной Е.Г..

при ведении протокола судебного заседания секретарем Губиной Ю.В. с применением средств аудиозаписи,

при участии:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: представителей Ан В.В., действующего на основании доверенности от 23 июля 2012 года, Буковской О.Б., действующей по доверенности от 23 июля 2012 года, Картушиной О.И., действующей на основании доверенности от 23 июля 2012 года;

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" и Общества с ограниченной ответственностью Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 апреля 2012 года по делу N А45-6659/2012 (судья Хорошуля Л.Н.)

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" (660112, город Красноярск, проспект Металлургов, 22, ОГРН 1022402491726) к Обществу с ограниченной ответственностью Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" (630004, город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 6/1, 38, ОГРН 1025403205937) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" (далее - ООО "Медицинский центр "Кузина") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Обществу с ограниченной ответственностью Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" (далее - ООО "Шарм") о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак путем обязания ответчика прекратить использование обозначения "Шарм", сходное до степени смешения с товарным знаком Общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" ШАРМ, для чего удалить обозначение "Шарм" с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок, уничтожить имеющиеся материалы, на которых оно размещено, удалить спорное обозначение с сайта www.sharmnsk.ru, из доменного имени сайта www.sharmnsk.ru в сети Интернет, из электронного адреса sharm@sharmnsk.ru. Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 3 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, а также возместить судебные издержки в сумме 7 000 рублей за нотариальное удостоверение протокола осмотра доказательств от 16.11.2011.

Требования заявителя основаны на статьях 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным использованием ответчиком товарного знака "Шарм", исключительное право на который зарегистрировано за истцом.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24 апреля 2012 года исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" прекратить использование обозначения "Шарм", сходное до степени смешения с товарным знаком Общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" ШАРМ, для чего удалить обозначение "Шарм" с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок. С ответчика взыскано в пользу ООО "Медицинский центр "Кузина" 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 7 000 рублей в возмещение судебных издержек. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, ООО "Медицинский центр "Кузина", ООО "Шарм".

ООО "Медицинский центр "Кузина" в своей жалобе просит решение арбитражного суда изменить в части требований о прекращении использования обозначения "Шарм", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, для чего удалить спорное обозначение с сайта www.sharmnsk.ru, из доменного имени сайта www.sharmnsk.ru в сети Интернет, из электронного адреса sharm@sharmnsk.ru; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 3 000 000 рублей.

В обоснование жалобы указано что суд при вынесении решения не учел, что ответчик использует без согласия правообладателя словесное обозначение, сходное до степени смешивания с товарным знаком истца, путем его размещения на сайте ответчика в сети интернет.

По мнению апеллянта в обозначениях sharm, www.sharmnsk.ru sharm@sharmnsk.ru. ассоциируется с товарным знаком истца, в связи с чем все заявленные требования подлежат удовлетворению.

Поскольку ответчик нарушал права непрерывно на протяжении длительного времени в различных формах, что повлекло ущемление прав истца, то размер компенсации в размере 50 000 рублей, взысканный судом не учитывает характер нарушения, непрерывность и его длительность.

В представленном отзыве ответчика на жалобу истца указано на ошибочность и необоснованность ее доводов.

ООО "Шарм" в поданной жалобе просит решение отменить в части удовлетворения исковых требований, и принять по делу новый судебный актом, которым отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В возражениях на жалобу ответчика, истец указал, что материалами дела не подтверждается известность фирменного наименования ответчика.

Иные доводы ответчика не соответствуют нормам законодательства, в связи с чем не могут быть приняты судом апелляционной инстанции.

Обосновывая требования жалобы, ответчик указывает, поскольку право на фирменное наименование приобретено истцом в соответствии с законом до установления приоритета товарного знака истца, вывод арбитражного суда о незаконности использования товарного знака необоснованным и противоречащим судебной практике.

По мнению ООО "Шарм" судом необоснованно не применены положения пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В жалобе указано, что использование части фирменного наименования, имеющего приоритет к товарному знаку по времени его регистрации, не является нарушением исключительных прав истца.

Обстоятельства возникновения права истца на коммерческие обозначения находятся за пределами предмета заявленного иска.

В суде апелляционной инстанции представители ответчика доводы жалобы поддержали.

Учитывая надлежащее извещение истца о месте и времени рассмотрения жалобы, суд апелляционной инстанции в силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает ее в отсутствие указанных лиц.

Обсудив доводы жалобы, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность принятого судебного акта в полном соответствии с требованиями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены либо изменения исходя из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, ООО "Медицинский центр "Кузина" является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения ШАРМ в отношении 42 класса международной классификации товаров и услуг.

Регистрация товарного знака со словесным обозначением "ШАРМ" с приоритетом от 27.11.200 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2002, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 232899.

Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком обозначения "Шарм", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, путем использования в фирменном наименовании и в доменном имени сайта www.sharmnsk.ru в сети Интернет, в электронном адресе sharm@sharmnsk.ru. Кроме того, обозначение "Шарм" используется ответчиком путем размещения на вывесках, в рекламных материалах, документации, в материалах, которыми сопровождается оказание ответчиком услуг, с момента создания ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм", то есть с 28.11.2002, тогда как дата приоритета товарного знака истца 27.11.2000.

Истец с целью обеспечения доказательств использования его товарного знака обратилось к нотариусу с заявлением об осмотра сайта ответчика в сети Интернет, в результате чего получило информацию о размещении на сайте обозначения "шарм", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на вывеске, на рекламных материалах, в фирменном наименовании и в доменном имени сайта в сети Интернет, в электронном адресе.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения его исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Удовлетворяя исковые требования в указанной выше части, суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве до степени смешивания словесного обозначения названия "Шарм".

Словесное обозначение "sharm" в латинской транскрипции, используемое ответчиком на сайте www.sharmnsk.ru, в доменном имени сайта www.sharmnsk.ru в сети Интернет, в электронном адресе sharm@www.sharmnsk.ru, не является объектом защиты исключительного права истца на товарный знак согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 232899 и потому не подлежит судебной защите в настоящем деле.

Не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.

Рассматривая настоящий спор, суд первой инстанции, верно исходил из положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из статьи 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на указанных в статье объектах.

В качестве доказательств использования ответчиком в различных вариациях при маркировке своих продукции и услуг товарного знака "Шарм", исключительное право на который зарегистрирован за истцом, ООО "Медицинский центр "Кузина" представлено в материалы дела протоколы осмотра доказательств, информация со страниц сайта в сети Интернет, прайс-лист Клиники пластической хирургии Шарм, визитные карточки клиники Шарм, фотодокумент, копии рекламной продукции Центра оздоровительной косметологии Шарм, Медицинского центра "Шарм", реклама "Шарм".

При этом, суд первой инстанции верно указал, в результате использования ответчиком обозначения "Шарм" возникает высокая вероятность смешения услуг, оказываемых ответчиком, с услугами, оказываемыми истцом.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Услуги, оказываемые ответчиком, однородны с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Ответчик является клиникой пластической хирургии и косметологии и оказывает, в том числе, такие услуги как пластические операции лица и тела, лечение кожи, гипергидроза и иного. Кроме этого, предлагая косметические препараты клиентам, ответчик дает консультации.

Все указанные виды деятельности ответчика совпадают с деятельностью истца, на которую зарегистрирован товарный знак, - клиники, лечебницы частные, помощь медицинская, фармацевтические консультации, физиотерапия.

Используемое ответчиком обозначение "Шарм" приводит к смешению с товарным знаком истца, вводит в заблуждение потребителей.

Использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, произошло после установления приоритета товарного знака истца.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц датой регистрации ответчика является 28 ноября 2002 года. Именно с этой даты ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Сайт ответчика создан в 2007 году.

Объектом исключительного права истца на товарный знак согласно свидетельству N 232899 приоритет от 27.11.2000 является товарный знак ШАРМ в русской транскрипции.

При этом, суд первой инстанции верно указал, что словесное обозначение "sharm" в латинской транскрипции, используемое ответчиком на сайте www.sharmnsk.ru, в доменном имени сайта www.sharmnsk.ru в сети Интернет, в электронном адресе sharm@www.sharmnsk.ru, не является объектом защиты исключительного права истца на товарный знак согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 232899 и потому не подлежит судебной защите в настоящем деле.

Довод истца о том, что обозначение "sharm", используемое ответчиком в доменном имени сайта и электронном адресе, представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными латинским буквами и имеет звуковое сходство необоснованно. Доказательств наличия исключительных прав в отношении обозначения "sharm" истцом не представлено.

Истец, полагая регистрацию ответчиком доменного имени www.sharmnsk.ru. нарушением своих исключительных прав на товарный знак, должен представить доказательства того, что указанное доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком "ШАРМ" и неминуемо ассоциируется у потребителей непосредственно с деятельностью истца по представлению услуг в соответствующей области.

Вместе с тем, на сайте www, sharmnsk.ru. размещена информация об ответчике, в связи с чем доменное имя не может ассоциироваться у потребителей с деятельностью истца, а используется для индивидуализации ответчика.

Ссылка на судебную практику не может быть принята, поскольку не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Правомерным использованием фирменного наименования также является использование юридическим лицом части организационно-правовой формы и полностью или части собственного наименования юридического лица.

Так, согласно пункту 2 статьи 1437 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Следовательно, вывод суда о том, что при использовании части наименования юридического лица указание на его организационно-правовую форму обязательно, иначе у потребителя не возникает ассоциации именно с этим юридическим лицом не основан на нормах материального права.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений является вопросом факта.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно положениям статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемых по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 5/29 от 29.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Как верно установлено судом первой инстанции раньше в реестр включено наименование истца, в связи с чем доводы ответчика не принимаются судом апелляционной иснтанции.

С учетом изложенного, требования истца являются обоснованными в части обязания ответчика прекратить использование обозначения "Шарм", сходное до степени смешения с товарным знаком Общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" ШАРМ, для чего удалить обозначение "Шарм" с материалов, которыми сопровождается оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарный знак суд находит подлежащей взысканию с ответчика в размере 50 000 рублей.

В остальной части требований арбитражным судом первой инстанции верно отказано.

Представленные ответчиком доводы об известности на территории РФ его фирменного наименования (участие доктора Добрякова Б.Б. в научно-практическом семинаре в 1998 г., письмо пациентки Морозовой Р.С. от 10.02.2000 г.) не доказывают известность фирменного наименования ответчика. Известность предполагается тогда, когда наименование юридического лица ассоциируется у потребителя с определенным юридическим лицом. Однократное участие в семинаре, единственное письмо пациентки не доказывают известность юридического лица. Кроме этого ответчиком не представлено доказательств того, что Добряков Б.Б. - сотрудник ответчика, и что фамилия Добряков Б.Б. ассоциируется у потребителя с юридическим лицом ответчика.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции соответствует нормам материального права, содержащиеся в нем выводы согласуются с установленными по делу фактическими обстоятельствами и имеющимися в деле доказательствами.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в безусловном порядке, апелляционным судом не выявлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на подателей жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269, статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 апреля 2012 года по делу N А45-6659/2012 оставить без изменения, а апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Кузина" и Общества с ограниченной ответственностью Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Западно - Сибирского округа в течение двух месяцев.

Председательствующий

М.Ю. Кайгородова

Судьи

Е.Г. Шатохина Т.В. Павлюк