Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2013 г. N 15АП-9059/12

город Ростов-на-Дону

21 мая 2013 г.

дело N А53-18721/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего О.Х.Тимченко

судей И.Н.Глазуновой, Т.Р. Фахретдинова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тарановой Д.П.

при участии:

от истца: директор Мамиконян Е.В. (устав - лист дела 42, паспорт);

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен надлежаще(уведомление N 53734)

от третьего лица: представитель не явился, о судебном заседании извещены надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов", открытого акционерного общества "Ростовский нефтемаслозавод "РИКОС"

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 14.06.2012 по делу N А53-18721/2011,

принятое в составе судьи Авдеева В.Н.,

по иску открытого акционерного общества "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (ОАО "РИКОС") г. Ростов-на-Дону (ОГРН 1026103273030)

к ответчику открытому акционерному обществу "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" г. Новочеркасск (ОГРН 1076150004622)

при участии третьего лица: открытого акционерного общества "Русская смазочная компания"

о защите исключительных прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (далее ОАО "РИКОС") обратилось в суд с иском к открытому акционерному обществу "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" (далее ОАО РНМЗ "Рикос") с требованиями:

-об обязании удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца с этикеток, с товаров, и со всех страниц веб-сайта www.rnmz.ru;

-об обязании внести изменения в наименование ОАО "РНМЗ "РИКОС", исключив из фирменного наименования слово "РИКОС";

-об обязании в дальнейшем не нарушать права ОАО "РИКОС" при использовании в гражданском обороте обозначений, сходных с товарным знаком и обозначений, сходные со словом "РИКОС";

-о взыскании 5 000 000 руб. за использование товарного знака за период с 2007 по 2011 гг. (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ (том 1, лист дела 211).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.06.2012 г. исковые требования удовлетворены: суд обязал ОАО "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком согласно свидетельству о регистрации N 259924 с этикеток, товаров и со всех страниц веб-сайта www.rnmz.ru; внести изменения в фирменное наименование ОАО "РНМЗ "Рикос", исключив из фирменного наименования слово "Рикос"; взыскал с ОАО "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" в пользу ОАО "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" 500 000 рублей - компенсации за незаконное использование товарного знака. В остальной части иска отказал.

Суд пришел к выводу о незаключенности между сторонами лицензионного договора от 01.07.22007 г. об использовании товарного знака, в связи с чем, посчитал не подлежащей применению третейскую оговорку о рассмотрении споров относительно исполнения договора в третейской суде.

Не согласившись с принятым судебный актом, ответчик-ОАО "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" обжаловал решение суда первой инстанции, в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил отменить его и оставить без рассмотрения исковое заявление ОАО "РИКОС". Заявителем жалобы приведены следующие доводы.

Иск должен быть оставлен без рассмотрения в порядке подпункта 5 пункта 1 статьи 148 АПК РФ, в связи с нарушением истцом третейской оговорки (пункт 5.1 лицензионного договора от 01.07.2007 г.).

При рассмотрении дела судом не применены положения ст. 10 ГК РФ, ст. 157, 1487 ГК РФ. Истец, заявляя иск о защите исключительных прав на товарный знак, знал о наличии лицензионного договора от 01.07.2007 г. и о его исполнении сторонами. При этом, товары (смазочные материалы с указанием спорного товарного знака) введены ответчиком в оборот с согласия ответчика, что исключает в данном случае применение ст. 1487 ГК РФ.

Ссылка истца на отсутствие регистрации лицензионного договора необоснованна, так как именно истец обязан был зарегистрировать договор (пункт 7.2).

Истец, утверждая о наличии убытков в результате использования товарного знака, не указал, каким образом, ему причинены убытки при наличии того факта, что истец не производит продукцию с февраля 2008 г., что подтверждается многочисленными запретами контрольно-надзорных органов городской администрации. Истец, по сути, пытается незаконным способом изменить лицензионный договор в части размера лицензионных платежей с распространением новых правил на прошедший период и взыскать с ответчика крупные суммы, что является нарушением ст. 10 ГК РФ.

Суд неверно истолковал положения ст. 1235 ГК РФ применительно к подписанному сторонами лицензионному договору и применил норму права, не подлежащую применению- ст.1286 ГК РФ.

Так, судом не учтено, что лицензионный договор подписан 01. 07.2007 г., а часть четвертая ГК РФ, содержащая ст.ст. 1235, 1286 ГК РФ, введена с 01.01.2008 г., следовательно, указанные нормы не могут быть применены к договору, заключенному в 2007 г.По состоянию на 01.07.2007 г. действовал Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров N 3520-1". Заключенный сторонами лицензионный договор соответствует требованиям указанного закона. Подписанный договор содержит указание на средство индивидуализации (товарный знак), номер, дату выдачи товарного знака, установлен размер вознаграждения, то есть лицензионный договор полностью соответствует положениям и вступившей с 01.01.2008 г. статье 1235 ГК РФ.

С апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции обратился и истец по делу - ОАО "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (ОАО "РИКОС"). Заявитель жалобы указал на несогласие с решением суда в части взыскании с ответчика компенсации в размере 500 000 руб. вместо 5 000 000 руб. и госпошлины в размере 13 000 руб. В ходе рассмотрения дела истцом были увеличены требования до 5 000 000 руб. и дополнительно оплачена пошлина в размере 45 000 руб. При вынесении решения суд не обосновал частичное взыскание пошлины. Ответчик своими действиями причинил истцу убытки в результате незаконного использования товарного знака, заявитель жалобы просит взыскать с ответчика в его пользу компенсацию 5 000 000 руб. за использование товарного знака и госпошлину 45 000 руб.

В апелляционной инстанции представитель ответчика настаивал на оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь на третейскую оговорку. Лицензионного договора.

Представитель истца ОАО "РИКОС" настаивал на позиции о не подписании директором истца лицензионного договора с ответчиком, утверждая, что подпись на договоре выполнена неизвестным лицом, проставленная печать не принадлежит истцу. На данное обстоятельство истец обращал внимание суда первой инстанции при рассмотрении искового заявления, однако, указанный довод оставлен судом первой инстанции без внимания.

Производство по настоящему делу было приостановлено с целью проведения экспертизы, определением апелляционной инстанции от 24.04.2013 г. производство по делу возобновлено, судебное заседание назначено на 15.05.2013 г.

В составе суда произведена замена судьи Ильиной М.В. на судью Фахретдинова Т.Р., в связи с отпуском судьи.

Ознакомившись с экспертным заключением, представитель истца ОАО "РИКОС" в судебном заседании 15.05.2013 г. настаивал на своих доводах, просил изменить решение суда в части присужденной компенсации, увеличить ее до 5 000 000 руб., возложить судебные расходы полностью на ответчика.

Ответчик -ОАО РНМЗ "Рикос",третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей ответчика и третьего лица извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 259924 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2003 г. по заявке N 2002729944 с приоритетом от 05.12.2002 г. со сроком действия до 05.12.2012 года на имя ОАО "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов". Товарный знак по свидетельству N 259924 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "РИКОС", выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Истец в ходе контрольных закупок товара, выпускаемого ответчиком товара( литиевые и комплексные литиевые смазки, натриевые смазки и другой товар) установил использование принадлежащего истцу средства индивидуализации- товарного знака N 259924 и фирменного наименования "РИКОС".

Общество, полагая, что его права на исключительное использование товарного знака и фирменного наименования нарушены, обратилось в арбитражный суд за защитой принадлежащих ему исключительных прав в гражданском порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу и содержанию пунктов 1 и 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Истцом доказан факт принадлежности ему исключительных прав на вышеуказанные товарный знак и факт нарушения ответчиком права истца. на товарный знак по свидетельству N 259924. Исключительное право истца на фирменное наименование, также и на его сокращенный вариант- ОАО "РИКОС" и на ключевую часть фирменного наименования "РИКОС" действует с 24.09.2002 г., что подтверждается регистрационными документами истца. Как следует из материалов дела ОАО "РИКОС", созданное в 2002 г. производит, рекламирует и реализует продукцию "смазочные материалы" с использованием товарного знака и фирменного наименования. (том 1, лист дела 11- 16,18-24)

ОАО РНМЗ "Рикос" не отрицал факт использования товарного знака и фирменного наименования истца, однако утверждал, что поскольку, использовал спорные средства индивидуализации на основании лицензионного договора от 01.07.2007, в котором имеется третейская оговорка, в силу обязательности которой иск подлежит оставлению без рассмотрения по правилам п.5 ч.1 ст. 148 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закон от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (действовавшего на дату подписания договора)использование товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона о товарных знаках лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации договор считаются недействительным. (правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.01.2004 N 13695/03 по делу N А56-33604/02).

Стороны подтвердили, что лицензионный договор не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Представленный в дело лицензионный договор от 01.07.2007 г. от имени лицензиара ОАО "РИКОС" подписан директором указанного общества Журбиным Д.П. (том 1,лист дела 148).Согласно пункту 5.1 договора любой спор, вытекающий из договора подлежит разрешению третейским судом для разрешения конкретного спора.

Представитель истца в суде апелляционной инстанции заявил о фальсификации указанного договора, заявив, что подпись на договоре выполнена не директором истца Журбиным Д.П, а неизвестным лицом, проставленная печать не принадлежит обществу.

Как следует из искового заявления, отзывов ОАО "РИКОС" на иск, истец и в первой инстанции утверждал о не подписании договора. Однако, на данное обстоятельство, суд первой инстанции не обратил внимания.

В соответствии с требованиями Закона о третейских судах спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Это соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением (пункты 1 и 2 статьи 5 Закона).

В силу пункта 1 статьи 17 Закона о третейских судах третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора. При этом, признание недействительным содержащего оговорку договора не влечет за собой в силу закона недействительность самой оговорки. Таким образом, принцип автономности третейского соглашения в рассматриваемом контексте трактуется как означающий, что судьба арбитражной оговорки отделена от судьбы основного договора, в который эта оговорка включена или к которому она относится.

Применительно к статье 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление о фальсификации доказательства имеет своей целью исключение соответствующего доказательства из числа доказательств по делу, и фактическое понуждение стороны, представившей доказательство, основывать свои доводы и возражения относительно предмета и основания иска на иных доказательствах.

С целью проверки достоверности заявления о фальсификации, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением апелляционной инстанции от 28.11.2012 г. назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено ООО "Северокавказский центр экспертиз и исследований".

Как следует из экспертного заключения N 2012/649 от 19 марта 2013 подписи Журбина Дмитрия Павловича в разделе "Лицензиар" выполнены не Журбиным Д.П. В отношении нанесенных на договор печатей эксперт установил, что два оттиска круглой печати ОАО "РИКОС" на договоре нанесены не печатью названного общества, образцы оттисков которых представлены на исследование. В то же время исследованные оттиски печатей истца на договоре соответствовали образцам печатей ОАО "РИКОС", представленным на экспертизу ответчиком и третьим лицом.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что права на использование ответчиком товарного знака и фирменного наименования "РИКОС" по лицензионному договору истцом не передавались, ответчик без законных оснований использует товарный знак по свидетельству N 259924.

Решение суда первой инстанции обязании ОАО "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком согласно свидетельству о регистрации N 259924 с этикеток, с товаров и со всех страниц веб-сайта www.rnmz.ru, внести изменения в фирменное наименование ОАО "РНМЗ "Рикос", исключив из фирменного наименования слово "Рикос" является законным и обоснованным.

В силу части 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктами 43.2 и 43.5 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции с учетом указанных разъяснений, учитывая характер установленного нарушения, степень вины нарушителя, исходя из принципа разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу о снижении размера заявленной компенсации с 5 000 000 руб. до 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы истца, приходит к выводу о соразмерности взысканной судом первой инстанции компенсации. Решение об определении суммы компенсации принято в пределах дискреционного усмотрения суда первой инстанции, размер присуждения не является явно и очевидно неразумным.

Заявитель жалобы ОАО "РИКОС" считает необоснованным частичное возложение на него судебных расходов.

При вынесении решения суд взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, проверив суммы взысканных судебных расходов, считает, что судом допущена ошибка.

По смыслу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правило об отнесении судебных издержек на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований применяется в случае, когда возможно установить размер соответствующих требований, и соответственно не подлежит применению в случае частичного удовлетворения требований неимущественного характера.

Как разъяснено в п. 43.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N /29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о взыскании компенсации носит имущественный характер.

При подаче заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.22 Налогового Кодекса Российской Федерации одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

В данном случае ОАО "РИКОС" были заявлены исковые требования как неимущественного, так и имущественного характера, следовательно, за три неимущественных требования истец в соответствии с пункту 4 части 1 статьи 333.21 НК РФ должен бы оплатить 12 000 руб., за взыскание компенсации в 5000 000 руб. госпошлину в размере 48 000 руб.

Платежными поручениями N 125 от 15.09.2011 г., N 151 от 21.11.2011 г. оплачено 48 000 руб.

Поскольку имущественные требования ОАО "РИКОС" удовлетворены частично, то подлежат применению положения абз. 2 ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Следовательно, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 4800 руб. государственной пошлины в связи с частичным удовлетворением требования о взыскании компенсации, в остальной части судебные расходы относятся на истца.

За подачу неимущественных требований в доход федерального бюджета с ответчика надлежит взыскать государственную пошлину 8000 руб.(за два удовлетворенных требования), с истца 4000 руб. (отказ в отношении одного требования).

Согласно счету экспертного учреждения стоимость экспертизы составляет 40122 руб. За производство экспертизы истец внес на депозитный счет суда 10000руб.Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

С ответчика в пользу экспертного учреждения подлежит взысканию оставшаяся сумма 30122 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 14.06.2012 по делу N А53-18721/2011 в части взыскания государственной пошлины изменить.

Изложить решение 14.06.2012 по делу N А53-18721/2011 в указанной части в следующей редакции:

взыскать с открытого акционерного общества "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" (ОГРН 1076150004622) в пользу открытого акционерного общества "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (ОАО "РИКОС") (ОГРН 1026103273030) 4800 руб. за подачу иска.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" (ОГРН 1076150004622) в пользу федерального бюджета 8000 (восемь тысяч) руб. за подачу иска.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (ОАО "РИКОС") (ОГРН 1026103273030) 4000 руб. за подачу иска.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" (ОГРН 1076150004622) в пользу открытого акционерного общества "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов" (ОАО "РИКОС") (ОГРН 1026103273030) 10 000 руб. за производство почерковедческой экспертизы.

Перечислить с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в пользу ООО "Северокавказский центр экспертиз и исследований" (ИНН 6163105674) 10 000 (десять тысяч) руб.

Взыскать с открытого акционерного общества "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос" (ОГРН 1076150004622) в пользу ООО "Северокавказский центр экспертиз и исследований" (ИНН 6163105674) г. Ростов-на-Дону, ул.Баумана 64,офис 200 за производство экспертизы 30122 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

О.Х. Тимченко

Судьи

И.Н. Глазунова Т.Р. Фахретдинов