Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 января 2008 г. N КГ-А41/14073-07 При новом рассмотрении дела суду необходимо установить, имеются ли у сторон правовые основания для использования товарного знака, имела ли место уступка права на товарный знак, прекращалась ли в установленном законом порядке правовая охрана товарного знака (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 17 января 2008 г. N КГ-А41/14073-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фаргус-М" (далее - ООО "Фаргус-М") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском индивидуальному предпринимателю И. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 100000 руб.

Требования, предъявленные со ссылками на нормы статьи 4, пункта 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", мотивированы тем, что ООО "Фаргус-М" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "Фаргус", прав на использование этого товарного знака ООО "Фаргус-М" ответчику не передавало, однако ИП И. использовал данный товарный знак на упаковке (обложке) программы для ЭВМ - компьютерной игры "Sacred", тем самым, нарушив исключительное имущественное право истца.

Решением от 14 июня 2007 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск в полном объеме.

Суд первой инстанции счел заявленные требования правомерными и обоснованными, сославшись на доказанность факта незаконного использования товарного знака "Фаргус", примененного к программе ЭВМ - компьютерная игра "Sacred", приобретенной у ответчика, что нарушает права истца как обладателя исключительных прав на данный товарный знак.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2007 года решение суда отменено на основании п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ, как принятое о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2007 года к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Одра" (далее - ООО "Одра").

При этом, апелляционный суд исходил из того, что суд первой инстанции не проверил доводы ответчика о приобретении компьютерной игры "Sacred" у ООО "Одра", введении в гражданский оборот игры самим истцом, и рассмотрел спор без привлечения к участию в деле в качестве третьего лица ООО "Одра", не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Апелляционный суд на основании ч. 5 ст. 270 АПК РФ назначил дело к рассмотрению по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Постановлением от 9 октября 2007 года Десятый арбитражный апелляционный суд в иске ООО "Фаргус-М" отказал.

Апелляционный суд пришел к выводу о приобретении ИП . компьютерной игры "Sacred", маркированной товарным знаком "Фаргус", для последующей продажи, у ООО "Одра" на основании договора поставки N 453/06 от 10 февраля 2006 года. При этом, доказательств незаконного введения ООО "Одра" компьютерной игры "Sacred" в хозяйственный оборот истцом не представлено. Кроме того, суд сослался на неиспользование истцом в экономическом обороте товарного знака "Фаргус" с 2004 года, а правовая охрана товарного знака, при его непрерывном неиспользовании в течение любых трех лет после регистрации, может быть прекращена досрочно.

Законность вынесенного постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО "Фаргус-М", которое считает, что при принятии обжалуемого судебного акта судом неправильно применены нормы материального права, просит обжалуемое постановление отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ООО "Фаргус-М" принадлежат исключительные права на товарный знак "Фаргус" и ООО "Фаргус-М" не давало согласия на ввод и не вводило в гражданский оборот приобретенный у ответчика компакт-диск с игрой "Sacred", на обложке которой использован товарный знак "Фаргус". Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием возможно только при наличии соответствующего заявления, поданного в Палату по патентным спорам в установленном законом порядке. Кроме того, на обложке приобретенного у ответчика компакт-диска с примененным товарным знаком "Фаргус" имеются сведения о дате его выпуска - 2004 год.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы, поддержал доводы, в ней изложенные, просил постановление отменить.

Представитель ИП И. в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать. Представлен отзыв, содержащий доводы о нахождении спорного компакт-диска в гражданском обороте до его приобретения ИП И. у ООО "Одра". Наличие на обложке диска с игрой "Sacred" логотипа "Мультимедиа Фаргус", ссылки на интернет - сайт истца, латинской "С" в окружности с надписью "2004 Copyright Фаргус", свидетельствуют об изготовлении диска и его вводе в оборот самим правообладателем товарного знака "Фаргус".

Кассационным судом направлена в адрес ООО "Одра" копия определения о назначении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, однако его представитель в судебное заседание не явился.

С учетом принятых судом мер по надлежащему извещению названного лица, суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, вынес определение о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие.

Выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит обжалуемый судебный акт подлежащим отмене в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и подтверждается имеющимися в материалах дела документами, ООО "Фаргус-М" является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак (знак обслуживания), "ФАРГУС" на основании свидетельства N 298335, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак "ФАРГУС" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17 ноября 2005 года, с приоритетом от 5 июля 2004 года (т. 1 л.д. 18).

Товарный знак "ФАРГУС" по указанному свидетельству зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров (услуг) 09 класса МКТУ - компакт диски (пзу), программы для компьютеров, программы игровые компьютерные.

В обоснование заявленных требований ООО "Фаргус-М" ссылается на то, что 4 января 2007 года частный детектив С., нанятый истцом по договору N Д-30/11-06 от 30 ноября 2006 года, изучала рынок программ для ЭВМ и в торговом комплексе на ж/д станции "Голицино" Белорусского направления, заключила с ИП И. договор розничной купли-продажи программы для ЭВМ - компьютерной игры "Sacred", на обложке которой был размещен товарный знак "Фаргус". Поскольку истец, являющийся обладателем исключительных прав на указанный товарный знак, не передавал ответчику права на ее использование, то просит взыскать компенсацию в размере 100000 руб. за нарушение его исключительных имущественных прав.

Апелляционный суд, указав на приобретение компьютерной игры "Sacred" ответчиком у ООО "Одра" по договору поставки N 453/06 от 10 февраля 2006 года, а также, сославшись на пояснения ответчика о том, что компьютерная игра "Sacred" введена в гражданский оборот самим истцом, у которого ООО "Одра" приобрело эту компьютерную программу для последующей продажи, сделал вывод об отсутствии оснований для применения статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак истца.

Однако, с такими выводами апелляционного суда нельзя согласиться, поскольку они сделаны при неполном исследовании обстоятельств дела и неправильном применении норм материального и процессуального права.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Суд апелляционной инстанции сослался на статью 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в соответствии с которой регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

При этом, апелляционный суд указал на отсутствие в материалах дела доказательств незаконности введения ООО "Одра" в хозяйственный оборот компьютерной игры "Sacred".

Между тем, предметом заявленных требований является взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака "Фаргус", использованного на обложке программы для ЭВМ - компьютерной игры "Sacred", а не самой компьютерной игры.

В соответствии статьей 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 N 3520-1 регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Вместе с тем, права на использование товарного знака и факт передачи прав на использование товарного знака и введения его в гражданский оборот в соответствии с законом должны подтверждаться специальными средствами доказывания (ст. 68 АПК РФ).

Так, положения статей 25, 26 и 27 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" определяют порядок передачи товарного знака, включающей уступку товарного знака и предоставление лицензии на его использование.

Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака).

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

При этом, договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор подлежат обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

Между тем, апелляционный суд не установил на каких основаниях и правомерно ли ООО "Одра" применен товарный знак "Фаргус" на обложке (упаковке) диска с компьютерной игрой "Sacred".

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком товарного знака "Фаргус" в материалах дела также не имеется, при том, что бремя доказывания и представления допустимых и надлежащих доказательств, лежит на ответчике.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

Вместе с тем, нормами арбитражного процессуального кодекса предусмотрена обязанность суда содействовать сторонам для предоставления недостающих доказательств в целях полного и всестороннего исследования спора.

Таким образом, апелляционному суду необходимо было исследовать правомерность использования ответчиком и ООО "Одра" товарного знака "Фаргус" на обложке (упаковке) диска с компьютерной игрой "Sacred".

Кроме того, нельзя согласиться с выводом апелляционного суда о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в связи с не использованием его истцом в экономическом обороте с 2004 года.

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правовая охрана товарного знака прекращается в том числе, на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из положений указанной нормы, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, законодательством установлен специальный порядок, включающий в себя как обязательные условия непрерывный срок неиспользования зарегистрированного товарного знака, подачу в уполномоченное федеральное государственное учреждение определенного заявления, представление доказательств использование или не использования товарного знака.

Таким образом, сам факт длительного неиспользования товарного знака без совершения вышеназванной процедуры не является основанием для прекращения его правовой охраны.

Однако, апелляционным судом не были приняты во внимание данные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, а также не применены нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения.

Учитывая вышеизложенное, выводы апелляционного суда нельзя признать обоснованными, поэтому постановление апелляционного суда подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в тот же апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела, суду необходимо установить имеются ли у ответчика и ООО "Одра" правовые основания для использования товарного знака "Фаргус", имела ли место уступка товарного знака, прекращалась ли в установленном законом порядке правовая охрана товарного знака, исследовать вопрос использования либо неиспользования правообладателем (непосредственно либо с его согласия) спорного товарного знака на указанном товаре (введение в гражданский оборот), после чего правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законное и обоснованное постановление.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч.ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2007 г. по делу N А41-К1-6329/07 отменить, дело передать на новое рассмотрение в тот же апелляционный суд.