Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2013 г. N 13АП-9707/13

г. Санкт-Петербург

19 июня 2013 г.

Дело N А56-5835/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Глазкова Е.Г., Копыловой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания: Орловым А.Н.

при участии:

от истца: Хоркин А.В. по доверенности от 25.07.2011

от ответчика: Горчинский Д.Ю. по доверенности от 02.10.2012, Лактионов Д.О. по доверенности от 01.11.2012, Евсеев А.И. по доверенности от 24.10.2012

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-9707/2013) ООО "Пронто-Москва"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2013 по делу N А56-5835/2012 (судья Филиппов А.Е.), принятое по иску ООО "Пронто-Москва" место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр., д. 2, ОГРН 1027739241309

к ООО "Пронто-Петербург" место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, корп. 3, ОГРН 1027809238962

о защите исключительных прав и взыскании 5 000 000 руб.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" (далее - ООО "Пронто-Москва") обратилось в арбитражный суд с иском (с учетом уточнения исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (далее - ООО "Пронто-Петербург") о взыскании 5 000 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование ответчиком товарного знака истца "Из рук в руки" по свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 13.09.2000 N 215097, а также о запрете использовать товарный знак любым способом в отношении любых товаров по 16 классу Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012 ООО "Пронто-Петербург" запрещено использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097) любым способом в отношении любых товаров по 16 классу МКТУ, с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" взыскано 300 000 руб. денежной компенсации и 6 880 руб. судебных расходов, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.12.2012 решение от 25.05.2012 и постановление апелляционного суда от 28.08.2012 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец уточнил исковые требования и просил запретить ответчику использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097, от 09.02.1994 N 118747) любым способом в отношении любых товаров по классам МКТУ 16, 35, 38, 41 и 42, а также взыскать с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением от 20.03.2013 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе ООО "Пронто-Москва" просит данный судебный акт отменить, иск - удовлетворить. Податель жалобы считает, что вынесенное решение является необоснованным, так как судом нарушены нормы материального и процессуального права и единообразие в толковании и применении судами норм права. По мнению истца, суд не дал оценки тому обстоятельству, что истец зарегистрировал СМИ "Из рук в руки" 12.08.1991 и непрерывно издает газету с 1992 года. Таким образом, истец имеет приоритет перед ответчиком, который начал использовать спорное обозначение с 07.06.1993. Также не согласен с выводом суда о том, что помимо наименования средством индивидуализации СМИ является его графическое обозначение и полагая неверным утверждение о том, что истец злоупотреблял правом при регистрации товарного знака и его использовании.

Ответчик в отзыве просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, указывая на то, что судом первой инстанции учтены рекомендации кассационного суда и дана правильная оценка обстоятельствам дела, исходя из заявленного предмета иска.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Представитель истца в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представители ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражали согласно доводам отзыва. Просили судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела усматривается следующее.

На основании договора от 25.04.1992 совместное советско-итальянское предприятие "Пронто-Москва" (правопредшественник ООО "Пронто-Москва") и рекламно-информационное агентство "Ленинград" договорились учредить товарищество с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (далее - ТОО "Пронто-Петербург", правопредшественник ООО "Пронто-Петербург"), предметом и характером деятельности которого является издание газет бесплатных частных объявлений.

Распоряжением Мэрии Санкт-Петербурга от 11.06.1992 N 1666-р зарегистрировано ТОО "Пронто-Петербург".

Из представленного в материалы дела свидетельства о регистрации средства массовой информации от 08.07.1997 номер II 0980 следует, что газета "Из рук в руки. Санкт-Петербург", издателем которой является ответчик, зарегистрирована 30.05.1994.

ООО "Пронто-Москва" зарегистрировало право на товарный знак "Из рук в руки", о чем выдано свидетельство Роспатента от 15.07.1994 N 118747 с датой приоритета 09.02.1994. Впоследствии ООО "Пронто-Москва" выданы свидетельства Роспатента от 19.06.2002 N 215097 и от 20.01.2005 N 33.

ООО "Пронто-Москва" (лицензиар) и ООО "Пронто-Петербург" (лицензиат) заключили лицензионный договор от 05.07.2005 N 1281 на использование в пределах территории города федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Республики Карелия и Псковской области товарного знака "Из рук в руки" (свидетельство Российской Федерации на товарный знак N118747; дата приоритета - 09.02.1994).

В пункте 2.2.1 договора перечислены средства массовой информации, в которых ООО "Пронто-Петербург" вправе использовать товарный знак, в том числе газета "Из рук в руки. Санкт-Петербург".

Согласно пункту 6.1 указанного договора он вступает в силу со дня его регистрации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует в течение пяти лет.

Как указывает истец, несмотря на прекращение лицензионного договора от 05.07.2005 N 1281, ООО "Пронто-Петербург" незаконно использует зарегистрированный истцом товарный знак при издании газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург". Истец не возражает против использования ответчиком словосочетания "Из рук в руки" в названии газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург", однако считает, что графическое изображение данного словосочетания ответчик должен изменить таким образом, чтобы отсутствовало тождество или сходство с зарегистрированным товарным знаком (выполнять иным шрифтом, цветом, размером и т.д.).

ООО "Пронто-Петербург" против удовлетворения исковых требований возражало, ссылаясь на то, что ответчик добросовестно использовал в названии газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург" словесное и графическое обозначение "Из рук в руки", зарегистрированное истцом в качестве товарного знака, поскольку такое использование началось с ведома и согласия истца ранее даты приоритета товарного знака.

Суд первой инстанции оснований для удовлетворения требований не усмотрел.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном названым Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В силу пункта 1 статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость исследования обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, в том числе, предлагал установить, с какого времени предоставлена правовая защита в отношении спорного обозначения в качестве товарного знака истцу или его правопредшественнику, установить дату приоритета упомянутого товарного знака, проверить обстоятельства, связанные с тем, с какого времени ответчик выпускает газеты со спорным наименованием, когда указанные издания зарегистрированы в качестве средства массовой информации, установить использует ответчик в средствах массовой информации наименование "Из рук в руки" до или после приоритета, установленного в отношении товарного знака истца, проверить доводы ответчика о том, что спорное обозначение используется им с согласия истца, являвшегося учредителем ответчика, а также проверить все иные доводы участвующих в деле лиц, после чего дать установленным обстоятельствам правовую оценку.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что приоритет товарного знака "Из рук в руки" предоставлен ООО "Пронто-Москва" на основании свидетельства Роспатента от 15.07.1994 N 118747 с 09.02.1994. В то время как ООО "Пронто-Петербург" непрерывно осуществляет выпуск газеты с 07.06.1993 (до даты приоритета товарного знака) при наличии согласия и с ведома истца, являвшегося соучредителем ТОО "Пронто-Петербург". В частности, в средстве массовой информации "Сорока", издаваемом ТОО "Пронто-Петербург", имелось указание на то, что данная газета ("Сорока") входит в группу газет "Из рук в руки". В газете от 07.06.1993 словосочетание "Из рук в руки" выполнено в оригинальной графической манере и тождественно зарегистрированному впоследствии товарному знаку ООО "Пронто-Москва".

В материалы дела не представлены доказательства, опровергающие утверждение о том, что с 07.06.1993 происходило постепенное изменение названия газеты "Сорока" на газету "Из рук в руки". Впоследствии, 23.02.1994 члены правления ТОО "Пронто-Петербург" постановили, что в целях более эффективного использования единого названия системы газет "Из рук в руки" считать целесообразным осуществление с 14.03.1994 постепенного перехода от используемого в Санкт-Петербурге названия газеты бесплатных объявлений "Сорока" к названию "Из рук в руки" (пункт 2.1 протокола заседания правления ТОО "Пронто-Петербург" от 23.02.1994 N 2).

На основании данного решения, принятого истцом, как учредителем ТОО "Пронто-Петербург" уже после подачи заявки на товарный знак, 30.05.1994 было зарегистрировано средство массовой информации "Из рук в руки. Санкт-Петербург", издателем которого является ответчик.

Таким образом, с согласия истца до даты приоритета товарного знака ответчик начал использовать обозначение "Из рук в руки" при издании газеты бесплатных объявлений. Помимо указанного, на заседании правления ТОО "Пронто-Петербург", состоявшемся после подачи заявки на товарный знак, истец также выразил свое разрешение на использование ответчиком спорного обозначения.

Судом установлено, что 15.07.1994 ООО "Пронто-Москва" зарегистрировало товарный знак, а 05.07.2005 заключило с ООО "Пронто-Петербург" лицензионный договор N 1281, в пункте 2.2.9 которого определено, что после прекращения срока действия договора лицензиат сохраняет право на издание средств массовой информации, содержащих в названии словосочетание "Из рук в руки", в отношении которых лицензиат имеет права учредителя на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации или издателя на основании действующего издательского договора с учредителем средства массовой информации. Указанное обстоятельство также подтверждает вывод о том, что использование спорного обозначения осуществлялось с ведома и согласия истца.

С учетом положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", оценив условия лицензионного договора, суд первой инстанции верно указал, что предметом указанного договора является средство индивидуализации, право использования которого предоставляется истцом, как правообладателем товарного знака, в том числе и после прекращения указанного договора, в связи с чем, отсутствуют основания полагать, что в пункте 2.2.9 лицензионного договора от 05.07.2005 N 1281 идет речь лишь о словосочетании "Из рук в руки", а не о товарном знаке в целом, с учетом его графического изображения.

Таким образом, как полагает апелляционный суд, судом первой инстанции обоснованно отклонен довод истца о том, что из п. 2.2.9 вышеназванного договора следует, что истец разрешил ООО "Пронто-Петербург" использовать в названии средств массовой информации лишь словосочетание "Из рук в руки", но не графический образ данного словосочетания. Следует признать обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что основная функция наименования (названия) средства массовой информации заключается в идентификации средства массовой информации для всей аудитории и потенциальных потребителей на соответствующем рынке, а не обозначение принадлежности издания конкретному юридическому лицу, являющемуся учредителем либо издателем СМИ, что предопределяет восприятие в целом образа наименования, включая его графическое изображение. В свою очередь, указание в конкретном средстве массовой информации обязательных реквизитов, установленных Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации", в том числе об учредителе, издателе, редакции в любом случае информативно определяет установление производителя СМИ и в этой части потребитель не вводится в заблуждение. В свою очередь, владелец товарного знака не вправе запрещать использовать соответствующее обозначение в фирменном наименовании иного лица, если это лицо добросовестно применяло указанное обозначение до даты приоритета товарного знака.

Как разъяснено в пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака. Указанный вывод и толкование, по мнению апелляционного суда, могут быть применимы и при рассмотрении настоящего дела, поскольку использование ответчиком обозначения "Из рук в руки" при издании газеты бесплатных объявлений с согласия истца до даты приоритета товарного знака не может быть признано в качестве нарушения исключительных прав истца.

Ссылки подателя жалобы на положения статьи 1229 ГК РФ и пункта 62 совместного постановления Пленумов ВС РФ N 5 и ВАС РФ N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применительно к установлению императивных оснований для удовлетворения иска истца, как правообладателя, в отношении установления запрета в отношении ответчика на использование товарного знака, суд в рамках настоящего дела полагает подлежащими отклонению. Реализация правообладателем исключительного права использования товарного знака, презюмируемого законом, хотя и определяет широкий объем правомочий правообладателя, однако само по себе наличие такого права не устанавливает возможности автоматического установления запретов его использования иными лицами, в отношении которых усматриваются признаки добросовестности такого использования, при наличии согласия правообладателя, полученного до установления соответствующего приоритета правообладателя. Такое согласие истца по отношению к ответчику было получено до установления соответствующего приоритета истца на товарный знак, независимо от факта последующего заключения и прекращения лицензионного договора, притом, что условия лицензионного договора позволяли ответчику продолжать использование в названии своих средств массовой информации наименования "Из рук в руки" в соответствующем изображении после прекращения данного договора. Кроме того, как полагает апелляционный суд, использование истцом своих правомочий, как обладателя прав на товарный знак, в настоящее время осуществляется с элементами злоупотребления правами в качестве недобросовестной конкуренции, о чем ответчиком в материалы дела представлены соответствующие доказательства. Таковыми действиями, в частности, могут быть расценены действия истца по учреждению одного из региональных изданий газеты "И рук в руки" на территории Псковской области, с одновременным распространением негативной информации в отношении ответчика, являвшегося длительное время учредителем сходного издания на указанной территории. Данные действия, при наличии соответствующих споров, свидетельствуют о признаках недобросовестной конкуренции истца при использовании своих исключительных прав, что позволяет суду сделать вывод о наличии дополнительного основания для отказа в защите права истца, исходя из конкретных фактических обстоятельств дела.

Учитывая изложенное, апелляционный суд признает верным вывод суда первой инстанции о том, что исковые требования ООО "Пронто-Москва" не подлежат удовлетворению, так как действия ответчика, связанные с использованием товарного знака при издании средств массовой информации, содержащим наименование "Из рук в руки" не могут быть в данном конкретном случае признаны нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Таким образом, как полагает апелляционный суд, судом первой инстанции правильно применены нормы материального права, дана обоснованная оценка доводам сторон и представленным доказательствам и вынесенный законный судебный акт.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено, следовательно, не имеется и оснований для отмены судебного акта суда. В удовлетворении апелляционной жалобы следует отказать.

Судебные расходы в сумме 2000 руб., понесенные истцом в связи с подачей апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2013 по делу N А56-5835/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.Г. Глазков Л.С. Копылова