Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2010 г. N 19АП-3841/10

г. Воронеж

09 июля 2010 г.

Дело N А08-8099/2009-30

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2010 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 09 июля 2010 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Яковлева А.С.,
судей	Владимировой Г.В.,
	Шеина А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анохиной К.Г.

при участии:

от ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь": Евдокимов И.А., представитель по доверенности N 020-196 от 20.11.2009 г.;

от ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка": Серпкова Н.А., представитель по доверенности N 32-10-КФС от 11.06.2010 г.; Певко М.А., представитель по доверенности N 33-10-КФС от 11.06.2010 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 г. по делу N А08-8099/2009-30 (судья - Смоленский И.Н.) по иску Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" к Закрытому акционерному обществу "Славянка" о взыскании 128 471 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", истец) обратилось в арбитражный суд Белгородской области с иском к Закрытому акционерному обществу "Славянка" (далее - ЗАО "Славянка", ответчик) о взыскании 313 524 652 рублей компенсации, 394 000 рублей расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, 100 000 рублей уплаченной государственной пошлины при подаче иска (с учетом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 14 апреля 2010 года заявленные исковые требования удовлетворены в части. С ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскано 5 500 000 рублей компенсации, 39 000 рублей - госпошлины, всего - 5 539 000 рублей.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылаясь на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, просит указанное решение отменить.

В апелляционной жалобе заявитель указывает на необоснованные выводы суда первой инстанции о том, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ применим лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, а также о том, что нормы четвертой части Гражданского кодекса не применимы к правоотношениям, возникшим до введения ее в действие.

В судебном заседании представитель ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" поддержал доводы апелляционной жалобы, считал обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм действующего законодательства, без учета фактических обстоятельств дела, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Представители ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" возражали против доводов апелляционной жалобы, считали обжалуемое решение законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия находит решение суда первой инстанции подлежащим изменению, а апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Аленка", охраняемого свидетельством РФ N 184515.

Правовая охрана знака предоставлена с 21 сентября 1999 года и действительна по 21 сентября 2019 года.

Товарный знак используется в следующем цветовом сочетании: желтый (нижняя часть), темно-коричневый (верхняя часть), золотистый, зеленый, красный.

В данном цветовом сочетании комбинированное обозначение со словесным элементом "Аленка" решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05 марта 2009 года признано с 21 января 2009 года общеизвестным в России товарным знаком.

Истец производит и реализует на рынке кондитерских изделий на территории России плиточный шоколад под названием "Аленка" с использованием товарного знака по свидетельству N 184515 в упаковке с изображением портрета девочки в цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Материалами дела подтверждается, что ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка", вплоть до 5 сентября 2008 года, производило и вводило в гражданский оборот плиточный шоколад под названием "Алина", упаковка которого имела аналогичное цветовое решение, изображение девочки в похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25 сентября 2008 г. по делу N 1 14/67-08 действия ответчика по введению в оборот плиточного шоколада "Алина" с использованием товарного знака истца, признаны нарушающими п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции". Указанным решением установлен факт введения ответчиком в гражданский оборот плиточного шоколада "Алина" на рынке кондитерских изделий с использованием комбинированного обозначения, которое является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 184515.

Обоснованность данного решения подтверждена вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы от 24.04.2009 года по делу N А40-1343/09-149-13.

Кроме того, в подтверждение сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком истца, и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада "Алина", истцом представлено заключение по вопросу степени сходства товарного знака "Аленка" и упаковки продукции "Алина", выполненное В.В. Орловой. Также факт смешения подтверждается выводами социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного права на охраняемый по свидетельству N 184515 товарный знак, обратился в суд с настоящим иском.

Судебная коллегия апелляционного суда полагает, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Материалами дела подтверждается, и ответчиком не оспаривается, что в период с 2006 года по 2008 год ответчиком осуществлялись действия по производству и введению в гражданский оборот плиточного шоколада "Алина" с использованием на упаковке данного шоколада изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Кроме того, данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу судебным актом по делу N А40-1343/09-149-13, имеющим согласно ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение для настоящего спора.

Как следует из заявленных исковых требований, истцом взыскивается компенсация за незаконное использование ответчиком изображения сходного с товарным знаком истца в период с 2006 по август 2008 года.

Согласно ст. 5 ФЗ N 231-ФЗ от 18.12.2008 г. "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Пунктом 2.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008 г., судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ.

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения до 01.01.2008 г., а распространение его контрафактного экземпляра осуществлено после 31.12.2007 г., дело в части нарушения права на воспроизведение должно рассматриваться в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.07.1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве), в части нарушения права на распространение - в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ.

Таким образом, к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в период с 01.01.2006 г. по 31.12.2007 г., подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров".

В соответствии с п. 1 ст. 4 указанного закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый товарный знак без разрешения правообладателя.

Согласно пункту 2 названной статьи нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" предусмотрено, что использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 40 Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 4 ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 установлено, что вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В силу положений п. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд определяет, какие законы и иные нормативные акты следует применить по данному делу.

Как следует из содержания заявленных исковых требований, истцом в качестве способа защиты нарушенного права избрано взыскание компенсации за нарушение исключительного права. Поскольку законодательством, подлежащим применению к спорным правоотношениям, был предусмотрен данный способ защиты, указанные требования правомерно удовлетворены судом на основании п. 4 ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из максимальной величины, предусмотренной указанной правовой нормой - 50 000 минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 5 000 000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование изображения, сходного с товарным знаком истца до степени смешения, за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2007 г.

К отношениям сторон, возникшим в связи с использованием ответчиком на упаковке шоколада "Алина" изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в период с 01.01.2008 года, в силу ст. 5 ФЗ N 296-ФЗ от 30.12.2008 г. подлежат применению нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно положениям ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из заявленных исковых требований, расчет компенсации произведен истцом исходя из положений подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости реализованного ответчиком в спорный период шоколада "Алина".

Суд первой инстанции, оценив заявленные исковые требования, пришел к выводу о том, что в данном случае расчет компенсации на основании подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не соответствует положениям закона. Как указано судом, в отличие от пункта 3 ст. 1484 ГК РФ, запрещающего размещать на товаре сходные с товарным знаком обозначения, согласно буквальному смыслу подпункта 2 п. 4. ст. 1515 ГК РФ взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарным знак, а не сходное с ним обозначение.

Суд апелляционной инстанции полагает данный вывод суда первой инстанции не противоречащим буквальному смыслу и содержанию ст. 1515 ГК РФ.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции, руководствуясь положениями подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, пришел к обоснованному выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истца 5 000 000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование изображения, сходного с товарным знаком истца до степени смешения, за период с 01.01.2008 года.

Таким образом, общая сумма подлежащей взысканию компенсации составляет 10 000 000 рублей. Поскольку судом первой инстанции допущена ошибка при определении общего размера подлежащей взысканию компенсации, решение суда в данной части подлежит изменению.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что судом необоснованно применены к спорным правоотношениям положения Закона "О товарных знаках" судом апелляционной инстанции отклоняется как основанный на неверном толковании закона.

Допущенное ответчиком нарушение прав истца является длящимся, соответственно в силу ст. 5 ФЗ N 296-ФЗ от 30.12.2008 г. "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 2.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. за нарушения, допущенные до 01.01.2008 г. ответственность определяется по правилам ст. 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров", за нарушения, допущенные после указанной даты - по правилам ст. 1515 ГК РФ.

В этой связи, суд находит несостоятельным утверждение ответчика о пропуске истцом трехгодичного срока исковой давности, в связи с наличием у него сведений об использовании названного комбинированного обозначения в период с 1999 г. по 2002 гг., так как ответчик не прекратил размещать используемое обозначение с 2002 года.

Суд находит неподлежащими удовлетворению требования о взыскании с ответчика расходов, понесенных истцом на проведение ОАО "Всероссийский центр изучения общественного мнения" социологического исследования в размере 294 000 рублей; на проведение ГОУВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" сравнительного анализа товарного знака по свидетельству N 184515 с упаковкой в размере 100 000 рублей.

Данные расходы образуют убытки истца, однако истцом избран именно компенсационный способ возмещения за допущенные нарушения права, а сам юридический факт нарушения, его характер установлены решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008, законность которого признана решением арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2009.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд полагает необходимым решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 г. в части установления размера взыскиваемой компенсации изменить, увеличив ее до 10 000 000 рублей, в остальной части решение суда оставить без изменения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина относится на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 16, ст. ст. 102 ? 112, 266 ? 268, п. 2 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" удовлетворить в части.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 г. по делу N А08-8099/2009-30 в части установления размера взыскиваемой компенсации изменить, увеличив ее до 10 000 000 рублей.

В остальной части решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 г. по делу N А08-8099/2009-30 оставить без изменения.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Славянка" в пользу Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 10 000 000 руб. компенсации, а также государственную пошлину в размере 3190 руб. и 2000 руб. за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы соответственно.

Выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий

А.С. Яковлев

Судьи

Г.В. Владимирова А.Е. Шеин