Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2013 г. N 09АП-15945/13

г. Москва

28 июня 2013 г.

Дело N А40-135829/12

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июня 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 июня 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи	Якутова Э.В.
судей:	Каменецкого Д.В.
	Свиридова В.А.

при ведении протокола помощником судьи Распутиной И.И., помощником судьи Яцевой В.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу апелляционную жалобу ООО "Омега Тойз Групп" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2013 по делу N А40-135829/12 судьи Ведерникова М.А.

по заявлению ООО "Омега Тойз Групп" (ОГРН 1117746037111; 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, стр.8)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

третьи лица компания Лего Джурис А/С (LEGO Juris A/S)

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Мелузова В.М. по дов. от 03.08.2012;

от ответчика: Слепенков А.С. по дов. от 09.10.2012;

от третьего лица: Пилюгина B.C. по дов. от 02.12.2011,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2013 ООО "Омега Тойз Групп" (далее - Общество) отказано в удовлетворении заявления

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 21.09.2012 N 0000107232(82920) и обязании Роспатента осуществить следующие действия: аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству N 82920 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: игры; игрушки, являющиеся кубиками, и рассмотреть дополнительно заявленное Обществом с ограниченной ответственностью "Омега Тойз Групп" 30 июля 2012 года требование о признании предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному 25 апреля 1988 года под N 82920, недействительным в отношении игрушек, являющихся: бумажными змеями; бутылочками с соской для кукол; волчками (игрушки); домиками для кукол; игрушками для домашних животных; игрушками с сюрпризом (шутки, розыгрыш); комнатами для кукол; кроватями для кукол; куклами; марионетками; масками карнавальными; масками театральными; моделями транспортных средств уменьшенными; мячами для игры; одеждой для кукол; пистолетами игрушечными; пистолетами игрушечными пневматическими; пистонами взрывными (игрушки); погремушками; хлопушками (конфеты);

о признании недействительным решения Роспатента от 21.09.2012 N 0095701974(143051) и обязании Роспатента осуществить следующие действия: аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству N 143051 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: игры; игрушки, являющиеся кубиками, и рассмотреть дополнительно заявленное Обществом с ограниченной ответственностью "Омега Тойз Групп" 30 июля 2012 года требование о признании предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному 17 июня 1996 года под N 143051, недействительным в отношении игрушек, являющихся: безделушками для вечеров, дискотек; бумажными змеями; бутылочками с соской для кукол; волчками [игрушки]; домиками для кукол; игрушками для домашних животных; игрушками с подвижными частями или передвижными; игрушками с сюрпризом для розыгрыша и подобных развлечений; карнавальными масками; комнатами ля кукол; конфетами-хлопушками; кроватями для кукол; куклами; марионетками; масками театральными; медведями плюшевыми; моделями транспортных средств уменьшенными; мячами для игры; одеждой для кукол; пистолетами игрушечными; пистолетами пневматическими [игрушки]; пистонами [игрушки]; погремушками;

о признании недействительным решения Роспатента от 21.09.2012 N 0098716504(203932) и обязании Роспатента осуществить следующие действия: аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству N 203932 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: игры и их части; игрушки, являющиеся кубиками; части игрушек, и рассмотреть дополнительно заявленное Обществом с ограниченной ответственностью "Омега Тойз Групп" 30 июля 2012 года требование о признании предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному 24 июля 2001 года под N 203932, недействительным в отношении игрушек, являющихся: безделушками для вечеров, дискотек; бутылочками с соской для кукол; волчками [игрушки]; дисками летающими [игрушки]; домиками для кукол; змеями бумажными; игрушками для домашних животных; игрушками плюшевыми; игрушками с подвижными частями или передвижными; игрушками с сюрпризом для розыгрышей; комнатами для кукол; конфетами-хлопушками; кроватями для кукол; куклами; марионетками; масками карнавальными; масками театральными; медведями плюшевыми; моделями транспортных средств уменьшенными; мячами для игры; одеждой для кукол; пистолетами игрушечными; пистолетами пневматическими [игрушки]; пистонами [игрушки]; погремушками; приспособлениями для пускания мыльных пузырей [игрушки].

Общество не согласилось с решением в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительными решений Роспатента и обязании аннулировать регистрацию товарных знаков и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит в указанной части решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных Обществом требований о признании недействительными указанных в заявлении решений Роспатента и обязании аннулировать регистрацию товарных знаков.

В отзыве на апелляционную жалобу третье лицо считает, что решение основано на нормах действующего законодательства, доводы Общества являются несостоятельными, а апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Отзыв на апелляционную жалобу Роспатентом не представлен.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции в части, поскольку считает его в этой части незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований о признании недействительными указанных в заявлении решений Роспатента и обязании аннулировать регистрацию товарных знаков.

Указал на то, что суд неправильно истолковал Положение о товарных знаках и Закон о товарных знаках.

Пояснил, что согласно указанным актам не допускались к регистрации товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, в том числе, обозначения, состоящие исключительно из простых изображений товаров и обозначения, указывающие на вид, качество, свойства и состав товаров.

Акцентировал внимание на том, что реалистические изображения любого товара в принципе не в состоянии выполнять отличительную функцию по отношению к изображенному товару.

Отметил, что в материалы дела не представлены конкретные доказательства известности оспариваемых товарных знаков в России до даты подачи заявок на их регистрацию.

Полагает, что кубик-кирпичик LEGO, изображенный на упаковке как товарный знак, вводит в заблуждение покупателя, поскольку указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении совершенно любых игрушек и игр, в том числе, и не укомплектованных кубиками-кирпичиками LEGO.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Указал на то, что уникальный дизайн кирпичика LEGO позволяет выделить его среди строительных кубиков, выпускаемых различными производителями, в связи с чем его изображение также обладает различительной способностью.

Пояснил, что оспариваемые обозначения представляют собой оригинальные изображения, которые ранее не применялись другими производителями в качестве формы товара.

Полагает, что представленными в материалами дела доказательствами подтверждается длительное и интенсивное использование в СССР и России товаров, маркированных оспариваемыми товарными знаками, в силу чего оспариваемые товарные знаки стали известны потребителям и ассоциируются с конкретным производителем игрушек LEGO.

Отметил, что кубик-кирпичик LEGO является составной частью игры, либо частью игрушек и, соответственно, оспариваемые товарные знаки не способны ввести потребителя в заблуждение в отношении того перечня товаров, для которого данным товарным знакам предоставлена правовая охрана.

Обратил внимание на то, что в соответствии с Парижской конвенцией следует учитывать фактические обстоятельства, в том числе, мировую известность продукции, маркированной оспариваемыми товарными знаками, ее известность на территории РФ в результате длительного и интенсивного использования как до, так и после регистрации.

Представитель третьего лица в судебном заседании полностью согласился с правовой позицией Роспатента, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 25.04.1988 в СССР произведена государственная регистрация товарного знака за N 82920 по заявке N 107232 на имя компании "Киркби А/С" с датой приоритета 22.09.1987 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры" и "игрушки".

Товарный знак по свидетельству N 82920 является изобразительным и представляет собой квадратную этикетку красного цвета с черной каймой, в центре которой расположено изображение белого параллелепипеда, размещенного по диагонали, на верхней грани которого находятся восемь круглых выступов, расположенные в два ряда. Изображение параллелепипеда обведено желтой каймой.

26.05.2005 Роспатентом зарегистрирован договор об уступке товарного знака N 82920 в отношении всех товаров датской компании ЛЕГО Джурис А/С (LEGO Juris A/S); срок действия регистрации N 82920 дважды продлевался.

17.06.1996 на имя компании "Киркби А/С" произведена государственная регистрация товарного знака за N 143051 по заявке N 95701974, поданной 23.02.1995 в отношении товара 09 класса МКТУ "игровое программное обеспечение для компьютеров" и товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки". Срок действия регистрации N 143051 продлен Роспатентом до 23.02.2015.

Товарный знак по свидетельству N 143051 является изобразительным и представляет собой выполненное черными линиями изображение параллелепипеда, размещенного по диагонали, на верхней грани которого находятся восемь круглых выступов, расположенные в два ряда.

26.05.2005 Роспатентом зарегистрирован договор об уступке товарного знака N 143051 в отношении всех товаров датской компании ЛЕГО Джурис А/С (LEGO Juris A/S).

24.07.2001 на имя компании "Киркби А/С" произведена государственная регистрация товарного знака за N 203932 по заявке N 98716504, поданной 09.10.1998 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки и их части". Срок действия регистрации N 203932 был продлен Роспатентом до 09.10.2018.

Товарный знак по свидетельству N 203932 является изобразительным и представляет собой изображение параллелепипеда темно-серого цвета, размещенного по диагонали, на верхней грани которого находятся восемь круглых выступов, расположенные в два ряда.

26.05.2005 Роспатентом зарегистрирован договор об уступке товарного знака N 203932 в отношении всех товаров датской компании ЛЕГО Джурис А/С (LEGO Juris A/S).

15.05.2012 в палату по патентным спорам Роспатента поступили возражения ООО "Омега Тойз Групп" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 82920 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры; игрушки, являющиеся кубиками", по свидетельству N 143051 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры; игрушки, являющиеся кубиками", по свидетельству N 203932 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры и их части; игрушки, являющиеся кубиками; части игрушек".

Возражения мотивированы тем, что регистрация товарного знака по свидетельству N 82920 противоречит подпунктам "в", "е" пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974 (далее - Положение о товарных знаках); регистрация товарных знаков NN 143051, 203932 противоречит пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (далее - Закон о товарных знаках).

Решениями Роспатента от 21.09.2012 в удовлетворении возражений было отказано; правовая охрана товарных знаков по свидетельствам N N 82920, 143051, 203932 оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемые решения Роспатента соответствуют нормам права и являются обоснованными.

При этом, суд правомерно указал на то, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству N 82920 при оценке его охраноспособности применяется Положение о товарных знаках. При оценке охраноспособности товарных знаков по свидетельствам N 143051, 203932 применяются положения Закона о товарных знаках.

В соответствии с п/п "в" п.15 Положения о товарных знаках, не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например, состоящие исключительно из простых изображений товаров, а также сведений, указывающих на вид, качество, свойства и состав товаров.

Согласно п.1 ст.6 Закона о товарных знаках, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Пунктом 2.3.1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995 N 32 (далее - Правила) установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Исследуя материалы дела, суд правильно установил, что оспариваемые товарные знаки представляют собой изображение кирпичика с восемью цилиндрическими шипами, который был изобретен в 1958 году основателем компании LEGO - Годфредом Кирк Христиансеном (патент Дании на изобретение N 92683), является основой продукции, выпускаемой компанией LEGO, и приобрел в этом качестве мировую известность.

Оценивая ссылки Общества на п/п "в" п.15 Положения о товарных знаках и п.1 ст.6 Закона о товарных знаках, суд обоснованно указал на неправильное понимание заявителем этих норм.

Как правильно отметил суд, по смыслу указанных положений к не обладающим различительной способностью обозначениям относятся изображения товаров традиционной и не обладающей отличительными признаками формы. В свою очередь, изображение товара оригинальной формы фактически обладает такими же индивидуализирующими признаками, как изображенный товар, в связи с чем, не может считаться не обладающим различительной способностью.

Также обоснованно суд указал на то, что Обществом не было представлено ни одного доказательства того, что на момент создания кирпичика LEGO компанией LEGO, а также на дату приоритета оспариваемых товарных знаков, форма указанного кирпичика была традиционной формой какого-либо товара, выпускаемого различными производителями. В связи с этим, отсутствуют какие-либо основания считать, что на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма кирпичика LEGO не являлась оригинальной, была лишена отличительных признаков и воспринималась потребителями исключительно как указание на вид, свойства и состав товара.

По существу, Общество не отрицает, что на момент своего создания кирпичик LEGO обладал уникальным дизайном, идентифицирующим кубики LEGO среди строительных кубиков, выпускаемых различными производителями.

В этой связи, суд правильно согласился с выводами Роспатента о том, что изображение кирпичика LEGO также обладает различительной способностью, поскольку не является изображением товара традиционной формы, не обладающей отличительными признаками.

При этом, ссылка Общества на аналоги конструктора LEGO не содержит каких-либо сведений о фактическом производстве конструкторов, времени и объемах их производства.

Соответственно, сведений, позволяющих сделать вывод о том, что созданный компанией LEGO кирпичик оригинальной формы до даты приоритета оспариваемых товарных знаков утратил различительную способность в результате использования различными производителями или вошел во всеобщее употребление в качестве указания на определенный вид товара, выпускаемый разными производителями, не имеется.

В отношении доводов Общества о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 203932 является трехмерным кубиком-кирпичиком, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением, суд правомерно сослался на п.2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, согласно которому обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью, если его форма определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого назначения. Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара могут быть предоставлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изделия.

Применительно к настоящему делу форма кирпичика LEGO, изображение которого зарегистрировано в качестве товарного знака, не является традиционной, поскольку имеет уникальный дизайн, разработанный непосредственно компанией LEGO. Кроме того, форма кирпичика LEGO не является безальтернативной для конструкторов со скрепляющимися деталями, которые могут отличаться по форме, размеру и иным характеристикам.

Анализируя довод Общества о регистрации кирпичика LEGO в качестве изобретения по патенту Дании N 92683, суд обоснованно посчитал, что данное обстоятельство не свидетельствует о неохраноспособности формы или изображения данного кирпичика в качестве товарного знака, поскольку действующим законодательством не предусмотрен запрет на регистрацию внешней формы такого устройства или его изображения в качестве товарного знака, если они соответствуют критериям охраноспособности товарного знака, в частности обладают различительной способностью. При том, что форма кирпичика LEGO изначально была обусловлена не только функциональным назначением, но и требованиями уникальности дизайна, позволяющего идентифицировать продукцию компании LEGO.

Исходя из изложенного, суд пришел к правомерному и обоснованному выводу о том, что Обществом не было представлено доказательств того, что предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам N N 82920, 143051, 203932 было осуществлено в нарушение подпункта "в" пункта 15 Положения о товарных знаках и пункта 1 статьи 6 Закона.

Кроме того, суд правомерно учитывал и то, что согласно положениям части С (1) ст.6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

При этом, суд правильно указал на то, что первый специализированный магазин LEGO открылся в России в 1986 году в ГУМе. В дальнейшем в крупнейших городах России было открыто большое количество специализированных магазинов LEGO.

В 1998 году в Москве на Театральной площади была построена башня из кирпичиков LEGO высотой 24 метра, включенная в Книгу рекордов Гиннеса.

В эфире Первого канала с 1996 год по 1998 год были показаны 113 выпусков детской познавательно-развлекательной программы "Лего-го" (производитель - ЗАО "Телекомпания "Класс!") в формате телеигры-соревнования с применением в игре специфического "леговского" реквизита (кирпичики LEGO).

Уникальность формы игрушек LEGO подтверждается письмами компаний, реализовывавших продукцию LEGO в 1992-1996 годах (ООО "Денди", ТОО "СОЮЗИГРУШКА", ОАО "Владивостокский ГУМ", ТОО Фирма "Детский Мир" (Красноярск), ТОО "Кенгуру" и др.).

В соответствии с Соглашением о маркетинговой деятельности между компанией "ЛЕГО Трейдинг А/С" и ООО "МАРС" расчетные потребности комплектов игры LEGO для поставки в Российскую Федерацию составляли в 1997 году 30 миллионов комплектов, что, как правильно отметил суд, подтверждает значительные объемы продаж игр LEGO.

Кирпичик LEGO получил в 1999 году звание "Продукт века" по версии журнала "Fortune", а конструктор LEGO в 2000 году - звание "Игрушка века" по оценке Британской ассоциации игрушек.

Также обоснованно судом были приняты во внимание результаты опроса российских потребителей, выполненного в декабре 2003 года Аналитическим Центром Юрия Левады.

Согласно результатам опроса 88% респондентов подтвердили, что они знакомы с кирпичиком LEGO; 63% респондентов, что ассоциируют кирпичик LEGO с конкретным производителем, при этом 100% указанных респондентов указали компанию LEGO в качестве производителя.

Данные обстоятельства, подтверждающие известность оспариваемых товарных знаков, Обществом не опровергнуты.

В связи с этим, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что в результате длительного интенсивного использования на территории Российской Федерации стали известны российским потребителям и ассоциируются с конкретным производителем игр и игрушек LEGO.

Относительно доводов Общества о том, что оспариваемые товарные знаки способны ввести потребителя в заблуждение относительно внешнего вида товара, если товар не является кубиком-кирпичиком соответствующей формы, суд правомерно отметил следующее.

Согласно п.2.3.2.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Пунктом 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений также предусмотрено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Все оспариваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки и их части" и представляют собой изображение кубика-кирпичика LEGO, который может являться составной частью игры, игрушки или их частью.

Соответственно, как правильно посчитал суд, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемые товарные знаки способны ввести потребителя в заблуждение в отношении того перечня товаров, для которого данным товарным знакам предоставлена правовая охрана.

Исходя из изложенного выше, следует, что кирпичик LEGO, изображение которого зарегистрировано в качестве оспариваемых товарных знаков, начиная с 1958 года, является основой продукции, выпускаемой компанией LEGO, и приобрел мировую известность именно как игрушка либо элемент, из которого состоит игрушка, либо часть игрушки.

В силу этого, в настоящем случае также необходимо руководствоваться требованиями части С (1) статьи 6-quinquies Парижской конвенции.

Выводы суда первой инстанции в части, связанной с отсутствием оснований для удовлетворения требований об обязании Роспатента рассмотреть дополнительно заявленные Обществом требовании, Обществом в апелляционной жалобе не оспариваются, в связи с чем в порядке ч.5 ст.268 АПК РФ рассмотрению судом апелляционной инстанции не подлежат.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе на решение, не опровергают выводы суда, сделанные с учетом установленных фактических обстоятельств, а лишь выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены законно принятого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч.4 ст.270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2013 по делу N А40-135829/12 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

Д.В. Каменецкий В.А. Свиридов