Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2013 г. N 07АП-5233/13

г. Томск

12 июля 2013 г.

Дело N А27-18004/2012

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: И.Н. Мухиной,

судей: В.М. Сухотиной, Д.Г. Ярцева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.Н. Винниковой

при участии представителей:

от истца: Ширяевой Н.Н.

от ответчиков: Костомахи В.И.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент"

(апелляционное производство N 07АП-5233/13)

на решение Арбитражного суда Кемеровской области

от 08 мая 2013 года по делу N А27-18004/2012 (судья Е.Н. Михаленко)

по иску Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения "Городская клиническая больница N 1"

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент", обществу с ограниченной ответственностью Монумент

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Родник Алтая", Администрация города Белокуриха Алтайского края, Евгений Егорович Потехин

об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак и взыскании 1 000 000 рублей

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая больница N 1" (далее - МБЛПУ "ГКБ N 1") обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Монумент (далее - ООО "Монумент") об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за использование товарного знака (знака обслуживания).

Определением арбитражного суда от 05.12.2012 к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент" (далее - ООО "УК "Монумент") (т. 1, л.д. 104-108).

До принятия решения по существу спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил запретить ответчикам использовать товарный знак (знак обслуживания), исключительное право на который принадлежит истцу, и взыскать с ответчиков 1 000 000 рублей компенсации за использование товарного знака (знака обслуживания) (т. 3, л.д. 115-116).

Исковые требования обоснованы статьями 1225, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что в товарном знаке, принадлежащим истцу, использован образ богини Гигиеи, сходный до степени смешения с образом, использованным в скульптуре, установленной в городе Белокурихе, изготовленной и доставленной ответчиками. Таким образом, ответчики ввели в оборот скульптуру, сходную до степени смешения с товарным знаком истца, вследствие чего нарушили исключительное право истца на товарный знак.

Определениями суда от 14.11.2012, от 05.12.2012 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Родник Алтая" (далее - ООО Санаторий "Родник Алтая"), Администрация города Белокуриха Алтайского края (далее - Администрация), Евгений Егорович Потехин.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 08 мая 2013 года исковые требования к ООО "УК "Монумент" удовлетворены частично, обществу запрещено использовать товарный знак (знак обслуживания) N 309028, исключительное право на который принадлежит МБЛПУ "ГКБ N 1". С ООО "УК "Монумент" в пользу истца взыскано 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания). В удовлетворении исковых требований к ООО "Монумент" отказано в полном объеме.

Не согласившись с состоявшимся решением в части удовлетворения исковых требований, ООО "УК "Монумент" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его в указанной части отменить, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение судом норм материального права.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом не разграничены понятия "правообладатель интеллектуальной собственности" (скульптуры) и "правообладатель зарегистрированного товарного знака". Судом не принято во внимание, что судебными актами по ранее рассмотренным делам установлено, что проект скульптуры богини Гигиеи разработан группой авторов, в том числе Костомахой В.И, являющимся руководителем ООО "УК "Монумент"; таким образом, исключительное право авторов возникло ранее регистрации товарного знака. На товарном знаке истца не указано смысловое значение женского образа, отсутствует пояснение того, что охраняемый элемент является образом богини Гигиеи; собственник скульптуры "Во славу медицинских работников", установленной в городе Белокурихе, не ассоциирует используемый образ с образом богини Гигиеи. Скульптура как объект изобразительного искусства и товарный знак являются разными объектами интеллектуальной деятельности.

Заявитель апелляционной жалобы также полагает, что суд неправильно применил пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учел, что ООО "УК "Монумент" не использовало в своей деятельности товарный знак, не размещало его на скульптурах, барельефах и иных объектах благоустройства. Вывод суда об однородности сфер деятельности, в которых используется изображение, не соответствует обстоятельствам дела, так как собственником скульптуры "Во славу медицинских работников" является Администрация, не занимающаяся медицинской деятельностью. Заключение судебной экспертизы не может являться надлежащим доказательством нарушения прав истца на товарный знак, поскольку экспертом производилось сравнение обозначения с объектом изобразительного искусства, а не с другим товарным обозначением.

МБЛПУ "ГКБ N 1" представило в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Истец, в частности указал, что суд первой инстанции обоснованно установил, нарушение ответчиком исключительного права истца на зарегистрированный товарный знак вследствие введения в оборот сходной до степени смешения скульптуры, использующий тождественный образ богини Гигиеи. Согласно заключению проведенной по делу судебной экспертизы скульптура, проданная ответчиком в город Белокуриху, схожа до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) N 309028, принадлежащим истцу.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "УК "Монумент" поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.

Представитель МБЛПУ "ГКБ N 1" в судебном заседании возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, поддержала доводы отзыва на жалобу, просила решение арбитражного суда первой инстанции оставить без изменения.

ООО "Монумент", ООО Санаторий "Родник Алтая", Администрация города Белокуриха Алтайского края, Евгений Егорович Потехин, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили. Согласно частям 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей названных лиц.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене в данной части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, МБЛПУ "ГКБ N 1" является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 309028 с приоритетом от 06.07.2005 в отношении услуг 44-го класса МКТУ: дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; служба банков крови; служба санитарная; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая; хосписы (т. 1, л.д. 14).

Визуально данный товарный знак представляет собой изображение женской фигуры, над левой рукой которой изображена змея, в белом, бежевом, темно-бежевом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом фоне.

По утверждению истца, в обозначении товарного знака использован образ древнегреческой богини Гигиеи, который с 1999 года использовался истцом в логотипе учреждения и воплощен в скульптуре, установленной у входа в здание МБЛПУ "ГКБ N 1", в разработке которой принимало участие ООО "Монумент" (т. 1, л.д. 12).

В 2010 году в городе Белокурихе Алтайского края установлена скульптура с наименованием "Во славу медицинского работника", в основу которой также положен образ древнегреческой богини Гигиеи (т. 3, л.д. 85).

Скульптура, установленная в городе Белокурихе, передана обществом "УК "Монумент" в собственность обществу с ограниченной ответственностью "Санаторий "Здравница", впоследствии переименованному в ООО Санаторий "Родник Алтая", на основании договора поставки от 11.01.2009 N 1 по акту приема-передачи от 30.09.2009 (т. 1, л.д. 125-132).

После установки скульптура передана обществом "Санаторий "Здравница" (благотворителем) в дар Администрации (благополучателю) по договору от 21.02.2011 безвозмездной передачи имущества в целях благотворительности (т. 1, л.д. 133-134).

Полагая, что ООО "Монумент" и ООО "УК "Монумент" незаконно изготовили и ввели в оборот скульптуру, идентичную со скульптурой, установленной у входа в здание МБЛПУ "ГКБ N 1", и схожую до степени смешения с товарным знаком учреждения, тем самым нарушив исключительное право учреждения на товарный знак (знак обслуживания), МБЛПУ "ГКБ N 1" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования учреждения к ООО "УК "Монумент" в части запрета использовать товарный знак и взыскания 50 000 рублей компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что охраняемым элементом товарного знака является изображение богини Гигиеи; образ богини здоровья Гигиеи, указанный на товарном знаке (знаке обслуживания) N 309028 схож до степени смешения с образом богини здоровья Гигиеи, воплощенным в скульптуре, установленной в городе Белокурихе. Поскольку поставка скульптуры произведена ООО "УК "Монумент", то суд пришел к выводу о незаконном введении в оборот товара, схожего с товарным знаком истца, и нарушении тем самым исключительных прав истца.

Данные выводы суда следует признать ошибочными.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Кодекса).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

По смыслу приведенных норм права нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, например, путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, использования товарного знака в рекламных и иных маркетинговых материалах.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак имеет место при наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков; при однородности товаров, применительно к которым используется тождественное или сходное обозначение.

Следуя правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности товарного знака; во-вторых, от сходства используемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Из материалов дела не следует, что товарный знак в отношении медицинских услуг, зарегистрированный за истцом, обладает существенной различительной способностью. Использованный в товарном знаке женский образ с атрибутами богини Гигиеи является общепризнанным и широко распространенным символом медицинской деятельности и здравоохранения. Обстоятельства дела не позволяют сделать вывод о том, что бренд МБЛПУ "ГКБ N 1" имеет существенную узнаваемость за пределами города Новокузнецка, в том числе на территории Алтайского края, и что используемый учреждением товарный знак приобрел за период его использования достаточную различительную способность в отношении оказываемых медицинских услуг.

ООО "УК "Монумент" в изготовленной им скульптуре использовал тот же общепризнанный визуальный образ, символизирующий медицину и здравоохранение, который был использован в товарном знаке истца. Между тем, воспроизведение истцом в своей творческой и производственной деятельности общепризнанного визуального образа не может расцениваться в качестве нарушения исключительно права истца на товарный знак, поскольку регистрация товарного знака, не обладающего достаточной различительной способностью, не может ограничивать возможность использования общепризнанного образа и узнаваемых атрибутов данного образа другими лицами.

То обстоятельство, что ООО "Монумент" ранее участвовало в создании скульптуры богини Гигиеи, установленного в городе Новокузнецке у здания МБЛПУ "ГКБ N 1", и что установленная в городе Белокурихе скульптура имеет общее внешнее сходство с ранее изготовленной для истца скульптурой, может свидетельствовать о нарушении авторских прав создателей скульптуры, а не о нарушении исключительного права истца на товарный знак, так как схожесть скульптур не влияет на возможность индивидуализации услуг, оказываемых истцом, среди других однородных товаров и услуг.

Однородность обозначенных товарным знаком товаров и услуг признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров (услуг) сформулированы в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11.

Применительно к настоящему делу установлено, что ООО "УК "Монумент" не является медицинской организацией и не осуществляет оказание медицинских услуг. Изготовленная ответчиком скульптура передана Администрации города Белокуриха и установлена в качестве объекта благоустройства города; доказательств того, что данная скульптура используется кем-либо для обозначения медицинских товаров или услуг, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для вывода о том, что, изготовив и продав скульптуру "Во славу медицинского работника", ООО "УК "Монумент" ввел в оборот объект, нарушающий исключительное право истца на товарный знак.

Заключение судебной патентоведческой экспертизы от 05.04.2013 N 13-632 Э, выполненное экспертом общества с ограниченной ответственностью "Симплекс" Боровской А.И., не могло быть принято судом первой инстанции в качестве доказательства нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Согласно данному заключению образ богини здоровья Гигиеи, указанный на товарном знаке (знаке обслуживания) N 309028, право на который принадлежит истцу, схож до степени смешения с образом богини здоровья Гигиеи, воплощенным в скульптуре, установленной в городе Белокурихе.

Между тем мифологический образ богини здоровья Гигиеи является общепризнанным и широко распространенным; сходство образов, использованных в товарном знаке истца и в выполненной ответчиком скульптуре, не вызывает сомнений в силу самого факта распространенности этого образа.

При оценке заключения эксперта судом первой инстанции не учтено, что зарегистрированным товарным знаком, право на использование которого принадлежит истцу, является конкретное графическое изображение женского образа с атрибутами богини Гигиеи, а не собственно мифологический персонаж.

С учетом того, что цели использования скульптуры не связаны с обозначением медицинских товаров или услуг, визуальная схожесть женских образов, воспроизведенных в товарном знаке истца и скульптуре ответчика, не может нарушать исключительное право истца на товарный знак.

При изложенных обстоятельствах у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения исковых требований к ООО "УК "Монумент".

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Гражданского кодекса Российской Федерации несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела является основанием для отмены решения суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований к ООО "УК "Монумент".

В силу частей 1, 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе, а также расходы на проведение судебной экспертизы, относятся на истца - МБЛПУ "ГКБ N 1".

Руководствуясь статьей 110, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 08 мая 2013 года по делу N А27-18004/2012 отменить в части удовлетворения исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент" и распределения судебных расходов, принять в данной части новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент" отказать в полном объеме.

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения "Городская клиническая больница N 1" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монумент" 2 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

И.Н. Мухина

Судьи

В.М. Сухотина Д.Г. Ярцев