Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2013 г. N 09АП-17214/13

город Москва

04 июля 2013 г.

Дело N А40-162063/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 июля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Лаврецкой

судей Е.Б. Расторгуева, Н.И. Левченко

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Родонит"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "04" апреля 2013 г.

по делу N А40-162063/2012, принятое судьёй Ю.Л. Матюшенковой

по иску ООО "Родонит"

(1027739514516;ОГРН 129323, Москва, Лазоревый пр-д, д. 24, кв. 96)

к ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада"

(ОГРН 1037843004638; 191186, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 24)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

(123995, Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Подколзина С.В. (по доверенности от 20.11.2012)

от ответчика: Усков В.В. (по доверенности от 30.01.2013)

в судебное заседание не явились представители третьего лица: извещены.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Родонит" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании к ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада" с привлечением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в качестве третьего лица о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика в части услуг 35 класса МКТУ:

По свидетельству N 203223 по услугам: выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.п.); публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама, реклама в газете, реклама телевизионная, сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак истца N 434499 по 09 и 16 классам МКТУ. С дальнейшим уточнением услуг 35 класса МКТУ в свидетельстве на товарный знак ответчика N 203223: "Перечисленные услуги оказываются правообладателем за исключением услуг в отношении товаров 09 класса МКТУ : аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры; шагомеры;

16 класса МКТУ: альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

По свидетельству N 331629 по услугам: демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через сети ювелирных магазинов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов: распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в виде доменного имени; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; составление рекламных рубрик в газете, в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак истца N 434499 по 09 и 16 классам МКТУ. С дальнейшим уточнением услуг 35 класса МКТУ в свидетельстве на товарный знак ответчика N 331629: "Перечисленные услуги оказываются правообладателем за исключением услуг в отношении товаров 09 класса МКТУ: аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы. метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры: шагомеры;

16 класса МКТУ: альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 апреля 2013 г. по делу N А40-162063/2012 в удовлетворении иска было отказано.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены в порядке статей 266,268 АПК РФ в связи с апелляционной жалобой истца, в которой он просил оспариваемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал на несоответствие обстоятельствам дела и представленным доказательствам вывода суда о том, что истец не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, поскольку представленные истцом доказательства не свидетельствуют о реальности осуществления истцом предпринимательской деятельности по оказанию услуг 35 класса МКТУ, а принадлежность фирменного наименования "РОДОНИТ" сама по себе не является подтверждением его заинтересованности.

Указал, что истцом представлены доказательства осуществления торговой деятельности, которая является родовым понятием, в том числе и к понятию рекламы, поэтому его заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака "РОДОНИТ" ответчика по свидетельствам N 203223 и N 331629 в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ считает доказанной.

Считает вывод суда о неисполнимости судебного акта в случае удовлетворения иска не мотивированным.

В заседании апелляционной инстанции заявитель апелляционной жалобы настаивал на своих доводах.

Представитель ответчика выразил согласие с решением суда, в удовлетворении жалобы просил отказать, представил письменный отзыв.

Проверив доводы жалобы и материалы дела в соответствии с главой 34 АПК РФ, выслушав объяснения представителей сторон, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы на основании следующего.

ООО "РОДОНИТ" является правообладателем товарного знака "РОДОНИТ RODONIT" по свидетельству N 434499 в отношении товаров и услуг 09 и 16 классов МКТУ - аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура для поиска кладов; бинокли; вакуумметры; вариометры; весы; вехи [геодезические инструменты]; волномеры; вольтметры; газометры; гальванометры; гидрометры; дальномеры; детекторы фальшивых монет; доски объявлений электронные; зонды глубоководные; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; компасы морские; манометры; металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; металлоискатели; объективы для астрофотографии; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; перископы; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы. метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиопередатчики дальней связи; рации портативные; сонары; сонометры; спектрографы; спектроскопы; спидометры; счетчики; тахометры; телескопы, уклономеры; устройства и машины для зондирования; фонари сигнальные; частотомеры: шагомеры; альманахи; атласы; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; карты географические; книги; книги записей; периодика; продукция печатная; проспекты.

Товарный знак истца имеет приоритет от 19.10.09 по заявке N 2009725784.

При рассмотрении заявки ООО "РОДОНИТ" зарегистрировать соответствующий товарный знак в отношении услуг 35 класса Роспатент установил, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками обслуживания "РОДОНИТ", свидетельства N 331629, 203223, приоритет от 26.05.06, 15.03.2000, зарегистрированными на имя ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада" для однородных услуг 35 класса, в связи с чем регистрация товарного знака в отношении услуг 35 класса для истца не произведена.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика в части услуг 35 класса МКТУ.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации предусмотрена статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно указанной статье бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие осуществление им деятельности в области услуг, отнесенных к 35 классу. Обозначение "РОДОНИТ" является наименованием магазина ответчика по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 70. Данный магазин является филиалом общества. Соответственно, в магазине осуществляется торговая деятельность ювелирными и иными изделиями. Ответчиком представлены доказательства размещения рекламы магазина "РОДОНИТ" в СМИ (договор на размещение рекламы, рекламные публикации).

При этом суд не признал истца заинтересованным лицом, могущим заявлять о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из вышеупомянутого Постановления Президиума ВАС РФ следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представленными в дело доказательства расценены судом как подтверждающие, что истец занимается деятельностью по реализации поисково-навигационного и измерительного оборудования. Однако представленные истцом договоры не позволяют сделать вывод об использовании истцом товарного знака по свидетельству N 434499. Реализуемое им оборудование имеет другие обозначения. Из представленного истцом прейскуранта на реализуемые им товары следует, что обозначение РОДОНИТ было использовано лишь для позиции "сумка".

Суд обоснованно пришел к выводу, что доказательств того, что истцом осуществляется деятельность, относимая к услугам 35 класса - выпуск рекламных материалов; организация выставок; демонстрация товаров; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.п.); публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама различных видов, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей и т.п. не представлено. Невозможность использования обозначения РОДОНИТ применительно к оказанию таких услуг, не препятствует ему осуществлять соответствующую деятельность без использования обозначения.

Ответчиком представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие осуществление им деятельности в области услуг, отнесенных к 35 классу. Обозначение "РОДОНИТ" является наименованием магазина ответчика по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 70. Данный магазин является филиалом Общества. Соответственно, в магазине осуществляется торговая деятельность ювелирными и иными изделиями. Ответчиком представлены доказательства размещения рекламы магазина "РОДОНИТ" в СМИ (договор на размещение рекламы, рекламные публикации).

Судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения, признавая правомерными возражения ответчика по доводам апелляционной жалобы.

Как указывает истец в апелляционной жалобе, его требования сформулированы так, чтобы, сохранив регистрацию товарных знаков ответчика в той части, в которой товарные знаки используются, уточнить каждую позицию, указанную по услугам 35 класса, тем самым ограничив объем их использования ответчиком.

Объем правовой охраны товарного знака определяется перечнем товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Регистрация товарного знака означает признание за его владельцем исключительного права использования товарного знака в отношении только тех товаров и услуг, для которых товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Обозначение "РОДОНИТ" зарегистрировано по Свидетельствам N N 203223, 331629 на имя ответчика для индивидуализации последним услуг 35, 36, 39, 40, 42 классов МКТУ. Исключительное право использования обозначения "РОДОНИТ" для маркировки каких-либо товаров у ответчика отсутствует. Это обстоятельство означает, что юридически прекратить охрану оспариваемых товарных знаков в отношении тех товаров, для которых охрана товарных знаков изначально не предоставлена в установленном законом порядке, невозможно. Требование об ограничении объема использования товарного знака для маркировки товаров может быть удовлетворено только при условии, что право использования товарного знака предоставлено на основании государственной регистрации товарного знака в отношении данных товаров.

На основании чего довод о необоснованности вывода суда о неисполнимости судебного акта в случае удовлетворения иска отклоняется судебной коллегией.

По мнению истца, предоставление правовой охраны оспариваемых товарных знаков ответчика для услуг в области рекламы не дает возможности истцу использовать на законных основаниях оспариваемое обозначение для рекламы собственно производимых и/или маркируемых товаров.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено правообладателем для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности способами, которые перечислены в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Среди таковых закон прямо указывает на возможность обладателя исключительного права использовать товарный знак для рекламы товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Такие действия входят в объем исключительного права на товарный знак, самостоятельная охрана товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, включающих рекламу, не требуется.

С учетом того, что регистрация оспариваемых истцом товарных знаков произведена в отношении услуг, в том числе услуг по рекламе, а также принимая во внимание значение слова "услуга", представленное ответчиком ранее в отзыве на исковое заявление, регистрация оспариваемых товарных знаков не может препятствовать осуществлению истцом деятельности по рекламе собственно производимых и/или маркируемых товаров. Деятельность истца не связана с оказанием услуг по рекламе для третьих лиц. Доказательств осуществления деятельности, относимой к услугам 35 класса МКТУ, имея в виду рекламу, истцом в материалы дела не представлено.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 апреля 2013 года по делу N А40-162063/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Лаврецкая

Судьи

Е.Б. Расторгуев Н.И. Левченко