Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2013 г. N 09АП-13803/13 (ключевые темы: изобретение - патентное ведомство - патентный закон - дата приоритета - выдача патента)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2013 г. N 09АП-13803/13

г. Москва

09 июля 2013 г.

Дело N А40-110460/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мухина С.М.,

судей:	Цымбаренко И.Б., Попова В.И.
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Жеренковой Ю.Г.,

рассматривает в открытом судебном заседании апелляционные жалобы: Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Тева Фармацевтические предприятия Лтд. и ООО "Тева"

на решение от 28.02.2012 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-110460/12, принятое судьей Тарасовым Н.Н.

по заявлению Дебиофарм.С.А

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

3-и лица: 1) ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности"; 2) Тева Фармацевтические предприятия Лтд; 3) ООО "Тева"

о признании незаконным решения,

при участии в судебном заседании:

от заявителя:	Христофоров А.А., Угрюмов В.М., по доверенности от 16.12.20411
от ответчика:	Конюхова В.А., по доверенности от 07.09.2012 N 01/25-666/41
от третьих лиц:	1) Конюхова В.А. - по доверенности от 20.08.2012 N 41-1275-12, 2) Бутузов Ю.В., Золотых Н.И., Клефотов Б.А. - по доверенности от 11.10.2012, 3) Озолина И.Г., Залесов А.В. - по доверенности от 31.05.2011

УСТАНОВИЛ:

Дебиофарм.С.А. (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, ответчик) от 11.07.2012 по заявке N 200110097104030/63 (2148400), которым признан недействительным полностью патент Российской Федерации N2148400.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", Тева Фармацевтические предприятия Лтд, ООО "Тева".

Решением от 28.02.2013 суд признал решение Роспатента от 11.07.2012 по заявке N 200110097104030/63 (2148400) несоответствующим положениям ст. 4, 29 Патентного закона Российской Федерации и недействительным полностью с обязанием Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы Дебиофарм.С.А. путем внесения соответствующих сведений в отношении патента Российской Федерации на изобретение N 2148400 в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, Роспатент и третьи лица: Тева Фармацевтические предприятия Лтд, ООО "Тева" обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить полностью и принять по делу новый судебный акт, которым отказать Дебиофарм.С.А. в удовлетворении заявления. В обоснование указывает,

В отзыве на апелляционную жалобу Дебиофарм.С.А. просит оставить решение суда первой инстанции без изменений, считая его законным и обоснованным, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Указывает на то, что Роспатентом не представлено убедительных и исчерпывающих доказательств в обосновании заявленной правовой позиции. Соответственно, для отрицания промышленной применимости в силу ст. 4 Закона Роспатентом должны быть приведены доказательства, свидетельствующие о принципиальной невозможности использования изобретения по указанному назначению в промышленности, в том числе здравоохранении. Таких доказательств не было представлено ни в оспариваемом решении Роспатента, ни в жалобах третьих лиц.

В судебном заседании представитель Дебиофарм С.А. подтвердил свою позицию, изложенную в отзыве.

Представители Роспатента, ФИПС, Тева Фармацевтические предприятия Лтд., ООО "Тева" просили удовлетворить апелляционные жалобы по изложенным в них основаниям, решение суда первой инстанции отменить.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, с учетом исследованных доказательств по делу и доводов апелляционных жалоб не находит оснований для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, Заявителю по заявке N 97104030/14 от 07.08.1995 с приоритетом от 08.08.1994 был выдан патент Российской Федерации N2148400 на изобретение "Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины". В оспариваемом изобретении к охране предложен фармацевтически стабильный препарат, содержащий в качестве активного начала вещество оксалиплатину. Авторы изобретения неожиданно обнаружили, что при концентрации оксалиплатины в воде 1-5 мг/мл и при рН 4,5-6 содержание оксалиплатины в препарате после хранения в течение фармацевтически приемлемого времени составляет не менее 95% количеств, установленных требованиями к фармацевтическим препаратам, и раствор сохраняет химическую чистоту, обеспечивающую его терапевтическую активность. Данная совокупность признаков нашла свое отражение в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

18.04.2012 Компанией в порядке ст. 1248 ГК РФ было подано возражение против выдачи патента РФ N 2148400 в палату по патентным спорам ФГБУ ФИПС Роспатента (далее - "ППС"), по основаниям несоответствия запатентованного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Решением Роспатента N 0097104030/63 (2148400) от 11.07.2012, возражение было удовлетворено, и патент РФ N 2148400 был признан недействительным полностью, что послужило основанием для обращения Заявителя в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным названного решения как не соответствующего закону и нарушающего права и законные интересы Заявителя.

Апелляционный суд считает, что удовлетворяя заявленные требования Дебиофарм.С.А., суд первой инстанции правомерно исходил из того, что убедительных доказательств соблюдения требований соответствующих нормативных актов, регламентирующих деятельность ответчика при принятии, рассмотрении возражения против правовой охраны по спорному патенту, а также устанавливающих процедуру подачи возражений и заявлений, их рассмотрении в палате по патентным спорам, ответчик суду не представил.

Как видно из материалов дела, заявка N 2007739423/50 на регистрацию товарного знака "ЭТИС" подана Кабановым А.А. в Роспатент 14.12.2007.

С учетом даты подачи заявки N 97104030 правовая база для оценки промышленной применимости изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон РФ от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон) и "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретения", утвержденные 20.09.1993 (далее - Правила ИЗ).

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Пунктом 19.5.1 Правил ИЗ "Проверка промышленной применимости" установлено:

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

(2) При установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

(3) Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение, охарактеризованное в данном независимом пункте формулы, признается соответствующим условию промышленной применимости.

Иных норм, устанавливающих требования к соблюдению промышленной применимости, законодательством не предусмотрено, а исходя из буквального и единственно возможного толкования понятия "промышленной применимости", установленного Патентным законом, следует, что для удовлетворения данному критерию патентоспособности в описании изобретения должна быть показана лишь принципиальная возможность использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или в других отраслях деятельности. Для соответствия изобретения промышленной применимости необходимо соблюдение следующих требований, предусмотренных пунктом 19.5.1 Правил ИЗ:

1. в материалах заявки должно быть указано назначение изобретения;

2. в первичных материалах заявки или в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, должны быть раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы;

3. в материалах заявки должны быть показана возможность реализации назначения изобретения в случае его осуществления.

Оспариваемый патент содержит сведения, необходимые для признания изобретения соответствующим условию промышленной применимости, что подтверждено, в частности, первым решением Роспатента - о выдаче патента РФ N 2148400 по результатам проверки материалов заявки на соответствие условиям патентоспособности, результатами судебной экспертизы, производство которой было поручено эксперту Пивницкой Н.Н. в соответствии с определением суда первой инстанции от 21.11.2012, а также отчасти самим оспариваемым решением Роспатента.

При ответе на вопросы суда, экспертом установлено, что в патенте содержится указание назначения изобретения, которое заключается в том, что фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины по независимому пункту 1 предназначен для введения парентеральным путем, и что оксалиплатину можно использовать для лечения рака, что подтверждает вывод о соответствии запатентованного изобретения по патенту требованию абзаца 1 подпункта (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Вывод эксперта по данному вопросу полностью совпадает с выводами коллегии ППС, изложенными в оспариваемом решении Роспатента, в соответствии с мотивировочной частью которого "описание и формула на дату подачи заявки, по которой выдан патент РФ N 2148400, содержали указание назначения изобретения, а именно, независимый пункт 1 формулы содержит родовое понятие, отражающее назначение - "фармацевтически стабильный препарат для введения парентеральным путем".

Кроме того, экспертом установлено, что средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения, раскрыты как в заявке на патент РФ N 2148400, так и в самом патенте, а также в источниках, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Средствами, с помощью которых возможно осуществление изобретения, являются оксалиплатина и вода, каждый из которых охарактеризован в описании к патенту, а метод, с помощью которого возможно осуществление изобретения, заключается в растворении оксалиплатины в воде, как описан в примерах 1-3 описания к патенту.

Тот факт, что осуществление изобретения действительно возможно, подтверждается приведенными в таблице в описании к патенту результатами исследования на стабильность, из которых следует, что полученный водный раствор оксалиплатины содержит не менее 95% оксалиплатины и крайне малый процент примесей даже в искусственно созданных условиях ускорения разложения активного вещества.

На основании данных ответов можно сделать вывод о соответствии изобретения по патенту требованию абзацев 2 и 3 подпункта (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Оспариваемое решение Роспатента в соответствующей части содержит очевидные внутренние противоречия. С одной стороны, коллегия ППС соглашается с Компанией, что в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют материалы и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретение (стр.10 строки 6-9 оспариваемого решения). С другой стороны, коллегией ППС было установлено, что согласно примеру 1 патента определенное количество оксалиплатины добавляется к подогретой воде (стр. 9, строки 1-3 снизу - стр. 10 строка 1 оспариваемого решения), что свидетельствует о раскрытии в патенте материалов (оксалиплатин и вода) и методов (добавление оксалиплатина к подогретой воде), с помощью которых возможно осуществление изобретения.

Также экспертом установлено, что изобретение может быть использовано в здравоохранении, указав, что на дату приоритета было известно, что оксалиплатина, представляющая собой цитостатический и антинеопластический агент, может использоваться при терапевтическом лечении различных типов рака, а также что оксалиплатина лишена ряда тяжелых побочных действий, свойственных другим комплексным соединениям платины.

Таким образом, на основании данного ответа эксперта можно сделать вывод о соответствии изобретения по патенту требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона и подпункта (1) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Вывод эксперта по данному вопросу также полностью совпадает с выводами коллегии ППС, которой было установлено, что "использование изобретения по оспариваемому патенту предусмотрено в отрасли фармакологический промышленности и в медицине" (стр.7 строки 11-12 оспариваемого решения). При этом совпадающие выводы Роспатента и эксперта по данному вопросу являются ключевыми для настоящего дела, поскольку статьей 4 Закона установлено, что критерием для соответствия промышленной применимости изобретения является возможность его использования в промышленности, а том числе здравоохранении.

Несмотря на то, что суд первой инстанции дал критическую оценку заключению эксперта на том основании, что при его подготовке экспертом были использованы дополнительные документы, предоставленные ему ранее для проведения экспертизы по другому делу А40-85869/11-5-557, также связанному с оспариванием решения Роспатента по патенту РФ N 2148400, данное обстоятельство не могло повлиять на выводы эксперта касательно промышленной применимости изобретения по оспариваемому патенту, имеющие отношение к настоящему делу.

Судом первой инстанции было правомерно установлено, что заключение эксперта соответствует положениям статьи 86 АПК РФ, и как следует из оспариваемого решения суда, эксперт Пивницкая явилась в судебное заседание и свои выводы подтвердила.

Следовательно, заключение эксперта следует считать относимым, допустимым и достоверным доказательством, поскольку выявленные недостатки не могли повлиять на выводы эксперта относительно предмета спора. Исследование заключения эксперта в совокупности и взаимосвязи с иными имеющимися в деле доказательствами позволяет суду установить факт соответствия изобретения по независимому пункту 1 патента РФ N 2148400 условию патентоспособности "промышленная применимость" и, соответственно, незаконность вынесенного Роспатентом решения о признании патента РФ N 2148400 недействительным.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции считает, что заключение эксперта Пивницкой Н.Н. является ясным, полным, исследования выполнены в полном объеме, в выводах эксперта отсутствуют противоречия и не имеется иных обстоятельств для назначения повторной экспертизы.

Поэтому отказ суда в назначении дополнительной и повторной экспертизы являлся более чем обоснованным.

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Судом первой инстанции правомерно установлено, что Роспатентом не представлено убедительных и исчерпывающих доказательств в обосновании заявленной правовой позиции. Соответственно, для отрицания промышленной применимости в силу статьи 4 Закона Роспатентом должны быть приведены доказательства, свидетельствующие о принципиальной невозможности использования изобретения по указанному назначению в промышленности, в том числе в здравоохранении. Таких доказательств не было представлено ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанциях.

Напротив, судом первой инстанции было установлено, что изложенный в решении Роспатента вывод о том, что описание и формула оспариваемого патента содержали указание назначения изобретения, а именно независимый пункт 1 формулы изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - "фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины для введения парентеральным путем", и подтверждение Роспатентом позиции Заявителя об известности из уровня техники применения оксалиплатины в здравоохранении в качестве "парентерального лекарственного средства для лечения рака", подтверждает возможность использования изобретения по оспариваемому патенту в фармакологической промышленности и в медицине, и, соответственно, наличие у патента промышленной применимости.

Вывод Роспатента об отсутствии промышленной применимости изобретения опровергается фактом наличия на рынке лекарственного препарата Элоксатин, состав которого полностью совпадает с составом запатентованного фармацевтического препарата по оспариваемому патенту.

Кроме того, как следует из имеющихся в деле доказательств, между теми же лицами наличествуют несколько судебных дел. В рамках рассмотрения судебного дела N А40-83104/11-26-126 по иску Дебиофарм С.А. к Компании и ООО "Тева" о прекращении нарушения ответчиками исключительного права на изобретение по патенту РФ N 2148400, ООО "Тева" - дочерним предприятием Компании - было заявлено встречное исковое требование к Дебиофарм С.А. о предоставлении принудительной лицензии на использование изобретения по патенту N 2148400, на основании чего суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о потребительской ценности для профессионального участника хозяйственных отношений спорного изобретения, и, следовательно, это категорически опровергает доводы Роспатента о том, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

В этой связи суд первой инстанции также пришел к правомерному выводу, что действия Компании по подаче возражения против действия спорного патента, мотивированного по сути невозможностью практического использования изобретения при наличии прямой собственной заинтересованности в использовании результатов запатентованного изобретения, могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, и такие действия не подлежат судебной защите в силу статьи 10 ГК РФ.

Незаконность решения Роспатента обусловлена тем, что, как видно из самого оспариваемого акта, патент был признан недействительным не на основании нарушений подлежащих применению пункта 1 статьи 4 Патентного закона и пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в которых раскрыты критерии оценки промышленной применимости изобретения, а на основании пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения" (стр.9, строка 19 решения Роспатента), который не подлежит применению для оценки соответствия заявленного изобретения названному условию патентоспособности. Доказательств, что пункт 3.2.4.5 Правил подлежал применению при оценке промышленной применимости изобретения по патенту, Роспатентом не представлено. Между тем, отсутствие сведений, подтверждающих возможность осуществления изобретения в патенте, не является основанием для признания его недействительным в силу статьи 1398 ГК РФ.

Довод заявителя жалобы ООО "Тева" о несоответствии изобретения промышленной применимости со ссылкой на пункт 19.5.1 Правил ИЗ, согласно которому в первичных материалах заявки отсутствуют средства и методы с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения (требование N 2 в соответствии с нумерацией Компании), необоснован и основан на искаженном изложении данного положения Правил ИЗ, которое, в действительности, имеет следующую редакцию: "Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения".

Ссылка заявителя жалобы на заключение Андреевой М.Ю., необоснованна, поскольку оно не является заключением эксперта в силу положений статей 82 и 86 АПК РФ. Кандидатура Андреевой М.Ю. не была предложена суду в качестве кандидатуры для проведения экспертизы. Соответственно, суд не поручал производство экспертизы Андреевой М.Ю., об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения не предупреждал.

Подготовленное Андреевой М.Ю. заключение является частным мнением специалиста и не может быть признано судом допустимым доказательством в соответствии со статьей 68 АПК РФ, поскольку разрешенной арбитражным процессуальным законодательством формой учета судом мнения специалиста по вопросам, требующим специальных знаний, является заключение эксперта (статьи 64 и 82 АПК РФ) и консультация специалиста, привлекаемого судом (статья 87 АПК РФ).

Заключение Андреевой М.Ю. не может быть признано допустимым доказательством, поскольку она не обладает специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам. Из сведений, касающихся профессиональных данных Андреевой М.Ю., следует, что она имеет высшее образование в области металлургии, а ученая степень кандидата технических наук была присуждена ей в сфере электронной техники. Следовательно, Андреева М.Ю. не обладает специальными знаниями для оценки возможности использования оспариваемого изобретения в фармацевтической промышленности и здравоохранении.

Также несостоятельны возражения компании, что суд необоснованно сослался на спор между заявителем и компанией, рассматриваемый в рамках иного судебного дела N А40-83104/11-26-126, и необоснованно сделал вывод о том, что компания вводит в гражданский оборот препарат, охраняемый рассматриваемым патентом.

Как отмечено ранее, материалы данного судебного дела оценивались судом для решения вопроса о признании действий Компании по подаче в Роспатент возражения против выдачи патента злоупотреблением правом, а также для решения вопроса о том, противоречат ли доводы Компании, выдвинутые им в настоящем судебном деле, действиям Компании по другому судебному делу, что при установлении явного несоответствия должно влечь критическую оценку таких доводов.

Таким образом, использование судом в настоящем деле материалов судебного дела А40-83104/11-26-126 считаются необоснованными.

Не соответствующими действительности представляются доводы Компании, что суд подменил подлежащий рассмотрению вопрос о возможности использования конкретного препарата, заявленного в патенте, вопросом о возможности лечения рака соответствующим действующим веществом, поскольку в действительности суд рассмотрел именно вопрос о возможности использования конкретного препарата, заявленного в патенте, и дал ему оценку.

При этом для решения данного вопроса суд использовал как непосредственно относящиеся к этому вопросу данные, так и косвенные данные, такие как факт обращения Компании с требованием о принудительной лицензии, известность возможности лечения рака соответствующим действующим веществом и др.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заявителями жалоб не приведены правовые основания заявленных требований и не представлены допустимые доказательства в обоснование приведенных доводов, в связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2013 по делу N А40-110460/2012 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.М. Мухин

Судьи

И.Б. Цымбаренко В.И. Попов