Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2013 г. N 09АП-25114/13

город Москва

28 августа 2013 г.

Дело N А40-156297/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лаптевой О.Н.,

судей Валиева В.Р., А.А.Солоповой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амировым Т.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Нурлы"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29 мая 2013 года

по делу N А40-156297/2012, принятое судьей Н.Ю. Каревой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Нурлы"

(ОГРН 1050204004025, 4550103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, 8)

к Открытому акционерному обществу "Жигулевское пиво"

(ОГРН 1026300970354, 443010, г. Самара, Волжский проспект, 4)

третьи лица: 1) Федеральная служба по интеллектуальной собственности

(123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1),

2) Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Аквалайф"

(601021, г. Киржач, Прибрежная ул., д. 1, стр. 1, пом. 7)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Разбегаев П.В.(по доверенности от 25.02.2013 г.) от ответчика: Бердников А.И. (по доверенности от 14.08.2013 г.)

от третьих лиц: 1) не явился, извещен,

2) Апаршина Т.А. (по доверенности от 30.08.2012 г.)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Нурлы" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Открытому акционерному обществу "Жигулевское пиво" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 142809 от 30.05.1996 г.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Аквалайф".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 мая 2013 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из того, что истец не доказал своей заинтересованности в подаче иска, а ответчик представил доказательства использования оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Ссылается, что истцом на регистрацию подана заявка на комбинированное обозначение "Сосны", "тонизирующий напиток", а не на зарегистрированный ответчиком товарный знак "Саяны", "тонизирующий напиток".

Указывает, что представленные ответчиком образцы товара не были приобщены судом первой инстанции к материалам дела, не дано их описание и не сделаны фотографии.

Настаивает, что ответчик не направил заблаговременно истцу отзыв на исковое заявление и иные приобщенные судом первой инстанции к материалам дела доказательства.

Считает, что используемая третьим лицом этикетка при производстве продукции не тождественна зарегистрированному ответчиком товарному знаку.

Полагает, что представленные ответчиком платежные поручения не содержат ссылки на лицензионный договор по спорному товарному знаку.

Полагает, что решение суда недостаточно мотивировано.

Ответчик в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, ответчик и третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Аквалайф" против доводов жалобы возражали.

Третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации комбинированный товарный знак "Саяны", "тонизирующий напиток", охраняемый в сиреневом, белом, черном и малиновом цветовом сочетании по заявке N 93007014/50 с приоритетом от 18.02.1993 г. зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.05.1996 г. за N 142809 в отношении товаров и услуг 32 класса МКТУ "безалкогольные напитки" на имя Открытого акционерного общества "Жигулевское пиво" (т. 1 л.д. 57).

Исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 142809 в отношении товаров и услуг 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки) вследствие его не использования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что истец подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака "Сосны", "тонизирующий напиток", сходного до степени смещения по графическому (визуальному) признаку с товарным знаком ответчика. Истец, являясь производителем безалкогольных напитков, имеет коммерческий интерес для продвижения безалкогольной продукции с заявленным обозначением на рынке и реальное намерение использовать заявленное обозначение для производства безалкогольных напитков.

В подтверждение факта заинтересованности в использовании данного товарного знака истцом представлены: сертификат соответствия N 1025842 на квас нефильтрованный неосветленный "Хлебный"; декларация о соответствии на квас нефильтрованный неосветленный "Хлебный"; свидетельство о государственной регистрации от 04.03.2011 г. на "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.04.2010 г. на "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; договоры поставки воды N 4292 от 06.06.2012 г., N 2818 от 12.07.2012 г., N 2848 от 18.07.2012 г.; договоры купли продажи кваса N 25 от 20.04.2012 г., N 1/1 от 30.03.2012 г., N 87 от 15.05.2012 г., товарные накладные, платежные поручения; распечатки с сайта www.nurli.ru; предварительный дизайн этикетки (т. 1 л.д. 26-27).

Истец считает, что действие правовой охраны товарного знака N 142809 на территории Российской Федерации должно быть прекращено в отношении указанного выше класса товаров и услуг досрочно на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации связи с его неиспользованием правообладателем в течение предусмотренного законом срока.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Поскольку регистрация спорного товарного знака была произведена до 01.01.2008 г., то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров", и продолжилось после 01.01.2008 г., в период действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, апелляционный суд приходит к выводу, что к рассматриваемому спору подлежат применению оба законодательных акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичные положения содержались в пункте 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В пункте 2.4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (28.11.2012 г.) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 142809, включает промежуток с 28.11.2009 г. по 28.11.2012 г. включительно.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому, применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как указано выше, в подтверждение факта заинтересованности в использовании товарного знака истцом представлены: сертификат соответствия N 1025842 на квас нефильтрованный неосветленный "Хлебный"; декларация о соответствии на квас нефильтрованный неосветленный "Хлебный"; свидетельство о государственной регистрации от 04.03.2011 г. на "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.04.2010 г. на "Вода питьевая первой категории из подземных источников "Столичная"; договоры поставки воды N 4292 от 06.06.2012 г., N 2818 от 12.07.2012 г., N 2848 от 18.07.2012 г.; договоры купли продажи кваса N 25 от 20.04.2012 г., N 1/1 от 30.03.2012 г., N 87 от 15.05.2012 г., товарные накладные, платежные поручения; распечатки с сайта www.nurli.ru; предварительный дизайн этикетки (т. 1 л.д. 26-27).

Однако, из представленных в материалы дела документов (договоров поставки, товарных накладных) усматривается, что истец является поставщиком бутилированной воды, кваса и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

Каких-либо доказательств того, что заявитель является производителем продуктов питания или безалкогольной продукции, истцом не представлено.

При этом, сам по себе факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

Напротив, ответчиком в качестве доказательств использования спорного товарного знака представлены: лицензионный договор от 20.03.2012 г., заключенный Открытым акционерным обществом "Жигулевское пиво" с Обществом с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Аквалайф" на право использования товарного знака "Саяны"; акты расчета роялти; технологическая инструкция; декларация соответствия; договор от 31.10.2012 г.; товарные накладные; платежные поручения (т.1 л.д.83-139, т.2 л.д.1-92).

Кроме того, судом первой инстанции обозревался товар - напиток безалкогольный сильногазированный на пряно-ароматическом растительном сырье "Саяны оригинальный", с датой разлива - 07.05.2013 г., срок годности 07.11.2013 г., с датой разлива 07.08.2012 г. срок годности 07.02.2013 г., с датой разлива 12.04.2012 г. срок годности до 12.10.2012 г.

Оценив в соответствии со статьями 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности факта использования ответчиком спорного товарного знака в период с 28.11.2009 г. по 28.11.2012 г. включительно.

Таким образом, поскольку истец не доказал своей заинтересованности в подаче иска, а ответчик представил доказательства использования оспариваемого товарного знака по свидетельству N 142809 в Российской Федерации в период с 28.11.20009 г. по 28.11.2012 г. включительно, в отношении товаров 32 класса МКТУ "безалкогольные напитки", суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом на регистрацию подана заявка на комбинированное обозначение "Сосны", "тонизирующий напиток", а не на зарегистрированный ответчиком товарный знак "Саяны", "тонизирующий напиток", не принимаются апелляционным судом, поскольку в силу пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. При этом вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"). Заявленное истцом на регистрацию комбинированное обозначение "Сосны", "тонизирующий напиток" сходно до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца по свидетельству N 142809 и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Доводы апелляционной жалобы о том, что представленные ответчиком образцы товара не были приобщены судом первой инстанции к материалам дела, не дано их описание и не сделаны фотографии, не принимаются апелляционным судом, поскольку помимо образцов товара, факт использования ответчиком спорного товарного знака подтверждается, в том числе, лицензионным договором от 20.03.2012 г., заключенным Открытым акционерным обществом "Жигулевское пиво" с Обществом с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Аквалайф" на право использования товарного знака "Саяны"; актами расчета роялти; технологической инструкцией; декларацией соответствия; договором от 31.10.2012 г.; товарными накладными; платежными поручениями.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчик не направил заблаговременно истцу отзыв на исковое заявление и иные приобщенные судом к материалам дела доказательства, не могут служить основанием для отмены принятого по делу решения суда. Кроме того, истец в порядке статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не был лишен возможности знакомиться с материалами дела.

Доводы апелляционной жалобы о том, что используемая третьим лицом этикетка при производстве продукции не тождественна зарегистрированному ответчиком товарному знаку, отклоняются апелляционным судом, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствам. По свидетельству N 142809 охраняемым элементом является словесный элемент "Саяны". Словесные элементы, кроме слова "Саяны", не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Данный товарный знак охраняется в сиреневом, белом, черном и малиновом сочетании. Все указанные элементы товарного знака присутствуют на представленной в материалы дела этикетки продукции. При этом изменение конфигурации этикетки под форму бутылки напитка не свидетельствует об исключении ее тождественности зарегистрированному ответчиком товарному знаку.

Доводы апелляционной жалобы о том, что представленные ответчиком платежные поручения не содержат ссылки на лицензионный договор по спорному товарному знаку, не принимаются апелляционным судом, поскольку между ответчиком и третьим лицом заключен только один лицензионный договор по передаче исключительных прав на право использования товарного знака "Саяны".

Вопреки доводам апелляционной жалобы, обжалуемое по делу решение принято судом по заявленному истцом предмету и основанию иску.

Решение суда в достаточной степени мотивировано и обосновано.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 мая 2013 года по делу N А40-156297/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

В.Р. Валиев А.А. Солопова