Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2013 г. N 09АП-28662/13

г. Москва

23 сентября 2013 г.

Дело N А40-22667/13

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Яковлевой Л.Г., Попова В.И.,
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Жеренковой Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2013 по делу N А40-22667/2013, судьи Чадова А.С. (12-97)

по заявлению ООО "СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ" (ОГРН 1037700056481; 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, корп. 41)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

третье лицо: ООО "Донкабель"

об оспаривании решений от 29.11.2012 N 2010731368437835 и 2010731369445351

при участии:

от заявителя:	Хвостов Д.В., Смирнов Ю.А., Смирнова Е.А., Тимохин А.И., по доверенности от 22.03.2013;
от ответчика:	Слепенков А.С., по доверенности от 09.10.2012 N 01/25-736/41
от третьего лица:	Клефортов Б.А., Бутузов Ю.В., по доверенности от 05.04.2013

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2013, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении требований ООО "СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ" (далее - заявитель, Общество) о признании незаконными решений Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (далее - ответчик, Роспатент) от 29.11.2012 N N 2010731368437835 и 2010731369445351.

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемых решений требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий ответчика, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Представитель третьего лица поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя, ответчика, третьего лица с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "КВВЭ" по заявке N 2010731369 с приоритетом от 30.09.2010 произведена 06.10.2011 за N 445351 на имя ООО "СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ" в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Регистрация словесного товарного знака "КВЭВ" по заявке N 2010731368 с приоритетом от 30.09.2010 г. произведена 24.05.2011 г. за N 437835 на имя ООО "СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПЛЕКТ" в отношении товаров 9 класса МКТУ.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам ООО "Донкабель" было подано возражение от 27.07.2012 г. против предоставления правовой охраны товарным знакам "КВВЭ" и "КВЭВ" по свидетельствам N N 445351, 437835.

Основанием для подачи указанного возражения послужил тот факт, что регистрация оспариваемых товарных знаков была произведена в нарушение требований установленных п.п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения данных возражений Роспатент принял решения от 29.11.2012 г., которыми предоставление правовой охраны данным товарным знакам было признано недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

В силу ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственного органа, входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Положение), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. N 218, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

В силу раздела 2 Положения Федеральная служба по интеллектуальной собственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, признает недействительным предоставление правовой охраны и досрочно прекращает правовую охрану товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, признает недействительным и аннулирует патент на изобретение, промышленный образец, патент (свидетельство) на полезную модель, досрочно прекращает действие патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, аннулирует запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и свидетельство, а также прекращает действие свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Следовательно, Федеральная служба по интеллектуальной собственности является уполномоченным органом по рассмотрению указанных заявлений и во исполнение возложенных на него обязанностей, рассмотрев возражения заинтересованного лица против предоставления правовой охраны товарным знакам "КВВЭ" и "КВЭВ" по свидетельствам N N 445351, 437835, признала правовую охрану недействительной со ссылкой на отсутствие различительной способности.

В соответствии с п. 2.3 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

Как следует из материалов дела, регистрация товарных знаков "КВВЭ" и "КВЭВ" по свидетельствам N N 445351, 437835 была произведена в 2011 году, то есть после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи, с чем в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

Заявитель полагает, что оспариваемые товарные знаки обладают различительной способностью применительно к товарам 9 класса МКТУ "кабели электрические", а в отношении других товаров 9 класса МКТУ не способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара, в связи с чем, им может быть предоставлена дальнейшая правовая охрана.

Роспатентом оспариваемыми решениями признал недействительным предоставления правовой охраны оспариваемым товарным знакам на основании подп.3 п.1 и подп.1 п.3 ст. 1483 ГК РФ.

Согласно п.1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно п.п. 2.5.1 п. 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 г. N 56 (далее - Правила), к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и зарегистрированных в Министерстве юстиции 25.03.2003 (далее - Правила), к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3. Правил, установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности простые наименования товаров, обозначения категории качество товаров, указания свойств товаров, указания материала или состава сырья и др.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При этом перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в пункте 2.3 Правил, не является исчерпывающим, и распространяется на любые обозначения, не способные выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Согласно п. 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, характеризующим товары относятся, в частности, простые наименования товаров.

Роспатентом при рассмотрении возражений ООО "Донкабель" от 27.07.2012 против предоставления правовой охраны товарным знакам "КВВЭ" и "КВЭВ" по свидетельствам N 445351, 437835 установлено, что товарные знаки "КВВЭ" и "КВЭВ" представляют собой марки кабельных изделий - принятое в данной сфере условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки, т.е. тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова.

Согласно сведениям с интернет-сайта заявителя (http://ssmko.m/iskro_i_vzryvobezopasny), сведениям с интернет-сайта ОАО "Эскпокабель" (http://www.expocable.ru/production/montazh.php); ТУ 16.K46-017-2003 (лист 4) марка кабеля "КВВЭ" означает кабель с изолированными поливинилхлоридным пластикатом жилами, с неэкранированными парами или тройками в общем экране под поливинилхлоридной оболочкой; марка кабеля "КВЭВ" означает кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экранированными парами или тройками.

Материалами дела подтверждается, что до даты приоритета обозначение "КВВЭ" и "КВЭВ" вошли во всеобщее употребление среди определенного круга потребителей, а также хозяйствующих субъектов, поскольку являются простым наименованием вида товара. "КВВЭ" и "КВЭВ" представляют собой буквенные обозначения марок кабелей, сформированных в соответствии с нормативными документами, и широкой практикой их применения, в том числе в словарях сокращений, справочной литературе именно в указанном качестве рядом производителей в области кабельной промышленности до даты приоритета оспариваемых товарных знаков.

С учетом изложенного обозначения - "КВВЭ" и "КВЭВ", не способны выполнять главную функцию товарного знака в смысле ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации - индивидуализировать товары юридического лица, в связи, с чем различительной способностью не обладают.

Заявителем не представлены достаточные и допустимые доказательства, которые могли бы свидетельствовать о приобретении обозначения "КВВЭ" и "КВЭВ" различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров (услуг).

Спорные обозначения "КВВЭ" и "КВЭВ" представляют собой буквенные обозначения марок кабелей, сформированные в соответствии с нормативными документами и существующей практикой, где КВВЭ и КВЭВ - кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой и экраном, и, соответственно, указывающее на их вид (тип кабельного изделия), назначение, состав элементов и материал изоляции и оболочки.

Согласно материалам дела, кабели марок "КВВЭ" и "КВЭВ" не используются в бытовых целях, являются товарами производственно-технического назначения и предназначены исключительно для специалистов.

С учетом данного обстоятельства потребителями данной продукции являются промышленные предприятия, для которых обозначения "КВВЭ" и "КВЭВ" представляют, в связи с вышесказанным, не средства индивидуализации, а марки кабелей, характеризующие их свойства.

Таким образом, можно сделать вывод, что потребителем обозначения "КВВЭ" и "КВЭВ" воспринимаются как марки кабелей, обладающих определенными техническими характеристиками, в связи с чем указанные обозначения носит описательный характер, не способны выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака - отличать продукцию различных производителей и должны быть свободными для использования всеми производителями данного вида продукции.

Как верно отметил суд первой инстанции, по этой причине для других товаров 09 класса МКТУ: жилы идентификационные для электрических проводов; линии магистральные электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; электропроводка обозначения КВВЭ и КВЭВ являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и, следовательно, будут свидетельствовать о несоответствии данного товарного знака требованиям п.п. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

"КВВЭ" и "КВЭВ" являются описательными обозначениями, представляя собой марки кабелей. Таким образом, регистрация данных обозначений для других товаров, не являющихся кабелями будет вводить в потребителя в заблуждение относительно товара (кабели электрические).

В соответствии с п. 52 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении судом дел об оспаривании решении Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, марка кабеля "КВВЭ" означает кабель с изолированными поливинилхлоридным пластикатом жилами, с неэкранированными парами или тройками в общем экране под поливинилхлоридной оболочкой; марка кабеля "КВЭВ" означает кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экранированными парами или тройками. Кабели марок КВВЭ и КВЭВ изготавливаются в соответствии с ТУ16.К46-017-2003 и ТУ 3581-014-76960731-2008, кабели КВВЭ и КВЭВ - это кабели с медными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластиком, под поливинилхлоридной оболочкой, с экраном.

Таким образом, с учетом указанных документов, имеется указание на вид продукции (тип кабельного изделия), назначение, состав элементов, а также материал изоляции и оболочки, что явным образом свидетельствует о том, что потребителем обозначения КВВЭ и КВЭВ воспринимаются как марки кабелей, обладающих определенными техническими характеристиками (свойствами), в связи с чем, указанные обозначения носят описательный характер, не способны выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака - отличать продукцию различных производителей и должны быть свободными для использования всеми производителями данного вида продукции.

Заявитель указывает, что марки кабелей являются объектом интеллектуальной собственности согласно ст. 1228 ГК РФ в том случае, если ранее они нигде не использовались, и в обоснование своего утверждения приводит ссылку на справочник "Кабельные изделия" выпущенный ВНИИКП в 2005.

Утверждения заявителя основаны на неверном истолковании закона и фактических обстоятельствах настоящего дела, поскольку обозначения КВВЭ и КВЭВ являются описательными, а не фантазийными.

ГОСТы, обоснованно положенные в основу оспариваемого решения, а именно ГОСТ 15845-80, ГОСТ 18690-82, ГОСТ 18620-86, ГОСТ 26411-85 и ГОСТ 1508-78, предписывающие маркировать кабели определенным образом по общей для всех схеме с помощью букв, действовали на дату регистрации оспариваемых товарных знаков.

Нарушений ответчиком Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за N 4520, при рассмотрении возражении ООО "Донкабель" против предоставления правовой охраны товарным знакам "КВВЭ" и "КВЭВ" по свидетельствам N 445351, 437835 не установлено.

Признание товарных знаков N 445351 и N 437835 недействительными не создает заявителю препятствий для дальнейшего использования обозначений КВВЭ и КВЭВ при маркировке электрических кабелей.

При таких данных апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, полагает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 06.06.2013 по делу N А40-22667/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

Л.Г. Яковлева В.И. Попов