Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2013 г. N 03АП-4666/13

г. Красноярск

07 октября 2013 г.

Дело N А33-17819/2012

Резолютивная часть постановления объявлена "04" октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "07" октября 2013 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бабенко А.Н.

судей: Бутиной И.Н., Споткай Л.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретаря судебного заседания Бахтеевой Э.Б.

при участии:

от открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь": Свиридов А.И., представитель по доверенности от 20.12.2012,

от закрытого акционерного общества "Минусинская кондитерская фабрика": Шехтман Е.Л., представитель по доверенности от 19.06.2012,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "18" июля 213 года по делу N А33-17819/2012, принятое судьей Сазонцевым С.В.

установил:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - истец или ОАО "МКФ "Красный Октябрь") (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618), г. Москва обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к закрытому акционерному обществу "Минусинская кондитерская фабрика" (далее - ответчик или ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика") (ИНН 2455007821, ОГРН 1022401531514) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Буренка", 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Коровка".

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 29.11.2012 возбуждено производство по делу.

Решением от 18.07.2013 исковые требования удовлетворены частично.

С ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскано 300 000 рублей компенсации, 2 190 государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит отменить обжалуемое решение в части уменьшения размера компенсации за незаконное использование товарного знака "Буренка", а также в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Коровка" и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований ОАО "Красный Октябрь" в полном объеме.

В обоснование доводов, изложенных в апелляционной жалобе, истец указал следующее:

- судом неправомерно уменьшена компенсация за нарушение товарного знака "Буренка" по свидетельству N 149078 до 300 000 рублей;

- судом неправомерно отказано во взыскании компенсации за нарушение товарного знака "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 04.10.2013.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, в котором доводы апелляционной жалобы отклонены как необоснованные. По мнению ответчика, оспариваемое решение вынесено в полном соответствии с действующим законодательством, все обстоятельства, имеющие значение для дела, судом выяснены в полном объеме, вследствие чего отсутствуют основания для изменения или отмены обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Не согласен с решением суда первой инстанции. Просит отменить решение Арбитражного суда Красноярского края от "18" июля 213 года по делу N А33-17819/2012 и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" Шехтман Е.Л. поддержала доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу. Согласна с решением суда первой инстанции. Просит оставить решение Арбитражного суда Красноярского края от "18" июля 213 года по делу N А33-17819/2012 без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

При повторном рассмотрении дела апелляционным судом установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как следует из материалов дела ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является правообладателем товарного знака "БУРЕНКА" по свидетельству N 149078, дата приоритета 22.09.1995; товарного знака "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900, дата приоритета 23.07.1999.

Правовая охрана вышеуказанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий.

Истец в обоснование исковых требований ссылается на незаконное использование ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков "БУРЕНКА" и "КОРОВКА KOROVKA" при производстве и реализации ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" кондитерских изделий, поскольку используемые ответчиком на этикетке кондитерской продукции комбинированное обозначение "Буренка молочная" сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "БУРЕНКА" по свидетельству N 149078, комбинированное обозначение "Как КоровкА языком слизала" сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900.

В подтверждение своих доводов истец представил следующие доказательства:

- кассовые чеки от 13.06.2012, от 05.10.2011,

- товарную накладную N 18656 от 23.12.2012;

- расходную накладную;

- счет-фактуру и удостоверение качества N 18656 от 23.12.2012;

- сертификат соответствия N RU.АЯ08.Н04955 с приложением;

- товарные чеки N 2 и N 3 от 06.03.2012;

- удостоверение качества N 18656;

- кассовый чек от 20.06.2012;

- кассовый чек от 22.11.2011.

Поскольку, как указывает истец, ОАО "МКФ "Красный Октябрь" не давало ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" разрешения на использование товарных знаков "КОРОВКА KOROVKA" и "БУРЕНКА" и ответчик использует товарные знаки незаконно, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд, просит взыскать с ответчика 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "БУРЕНКА", 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "КОРОВКА KOROVKA".

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит основания для его отмены или изменения, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В рамках настоящего дела истец просит о взыскании с ответчика компенсации за использование принадлежащего истцу товарного знака.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о правомерности требований истца в виду следующего.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225, статьям 1226, 1229, пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности) и в отношении которых у их правообладателей возникают исключительные права на использование и распоряжение.

В силу пункта 1 статьи 1477 и пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак и включающее в себя право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на использование товарного знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительных прав на использование товарного знака и факт использования данного товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, ответчиком.

Материалы дела свидетельствуют о том, что ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является правообладателем товарного знака "КОРОВКА KOROVKA", что подтверждается свидетельством N 199900 с датой приоритета 23.07.1999; товарного знака "БУРЕНКА", что подтверждается свидетельством N 149078 с датой приоритета 22.09.1995.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации под использованием товарного знака понимается, в частности размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Как следует из представленных документов и указанных истцом обстоятельствах, ответчик осуществлял производство и реализацию кондитерских изделий с использованием на этикетке кондитерской продукции комбинированных обозначений: "Буренка молочная", по утверждению истца сходного до степени смешения со словесным товарным знаком "БУРЕНКА" по свидетельству N 149078; "Как КоровкА языком слизала" - по утверждению истца сходного до степени смешения со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о наличии сходства в целом оспариваемого комбинированного обозначения "Буренка молочная" на этикетке кондитерской продукции, произведенной ответчиком, и противопоставленного товарного знака "БУРЕНКА" по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сопоставительный анализ комбинированного обозначения "Буренка молочная" на этикетке кондитерской продукции, произведенной ответчиком, противопоставленного товарного знака "БУРЕНКА" по признакам звукового сходства показывает наличие фонетического совпадения одного из слов "Буренка".

Таким образом, фонетическое сходство обусловлено вхождением в них словесного элемента "Буренка", несущего на себе логическое ударение, поскольку слово "молочная" в комбинированном обозначении "Буренка молочная" является прилагательным и отражает только качество.

Семантически сравниваемые комбинированное обозначение "Буренка молочная" и товарный знак "БУРЕНКА" являются сходными, поскольку они подразумевают одно и то же, а дополнительная конкретизация ее качества не является существенной.

По основным признакам однородности товаров - род (вид), назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, товары 30 класса МКТУ в сопоставляемых регистрациях являются однородными, поскольку, являясь пищевыми продуктами краткосрочного пользования и широкого потребления, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения в случае маркировки сходными знаками.

Ответчик не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих факт передачи истцом прав на использование принадлежащего ему товарного знака "БУРЕНКА" по свидетельству N 149078.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает, что истцом доказан факт незаконного использования товарного знака "БУРЕНКА" ответчиком.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что истцом не доказан факт того, что используемое ответчиком при производства и реализации продукции комбинированное обозначение на этикетке "Как КоровкА языком слизала" сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900, а также факт реализации указанной продукции ответчиком как контрафактной, на основании следующего.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в материалы дела представлены:

А) заключение Всероссийского центра изучения общественного мнения по определению мнения респондентов о сходстве этикетки кондитерского изделия "Как коровка языком слизала" и товарного знака "Коровка KOROVKA" по свидетельству N 199900, согласно которому при исследовании установлено следующее:

Б) три человека из десяти (28,1%) глядя на этикетку конфет "Как коровка языком слизала", могли предположить, что такие конфеты производятся фабрикой "Красный Октябрь" или с ее разрешения. Обратного мнения придерживаются 60,3% респондентов (стр. 17);

- значительная часть участников опроса (43.3%) в той или иной степени полагают, что могли бы перепутать при покупке конфеты "Коровка" и "Как коровка языком слизала". Противоположную точку зрения разделяют 56,7% респондентов (стр. 18);

- Научно консультативное заключение (N 29315-89 от 11.07.2013), подготовленное руководителем Службы русского языка научным сотрудником ИЛИ РАН И.Е. Кузнецовой, в котором указаны следующие выводы исследования:

- понятие, заложенное в выражении "Как коровка языком слизала" является фантазийным по отношению к товарам "кондитерские изделия";

- обозначения "Как коровка языком слизала" и "КОРОВКА KOROVKA" не являются сходными до степени смешения, поскольку не обладают звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и семантическим (смысловым) сходством;

В) Заключение экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии Российской Академии наука" (N 26-2013 от 10.07.2013), в котором указаны следующие выводы: опрошенные потребители отмечают сходство между обозначением "КОРОВКА/KOROVKA" и комбинированным обозначением "Как коровка языком слизала". Однако, согласно полученным данным, это сходство не ведет к возникновению смешения. Лишь незначительная доля опрошенных полагают, что могли бы перепутать конфеты под соответствующими обозначениями или что конфеты под соответствующими обозначениями производятся одной компанией. Наличие сходства при низких показателях смешения связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, обозначение "КОРОВКА/KOROVKA" известно большинству потребителей с советских времен и воспринимается как название конфет определенного вида. Во-вторых, на комбинированном обозначении "Как коровка языком слизала" значительная часть потребителей без труда находит название производителя ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика". Таким образом, потребители, обнаруживающие в тестируемых образцах признаки сходства, полагают, что причина этого не в копировании одного бренда другим, а в том, что конфеты "Коровка" производятся многими компаниями. Полученные данные позволяют отвергнуть гипотезу о сходстве до степени смешения. Данный вывод согласуется с результатами, полученными ОАО "ВЦИОМ".

Учитывая представленные в материалы дела доказательства в совокупности с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что свойства избранного ОАО "МКФ "Красный Октябрь" обозначения "КОРОВКА KOROVKA" не способно выполнять функцию индивидуализации товара, указанные комбинированное обозначение "Как КоровкА языком слизала" и словесный товарный знак "КОРОВКА KOROVKA" не являются ни тождественными, ни сходными до степени смешения. При фактическом использовании названные обозначения не создают одинаковое зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом, в связи с чем угроза смешения их потребителем отсутствует.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно указал, что комбинированное обозначение "Как КоровкА языком слизала" не сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает, что истцом не доказан факт незаконного использования товарного знака "КОРОВКА KOROVKA" ответчиком.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что судом первой инстанции ошибочно сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения обозначения "Как коровка языком слизала" и словесного товарного знака "КОРОВКА" по свидетельству N 199900, указывает, что при определении наличия или отсутствия сходства до степени смешения суду необходимо было руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 года (далее - Правила); Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство, утвержденных Роспатентом N 197 от 31.12.2009 года (далее - Рекомендации).

Согласно п. 14.4.2. Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 4.2.1.3. Рекомендаций, если словесное обозначение, состоящее из элементов, имеет смысловое значение, оценивать данное обозначение следует в целом, без деления на части.

Как следует из представленных в материалы дела заключения Всероссийского центра изучения общественного мнения по определению мнения респондентов о сходстве этикетки кондитерского изделия "Как коровка языком слизала" и товарного знака "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству N 199900; Научно консультативное заключения (N29315-89 от 11.07.2013), подготовленное руководителем Службы русского языка научным сотрудником ИЛИ РАН И.Е. Кузнецовой; Заключения экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии Российской Академии наука" (N 26-2013 от 10.07.2013) сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, вхождение одного обозначения в другое отсутствует, обозначение ответчика имеет новое семантическое значение, что приводит к отсутствию сходства до степени смешения и следовательно отсутствию смешения обозначений потребителями.

С учетом вышеизложенного, вышеуказанные доводы заявителя апелляционной жалобы не принимаются судом апелляционной инстанции как обоснованные.

Заявитель апелляционной жалобы также не согласен с уменьшением судом взыскиваемой компенсации за нарушение товарного знака "Буренка" по свидетельству N 149078 до 300 000 рублей.

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, принимая во внимание, что ответчик совершил действия по прекращению незаконного использования товарного знака истца, срок незаконного использования, количество незаконно используемых наименований кондитерских изделий, исходя из принципов разумности и соразмерности, обоснованно пришел к выводу том, что компенсация в пользу истца подлежит взысканию с ответчика в сумме 300 000 рублей.

С учетом вышеизложенного, доводы заявителя апелляционной жалобы о незаконном уменьшении взыскиваемого размера компенсации являются необоснованными.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "18" июля 213 года по делу N А33-17819/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

А.Н. Бабенко

Судьи

И.Н. Бутина Л.Е. Споткай