Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2013 г. N 09АП-30816/13

город Москва

14 октября 2013 г.

Дело N А40-29681/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей В.Р. Валиева, М.Е. Верстовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "МАРКА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2013 года

по делу N А40-29681/2013, принятое судьёй Е.А. Хайло,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ нутрио"

(ОГРН 1027700558665; 127412, г. Москва, ул. Лобненская, кв. 21)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МАРКА"

(ОГРН 1101650002167; 423800, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,

д. 45, кв. 52)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Кетрарь Р.М. (по доверенности от 06.05.2013)

от ответчика: Беглова Г.З. (по доверенности от 10.09.2013)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ нутрио (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "МАРКА" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 401169 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; зерновые продукты; кондитерские изделия, в связи с его неиспользованием (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2013 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что трехлетний срок использования товарного знака следует исчислять с момента государственной регистрации ответчиком договора на отчуждение исключительных прав на товарный знак "Здоровье нации".

Ссылается, что прежний правообладатель спорного товарного знака использовал спорный товарный знак для индивидуализации производимой им продукции при осуществлении предпринимательской деятельности.

Истец в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак "Здоровье нации" по заявке N 2008705780 с приоритетом от 29.08.2008 г. зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.02.2010 г. за N 401169 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ "кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; приправы; пряности; пищевой лед" на имя Общества с ограниченной ответственностью "Акульчев".

В настоящее время правообладателем товарного знака "Здоровье нации" по свидетельству N 401169 является Общество с ограниченной ответственностью "МАРКА" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (зарегистрирован Роспатентом 07.02.2012 г. N РД0094408).

Исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 401169 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; зерновые продукты; кондитерские изделия) вследствие его не использования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что истец подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявок на регистрацию товарных знаков "Здоровье нации" и "Леовит - здоровье нации", сходных до степени смещения с товарным знаком ответчика.

Обращаясь с настоящим исковым заявлением, истец указал, что ответчик не использует товарный знак в течение трех лет, а истец является заинтересованным лицом в подаче заявления, поскольку осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представил документальное обоснование заинтересованности в использовании товарного знака истцом.

Истец считает, что действие правовой охраны товарного знака N 401169 на территории Российской Федерации должно быть прекращено в отношении указанных выше классов товаров и услуг досрочно на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации связи с его неиспользованием правообладателем в течение предусмотренного законом срока.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что истец доказал свою заинтересованности в подаче иска, а ответчик, в свою очередь, не представил доказательства использования оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет с момента регистрации товарного знака.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 2.4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (14.03.2013 г.) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 401169, включает промежуток с 14.03.2010 г. по 14.03.2013 г. включительно.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому, применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В подтверждение факта заинтересованности в использовании спорного товарного знака истцом представлены: доказательства наличия оборудования и производственных мощностей для производства кофе, слим-мюсли, шроты пищевые, зерна фасованного, сахарозаменителей, цикория, кондитерских изделий; договоры на расфасовку чайной продукции; договоры подряда на производство работ по изготовлению готовой чайной продукции; договоры на оказание полиграфических услуг; договоры на поставку этикеток; свидетельства о государственной регистрации; декларации соответствия; товарные накладные и другие документы.

Таким образом, истец по смыслу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации является заинтересованным лицом в досрочном прекращении регистрации спорного товарного знака "Здоровье нации".

Вместе с тем, судебная коллегия не усматривает оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, товарный знак "Здоровье нации" по заявке N 2008705780 с приоритетом от 29.08.2008 г. был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.02.2010 г. за N 401169 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ "кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; приправы; пряности; пищевой лед" на имя Общества с ограниченной ответственностью "Акульчев".

Общество с ограниченной ответственностью "МАРКА" стало правообладателем товарного знака "Здоровье нации" по свидетельству N 401169 согласно договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Данный договор зарегистрирован Роспатентом 07.02.2012 г. N РД0094408.

Истец считает, что материалами дел подтверждается факт неиспользования спорного товарного знака более трех лет с момента государственной регистрации.

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В рассматриваемом случае до регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (07.02.2012 г.) ответчик не имел каких-либо прав на использование товарного знака, а, следовательно, не мог нести ответственность за его неиспользование прежним правообладателем.

Кроме того, прежний правообладатель спорного товарного знака использовал спорный товарный знак для индивидуализации производимой им продукции при осуществлении предпринимательской деятельности.

Как разъяснено в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

Принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Ответчиком к апелляционной жалобе были приложены доказательства использования товарного знака прежним правообладателем.

Истец возражал против приобщения к материалам дела данных документов.

Суд счел возможным в данном конкретном случае приобщить к материалам дела представленные ответчиком дополнительные документы и дать им оценку.

В подтверждение факта использования товарного знака "Здоровье нации" в спорный период (то есть с 14.03.2010 г. по 14.03.2013 г.) прежним правообладателем - Обществом с ограниченной ответственностью "Акульчев" представлены договор поставки кондитерских изделий от 30.03.2012 г. N 37/12-М с Обществом с ограниченной ответственностью "МАРКА", договор поставки кондитерских изделий от 01.10.2010 г. N 12/10-ЗН с Обществом с ограниченной ответственностью "Десерт Бутик", договор поставки договор поставки кондитерских изделий от 01.08.2010 г. N 54/10 с Обществом с ограниченной ответственностью "Здоровье нации", товарные накладные за 2010 - 2011, упаковка с обозначение товарного знака "Здоровье нации" (дата изготовления и упаковки кондитерских изделий 21.10.2010 г.).

Истцом заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Здоровье нации" в отношении следующих товаров - кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; зерновые продукты; кондитерские изделия.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения" (утвержден Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2008 г. N 402-ст) под кондитерским изделием понимается многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

Таким образом, представляя доказательства использования товарного знака для индивидуализации товаров - кондитерские изделия ответчик тем самым подтверждает факт использования товарного знака в отношении товаров - какао, сахар, зерновые продукты, кондитерские изделия.

В отношении товаров - чай, кофе установлено следующее.

Из представленных истцом в материалы дела пояснений и документов следует, что общество является производителем товаров "кофе для похудения - жиросжигающий и очищающий комплекс" и "чай похудин - жиросжигающий и очищающий комплекс".

Согласно представленным ТУ 9197-093-49947596-06, ТУ 9197-094-49947596-06, изготавливаемый кофе и чай предназначены для приготовления горячего напитка кофе/чай и использования его в рационах питания лиц, контролирующих массу тела.

Реализация данных напитков "Кофе для похудения", "Чай для похудения" осуществляется, в том числе, через аптечную сеть.

В соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, к 30 классу МКТУ не относятся, в том числе, лекарственные настои и диетические вещества для медицинских целей (класс 5 МКТУ). В частности, в данном классе- 5 классе МКТУ, прямо поименованы чаи для медицинских целей.

Поскольку в рассматриваемом случае ответчик представил доказательства использования оспариваемого товарного знака по свидетельству N 401169 в Российской Федерации в период с 14.03.2010 г. по 14.03.2013 г. включительно, в отношении спорных товаров 30 класса МКТУ, основания для досрочного прекращения спорного товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ судебная коллегия не находит.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе относятся судом на истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2013 года по делу N А40-29681/2013 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ нутрио" (ОГРН 1027700558665) в пользу Обществу с ограниченной ответственностью "МАРКА" (ОГРН 1101650002167) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

В.Р. Валиев М.Е. Верстова