Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 г. N 09АП-28121/13

город Москва

21 октября 2013 г.

Дело N А40-22110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой, судей М.Е. Верстовой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Захаровой,

рассматривая в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Ажахова Хасана Хасанбиевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2013 года по делу N А40-22110/2013, принятое судьей Р.А. Хатыповой, по иску индивидуального предпринимателя Ажахова Хасана Хасанбиевича (ОГРНИП 309071805100079) к 1) Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200, 123995, г. Москва, Бережковская наб, д. 30, корп.1), 2) Обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" (ОГРН 1052307212110, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 7) о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки

при участии в судебном заседании:

от истца: Скляр Р.В.; Кузнецова Е.И. (по доверенности от 08.02.2013) от ответчиков: 1) не явился, извещен,

2) Тарабанова Е.Н. (по доверенности то 02.09.2011)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Ажахов Хасан Хасанбиевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности и Обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" (далее - ответчики) об обязании Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" представить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для государственной регистрации два экземпляра договора от 24.04.2012 г. об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N 361635, N 351686, N 432187, N 432174, N 273540 и одну незаверенную копию указанного договора; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать договор от 24.04.2012 г. об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N 361635, N 351686, N 432187, N 432174, N 273540, в отношении всех товаров, для которых они зарегистрированы; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о договоре от 24.04.2012 г. об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N 361635, N 351686, N 432187, N 432174, N 273540 в отношении всех товаров, для которых они зарегистрированы (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2013 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что сделка по отчуждению исключительного права на товарные знаки между индивидуальным предпринимателем Ажаховым Хасаном Хасанбиевичем и Обществом с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" совершена в письменной форме, в установленном законом порядке не оспорена, является действующей. Считает, что ответчик в нарушение условий договора своими действиями уклоняется от государственной регистрации сделки в установленном законом порядке. Настаивает, что возможность введения потребителя в заблуждение не может быть положена в основу отказа в государственной регистрации такой сделки, поскольку ответчик принял на себя обязательство изменить свое фирменное наименование и не конкурировать с предпринимателем. Полагает, что факт оплаты по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки не входит в предмет доказывания по настоящему спору.

Ответчики отзывы на апелляционную жалобу не представили.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик - Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" против доводов жалобы возражал.

Ответчик - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" является правообладателем исключительных прав

на товарный знак "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" по свидетельству N 361635 в отношении товаров и/или услуг 06, 19, 37 классов МКТУ,

на товарный знак "PROF NOBEL" по свидетельству N 351686 в отношении товаров и/или услуг 06, 19 классов МКТУ,

на товарный знак "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" по свидетельству N 273540 в отношении товаров и/или услуг 06, 19 классов МКТУ,

на товарный знак "NEWTON" по свидетельству N 432174 в отношении товаров и/или услуг 06, 19 классов МКТУ,

на товарный знак "RAND" по свидетельству N 432187 в отношении товаров и/или услуг 06, 19,37 классов МКТУ.

24.04.2012 г. между индивидуальным предпринимателем Ажаховым Хасаном Хасанбиевичем (приобретатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" (правообладатель) был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки, по условиям которого правообладатель за вознаграждение передает приобретателю в полном объеме принадлежащие ему исключительные права на товарные знаки по свидетельствам N 361635, N 351686, N 432187, N 432174, N 273540 в отношении всех товаров для индивидуализации которых они зарегистрированы.

За отчуждение исключительного права на товарные знаки приобретатель выплачивает правообладателю вознаграждение в размере 2.000.000 руб. (пункт 3.1 договора).

В подтверждение факта исполнения договора истцом представлены квитанции к приходным кассовым ордерам от 03.05.2012 г. и 10.05.2012 г.

29.06.2012 г. ответчик обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 24.04.2012 г. с приложением необходимых для регистрации документов.

Данное заявление подписано патентным поверенным Скляром Р.В.

28.06.2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности в адрес патентного поверенного Скляра Р.В. направлен запрос о предоставлении дополнительной информации.

В данном запросе, в частности, указано, что отчуждаемые по договору товарные знаки по свидетельствам N N 273540 и 361635, тождественны оригинальной части фирменного наименования, исключительное право на которое правообладатель (Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД") сохраняет за собой, в связи с чем государственная регистрация указанного договора с учетом требований пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 6 пункта 7.10, пункта 9.9.9 Административного регламента может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица оказывающего услуги.

08.11.2012 г. в адрес Федеральной службой по интеллектуальной собственности от патентного поверенного Скляра Р.В. поступил ответ на запрос, в котором сообщалось, что для исключения возможности введения потребителя в заблуждение в результате отчуждения исключительных прав на товарные знаки N N 273540 и 361635, включающие оригинальную часть фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД", последнее приняло решение об изменении фирменного наименования.

14.11.2012 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило заявление от генерального директора Киргинцева К.Ю. Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" об отзыве заявления о государственной регистрации вышеуказанного договора.

11.12.2012 г. Обществом с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" отозвана доверенность патентного поверенного Скляра Р.В., выдана доверенность патентному поверенному Авдеевой Н.В.

14.12.2012 г. делопроизводство по регистрации договора на отчуждение исключительных прав Федеральной службой по интеллектуальной собственности прекращено, а документы, представленные на регистрацию, возвращены заявителю.

Полагая, что Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" уклоняется от государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в установленном законом порядке, истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.

Статьей 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (пункт 1).

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 2).

Таким образом, не допускается регистрация договоров об отчуждении права на товарные знаки, если такое отчуждение прав противоречит существу исключительного права или может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Указанная норма под введением в заблуждение подразумевает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит перечень обстоятельств, которые могут пониматься как введение потребителя в заблуждение, и не содержит перечня тех случаев, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Статьей 10-bis (недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. также установлен запрос на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии со статьей 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Порядок государственной регистрации таких договоров регулируется нормами Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 г. N 321.

Примерный перечень случаев, которые могут быть отнесены к введению потребителя в заблуждение в смысле пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержится в пункте 9.9.9 Административного регламента.

К подобным случаям, в том числе, относятся случаи, когда отчуждение товарного знака осуществляется в отношении:

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;

- товарного знака, воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;

-товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

Судом установлено и следует из материалов дела, что отчуждаемые по договору товарные знаки по свидетельствам N N 273540, 361635 тождественны оригинальной части фирменного наименования, исключительное право на которое правообладатель (Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД") сохраняет за собой, в связи с чем государственная регистрация указанного договора с учетом требований пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица оказывающего услуги.

Каких-либо доказательств прекращения правовой охраны фирменного наименования ответчика, оспаривания исключительных прав истца на фирменное наименование представлено не было.

Представленное в материалы дела письмо ответчика от 18.10.2012 г. таким доказательством не является, поскольку фактических действий по исполнения данного решения со стороны ответчика предпринято не было.

Таким образом, в результате уступки прав на товарные знаки "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" по спорному договору с одновременным сохранением за ответчиком исключительных прав на фирменное наименование "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" возникает угроза введения потребителей в заблуждение относительного товара или его производителя.

При этом апелляционный суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 18 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым право на фирменное наименование не может не включать в себя полномочие на его указание юридическим лицом в своих коммерческих и иных предложениях.

Кроме того, необходимо учитывать, что в силу пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Следовательно, уступив по оспариваемому договору исключительные права на товарные знаки "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" в отношении 06, 19, 37 классов МКТУ, ответчик, являясь фактическим производителем оконной продукции, обладая соответствующим производственным комплексом, сохраняет за собой право проставлять обозначение "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" в составе своего фирменного наименования на выпускаемой им продукции.

Одновременное использование обозначения "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" на выпускаемой продукции 06, 19, 37 классов МКТУ как ответчиком (владельцем фирменного наименования), так и истцом (новым правообладателем товарных знаков по спорному договору), безусловно создает угрозу введения потенциальных потребителей в заблуждение.

При таких обстоятельствах, регистрация договора об отчуждении права на товарные знаки N N 273540 и 361635 не допустима, поскольку такое отчуждение прав противоречит существу исключительного права или может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что в силу пункта 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации право на товарные знаки может быть отчуждено в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

В рассматриваемом случае отчуждаемые по договору товарные знаки по свидетельствам N N 273540 и 361635 тождественны оригинальной части фирменного наименования, исключительное право на которое правообладатель (Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД") сохраняет за собой, что может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В рамках данного договора также предусмотрено отчуждение товарного знака "PROF NOBEL" по свидетельству N 351686, товарного знака "NEWTON" по свидетельству N 432174, товарного знака "RAND" по свидетельству N 432187.

Вместе с тем, стоимость предусмотренного договором вознаграждения согласована сторонами за передачу исключительных прав на все товарные знаки.

Регистрация договора об отчуждении права только в части товарных знаков невозможна и недопустима.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что истцом не представлено достаточных и допустимых доказательств оплаты вознаграждения за передаваемые по договору права на товарные знаки.

Ответчик факт поступления денежных средств оспаривает.

Из представленной ответчиком во исполнение определения апелляционного суда выписки по счету Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" за период с 01.05.2012 г. по 31.05.2012 г. поступление на расчетный счет общества денежных средств по договору не усматривается.

Согласно статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, истец несет самостоятельные риски предпринимательской деятельности, а также должен прогнозировать последствия, в том числе и негативные, связанные с ее осуществлением, в том числе, при проведении расчетов с юридическим лицом в крупном размере наличными денежными средствами.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что анализ представленных в деле доказательств подтверждает правомерность вывода суда первой инстанции о том, что требования истца необоснованны и удовлетворению не подлежат.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2013 года по делу N А40-22110/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова Д.Н. Садикова