Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2013 г. N 03АП-4954/13

г. Красноярск

01 ноября 2013 г.

Дело N А33-3192/2011

Резолютивная часть постановления объявлена "30" октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "01" ноября 2013 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бабенко А.Н.

судей: Магда О.В., Радзиховской В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бахтеевой Э.Б.

при участии:

от индивидуального предпринимателя Соломатова Н.А. представитель по доверенности N 25/юл от 14.01.2013 г. Тиронова Е.Б.; представитель по доверенности N 21/юл от 14.01.2013 г. Ярмоленко А.Г.,

от общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" представитель по доверенности Титов А.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Соломатова Николая Александровича (ИНН 246100163610, ОГРН 304246112800013; г. Красноярск) на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "29" июля 2013 года по делу N А33-3192/2011, принятое судьей Рудовой Л.А.,

установил:

индивидуальный предприниматель Соломатов Николай Александрович (далее - индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А., истец) (ИНН 246100163610, ОГРН 304246112800013, г. Красноярск) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (далее - ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", ответчик) о запрете производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605; о взыскании 36 500 рублей стоимости продукта горка "Континент-мини", проданного ответчиком, для определения и подтверждения нарушения всех признаков, указанных в формуле полезной модели по патенту N 97605 RU.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 04.04.2011 возбуждено производство по делу.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 25.05.2011 в иске отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.08.2011 решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.12.2011 решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.05.2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.08.2011 по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Определением от 29.12.2011 исковое заявление принято к производству суда на новое рассмотрение.

Решением от 29.07.2013 в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд. В обоснование доводов, изложенных в апелляционной жалобе, указал следующее:

- согласно выводам эксперта (экспертное заключение от 26.06.2012), в продукте горка "Континент-мини" использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащимся в патенте РФ N 97605 формулы полезной модели, за исключением признака N 14. В конструкции горки "Континет-мини" использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку N 14. Выводы, содержащиеся в заключении судебной экспертизы от 26.06.2012 свидетельствуют в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации об использовании ответчиком полезной модели по патенту N 97605 и обоснованности заявленных истцом требований. Доказательства, опровергающие указанное, обстоятельство, ответчиком не представлены;

- при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" каждого признака полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту N 97605, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. Вместе с тем, данные обстоятельства судом первой инстанции не установлены;

- истец не обязан доказывать наличие у ответчика права преждепользования, это аргумент ответчика, а не истца. Более того, согласно выводам эксперта нет оснований для признания права преждепользования ответчика;

- с учетом вышеизложенного, оснований для отказа в удовлетворении исковых требований у суда не имелось.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14.10.2013.

От истца в материалы дела также поступили дополнения к апелляционной жалобе, в которых истец обосновывает правомерность заявленного требования о взыскании убытков в размере стоимости приобретенной мебели.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, в котором ответчик указал, что изложенные в апелляционной жалобе требования истца и основания, по которым истец обжалует вышеуказанное решение, не соответствуют действующему законодательству, обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Всем заявленным в апелляционной жалобе доводам истца судом первой инстанции была дана законная и обоснованная оценка, в связи с чем, основания для отмены обжалуемого решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Не согласны с решением суда первой инстанции. Просят отменить решение Арбитражного суда Красноярского края от "29" июля 2013 года по делу N А33-3192/2011 и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу. Согласен с решением суда первой инстанции. Просит оставить решение Арбитражного суда Красноярского края от "29" июля 2013 года по делу N А33-3192/2011 без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

От представителя ответчика поступило ходатайство о назначении дополнительной экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьям 82 и 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу. Удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Несогласие стороны спора с результатом экспертизы само по себе не влечет необходимости в проведении дополнительной экспертизы.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд апелляционной инстанции отказывает в его удовлетворении, поскольку выводы эксперта, изложенные в представленном суду заключении, не содержат противоречий и неясностей.

С учетом конкретных обстоятельств дела, имеющихся в материалах дела доказательств, суд апелляционной инстанции не усматривает необходимости в проведении дополнительной экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, судом в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в удовлетворении заявленного ходатайства о проведении дополнительной экспертизы отказано.

Суд, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, признал невозможным рассмотреть дело в данном судебном заседании. В соответствии со статьями 159, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом вынесено и оглашено протокольное определение об отложении судебного разбирательства на 17 час. 30 мин. 30 октября 2013 года, зал судебного заседания N 3.

После отложения судебное заседание было продолжено с участием представителей истца, которые поддержали ранее изложенную позицию.

При повторном рассмотрении настоящего дела арбитражным апелляционным судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А. является обладателем исключительного права на полезную модель патент N 97605 "БАР-СЕРВАНТ", в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован 20.09.2010, приоритет полезной модели установлен с 19.04.2010 (по дате подачи заявки). Срок действия патента истекает 19.04.2020.

Формула полезной модели: 1.Бар-сервант, включающий формообразующий каркас из боковых стенок, спинку, нижнее и верхнее основания и полки, отличающийся тем, что полки выполнены в виде дисков с центральным отверстием и установлены на вертикальной трубчатой штанге, закрепленной на поворотных верхнем и нижнем основаниях, зафиксированных от вертикального смещения на подшипниковых опорах, установленных на нижнем и верхнем основаниях каркаса, при этом между поворотным верхним и поворотным нижним основаниями закреплен изогнутый экран. 2. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что экран выполнен из стекол с радиусным изгибом с возможностью перекрытия лицевого проема бар-серванта при вращении поворотных оснований. 3. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что экран закреплен на внутренних поверхностях поворотных оснований крепежными элементами и выполнен из двух стекол, соединенных по вертикали металлической планкой. 4. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что полки выполнены в виде дисков из стекла, снабжены релингами и закреплены на вертикальной трубчатой штанге с помощью втулок и винтов.

23.11.2010 между Яфаровой О.Э. (покупатель) и ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" (поставщик) заключен договор N 26, в соответствии с условиями которого, поставщик обязуется поставить (передать в собственность) покупателю товар в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложение N 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора этот товар.

В соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору N 26 от 23.11.2010) поставщик обязался поставить горку "Континент мини", стоимость товара составила 36 500 руб.

Из искового заявления следует, что приобретенный объект мебели - горка "Континент мини" был доставлен представителями ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17, кв. 105, после доставки собран на основании эскиза, утвержденного МФ "Кардинал" от 22.07.2010. После сборки объекта Яфаровой О.Э. в присутствии Соломатова Н.А., свидетелей Черепановой Т.А., Рослик В.Н. была совершена фотосъемка объекта мебели - горка "Континент мини", по результатам которой был составлен акт. В дальнейшем истцом были подготовлены таблицы сопоставимости признаков, содержащихся в объекте - горка "Континент мини" и формулы полезной модели по патенту на полезную модель N 97605. Истцом было установлено, что горка "Континент мини" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле полезной модели, содержащейся в патенте N 97605.

Ссылаясь на то, что объект мебели - горка "Континент мини", в котором использована запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" не производился, не производится и не вводился в гражданский оборот с разрешения патентообладателя, лицензий на использование указанной полезной модели по патенту N 97605 патентообладатель не предоставлял, на то, что ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает объекты мебели, в которых используется запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против иска, ответчик указывает на то, что запатентованная истцом конструкция уже давно используется мировыми производителями мебели, в том числе ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" 01.04.2007 утверждены каталоги мебельных горок "континент", а 20.04.2009 утвержден ассортимент мебели "модули кухни "Кардинал", в которых использован механизм, аналогичный механизму запатентованной истцом полезной модели, то есть на стороне ответчика имеется право преждепользования.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции, при принятии обжалуемого решения исходил из того, что истцом не доказан факт использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" каждого признака полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту N 97605, а также использование ответчиком решения тождественного промышленному образцу, зарегистрированному патентом N 97605. Доказательства, которые бы с достоверностью свидетельствовали о том, что ответчик предлагал к продаже или продавал товар, в котором бы использовалась полезная модель по патенту РФ N 97605, суду представлены не были. С учетом вышеизложенного, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции находит основания для его отмены, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А. является обладателем исключительного права на полезную модель патент N 97605 "БАР-СЕРВАНТ", в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован 20.09.2010, приоритет полезной модели установлен с 19.04.2010 (по дате подачи заявки). Срок действия патента истекает 19.04.2020.

Формула полезной модели: 1.Бар-сервант, включающий формообразующий каркас из боковых стенок, спинку, нижнее и верхнее основания и полки, отличающийся тем, что полки выполнены в виде дисков с центральным отверстием и установлены на вертикальной трубчатой штанге, закрепленной на поворотных верхнем и нижнем основаниях, зафиксированных от вертикального смещения на подшипниковых опорах, установленных на нижнем и верхнем основаниях каркаса, при этом между поворотным верхним и поворотным нижним основаниями закреплен изогнутый экран. 2. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что экран выполнен из стекол с радиусным изгибом с возможностью перекрытия лицевого проема бар-серванта при вращении поворотных оснований. 3. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что экран закреплен на внутренних поверхностях поворотных оснований крепежными элементами и выполнен из двух стекол, соединенных по вертикали металлической планкой. 4. Бар-сервант по п.1, отличающийся тем, что полки выполнены в виде дисков из стекла, снабжены релингами и закреплены на вертикальной трубчатой штанге с помощью втулок и винтов.

В соответствии со статей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, изобретения и полезные модели. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно статьям 1345, 1349, 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на полезные модели являются патентными правами. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к полезным моделям (техническое решение). Исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации (патента).

В силу статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право. Охрана интеллектуальных прав на изобретение и полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В соответствии со статьями 1229 и 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Использованием считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, полезная модель; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, в период действия патента 23.11.2010 между Яфаровой О.Э. (покупатель) и ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" (поставщик) заключен договор N 26, в соответствии с условиями которого, поставщик обязуется поставить (передать в собственность) покупателю товар в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложение N 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора этот товар.

В соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору N 26 от 23.11.2010) поставщик обязался поставить горку "Континент мини", стоимость товара составила 36 500 рублей.

Из искового заявления следует, что приобретенный объект мебели - горка "Континент мини" была доставлен представителями ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17, кв. 105, после доставки собран на основании эскиза, утвержденного МФ "Кардинал" от 22.07.2010. После сборки объекта Яфаровой О.Э. в присутствии Соломатова Н.А., свидетелей Черепановой Т.А., Рослик В.Н. была совершена фотосъемка объекта мебели - горка "Континент мини", по результатам которой был составлен акт. В дальнейшем истцом были подготовлены таблицы сопоставимости признаков, содержащихся в объекте - горка "Континент мини" и формулы полезной модели по патенту на полезную модель N 97605. Истцом было установлено, что горка "Континент мини" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле полезной модели, содержащейся в патенте N 97605.

Истец полагает, что использование ответчиком запатентованной полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" нарушает его исключительные права на полезную модель.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая вышеизложенные нормы права и положения статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом предмета доказывания по настоящему делу истец должен подтвердить факт принадлежности ему исключительного права, а также факт использования данных прав ответчиком. Ответчик обязан доказать соблюдение им требования законодательства об интеллектуальной собственности при использовании объекта интеллектуальной собственности. В противном случае данное лицо признается нарушителем исключительных прав на такой объект, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, определением суда от 11.04.2012 назначена патентно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено Крешнянской Елене Анатольевне - эксперту Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы: содержится ли в продукте горка "Континент-мини" каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте РФ N 97605 формулы полезной модели либо признак, эквивалентный ему?

10 июля 2012 года в Арбитражный суд Красноярского края поступило заключение эксперта по делу, в соответствии с которым эксперт пришла к следующим выводам:

- основная часть признаков независимого пункта формулы по патенту на полезную модель N 97605, а именно признаки NN 1-14, 15 использованы в конструкции горки "Континет-мини";

- признак 14 независимого пункта формулы, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса, не использован в исследованном объекте. В исследуемой конструкции подшипниковая опора установлена только снизу, а в верху предусмотрено наличие центрального направляющего элемента;

- в продукте горка "Континет-мини" использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 97605 формулы полезной модели, за исключением признака N 14. В конструкции горки "Континет-мини" использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку N 14.

Сторонами заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, в части определения тождества модели N 97605 и схемы сборки горки "Континет".

Представителем истца заявлено ходатайство о назначении технической экспертизы на предмет срока давности изготовления документа (приказа от 30.01.2007 N 4 "О совершенствовании модельного ряда мебели"), подписанного генеральным директором ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", которым установлено, что в срок до 01.04.2007 включены разработанные конструкторским отделом модули с новыми элементами витрин "пирамида" и "вращающаяся" в модельный ряд серии "Континент", присвоив новым модулям артикулы с очередным порядковым номером в верхнюю базу (арт. 28.2.**) и горки (арт. 28.6*); запустить в производство усовершенствованный рад мебели серии "Континент"; внести изменения в нормативную документацию предприятия6каталог изделий, прайс-лист.

Из материалов дела следует, что горка "Континент-мини", выпускаемая и предлагаемая к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" имеет арт. 28.6.2.

От ответчика в материалы дела поступило согласие на осуществление всех необходимых экспертных действий, в том числе нарушения целостности, в отношении представленных им подлинников документов.

Определением суда от 27.12.2012 ходатайства индивидуального предпринимателя Соломатова Николая Александровича о назначении судебной экспертизы по праву преждепользования, о назначении по делу судебно-технической экспертизы приказа N 4 от 30.01.2007 с целью решения вопроса по установлению давности изготовления документа удовлетворены. Проведение судебной экспертизы по праву преждепользования поручено провести Крешнянской Елене Анатольевне - эксперту Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Проведение судебно-технической экспертизы по установлению давности изготовления документа (приказа N 4 от 30.01.2007) поручено Федеральному бюджетному учреждению Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской.

В целях проверки приказа от 30.01.2007 N 4 на давность его выполнения перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) соответствует ли давность исполнения рукописной подписи генерального директора ООО МФ "Кардинал" Гришина С.Н. на приказе от 30.01.2007 N 4 "О совершенствовании модельного ряда мебели" обозначенной на указанном приказе дате?

2) имеются ли признаки искусственного старения документа - приказа от 30.01.2007 N 4 "О совершенствовании модельного ряда мебели"?

В рамках установления права преждепользования до 19.04.2010 обществом с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" в горке "Континент" и полезной модели по патенту РФ N 97605 перед экспертом поставлены следующие вопросы:

- действительно ли в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, являющееся тождественным полезной модели N 97605, то есть, были ли в ней использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели N 97605;

- если право преждепользования будет подтверждено, то необходимо определить объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки.

26.03.2013 в арбитражный суд от Федерального бюджетного учреждения Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской поступило заключение эксперта Власова Г.А. N 100/3.2 от 14.03.2013, который пришел к следующим выводам:

- установить, соответствует ли давность исполнения рукописной подписи генерального директора ООО МФ "Кардинал" Гришина С.Н. на приказе от 30.01.2007 N 4 "О совершенствовании модельного ряда мебели", дате проставленной на документе (30.01.2007) не представляется возможным;

- признаков "искусственного старения" документа (агрессивное термическое, агрессивное световое, химическое воздействие) обнаружено не было.

30.05.2013 в материалы дела от Южно-Уральской торгово-промышленной палаты поступило экспертное заключение по праву преждепользования от 15.05.2013, в котором эксперт Крешнянская Елена Анатольевна пришла к следующим выводам:

- признак N 14 независимого пункта формулы, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса, не использован в исследуемом объекте. В исследуемой конструкции подшипниковая опора установлена только снизу, а вверху предусмотрено наличие центрального направляющего элемента;

- таким образом, техническое решение, использованное в конструкции горки "Континент-мини", не является тождественным техническому решению, защищенному патентом N 97605 РФ на полезную модель "Бар-сервант", поскольку один из признаков независимого пункта формулы полезной модели не нашел отражения в конструкции горки;

- эксперт делает вывод о том, что даже если ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора полезной модели по патенту N 97605 Соломатова Н.А. техническое решение, заложенное в конструкцию горка "Континент-мини", в результате отсутствия тождественности технического решения, использованного ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", и технического решения, защищенного патентом РФ, нет оснований для признания права преждепользования;

- в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, не являющееся тождественным полезной модели N 97605, поскольку в нем использованы не все признаки независимого пункта формулы полезной модели N 97605; не использован признак 14, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса (ответ на 1 вопрос);

- поскольку техническое решение, использованное в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, не является тождественным полезной модели N 97605, то нет необходимости определять объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки (ответ на 2 вопрос).

При исследовании заключений эксперта от 26.06.2012 и от 15.05.2013 наряду с другими доказательствами по делу в порядке пункта 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик обратился с ходатайством о вызове эксперта Крешнянской Е.А. для дачи пояснений по представленным заключениям, поскольку из представленных в материалы дела экспертных заключений от 26.06.2012 и от 15.05.2013 следует, что ответчик использовал оспариваемое техническое решение и до даты приоритета и после даты приоритета без каких-либо изменений.

В силу вышеназванной нормы процессуального права по ходатайству лица, участвующего в деле, эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

Определением суда от 24.06.2013 суд вызвал в судебное заседание Крешнянскую Е.А. эксперта Южно-Уральской торгово-промышленной палаты для дачи пояснений по экспертным заключениям от 26.06.2012 и от 15.05.2013.

В судебном заседании 16.07.2013 эксперт Крешнянская Елена Анатольевна дала пояснения по вопросам, поставленным перед ней судом и сторонами:

- в продукции ответчика использовано технологическое решение, не являющееся тождественной полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605, использованы не все признаки полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605, а именно признак N 14 - он признан эквивалентным;

- изделие, которое использовалось в первой экспертизе и объект, по которому проводилась дополнительная экспертиза - идентичны.

Ответы эксперта содержатся в видеозаписи и аудиозаписи протокола судебного заседания от 16.07.2013.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела заключения экспертов, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что представленные заключения экспертов, с учетом пояснений Крешнянской Е.А. эксперта Южно-Уральской торгово-промышленной палаты содержат выводы по всем поставленным судом вопросам, не допускающие двоякого толкования. Заключение соответствует требованиям, предъявляемым Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не имеет противоречий и не вызывает сомнения в объективности и квалификации экспертов, в связи с чем в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются надлежащими доказательствами по делу.

Судом апелляционной инстанции установлено, что согласно экспертному заключению от 26.06.2012, в продукте горка "Континент-мини" использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащимся в патенте РФ N 97605 формулы полезной модели, за исключением признака N 14. В конструкции горки "Континет-мини" использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку N 14.

Как уже было отражено судом апелляционной инстанции в настоящем постановлении, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу применительно к положениям пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации входит установление обстоятельств использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже обществом с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" каждого признака полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту N 97605, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая выводы, содержащиеся в заключении судебной экспертизы от 26.06.2012, признанного в качестве допустимого доказательства по делу, суд апелляционной инстанции полагает, что материалами дела подтверждено использование ответчиком в конструктивном решении горки "Континет-мини" каждого признака полезной модели, либо эквивалентному ему, содержащегося в независимых пунктах 1 - 4 формулы полезной модели, охраняемой патентом N 97605. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Судом апелляционной инстанции также установлено, что в ходе судебного разбирательства после проведенной по делу судебной патентно-технической экспертизы ответчиком было заявлено о наличии у него права преждепользования.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В силу статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения при наличии права преждепользования должно вестись без расширения объема использования, использование тождественного решения сверх объема является нарушением патента.

С учетом вышеизложенного, право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий (при обязательной совокупности условий):

- использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента,

- решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно,

- используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно),

- необходимо подтвердить объемы такого использования.

При этом, содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями.

Как следует из материалов дела, в ходе судебного разбирательства определением суда от 27.12.2012 была назначена патентно-техническая экспертиза по преждепользованию, проведение которой по предложению ответчика было поручено Крешнянской Елене Анатольевне - эксперту Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), г. Челябинск.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: действительно ли в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, являющееся тождественным полезной модели N 97605, то есть, были ли в ней использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели N 97605 и если право преждепользования будет подтверждено, то необходимо определить объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки.

Согласно выводам эксперта, изложенным в экспертном заключении от 15.05.2013, в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, не являющееся тождественным полезной модели N 97605, поскольку в нем использованы не все признаки независимого пункта формулы полезной модели N 97605; не использован признак 14, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса, кроме того, поскольку техническое решение, использованное в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, не является тождественным полезной модели N 97605, то нет необходимости определять объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки.

При этом экспертом отмечено, что термин "тождественность" предполагает, что тождественным решением будут являться лишь одинаковые, идентичные технические решения. Далее эксперт отмечает, что определение одного из условий использования права преждепользования, касающегося тождественности технических решений, предусмотренное статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, не совпадает с соответствующим определением условия признания изобретения или полезной модели использованными, в соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает расширение прав патентобладателя по отношению к предполагаемым нарушителям его исключительных прав путем применения доктрины эквивалентности.

Статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации такого расширения прав не предусматривает. В данном случае речь идет только о тождественности сравниваемых технических решений, то есть полном совпадении признаков независимого пункта формулы с признаками того объекта, на основании которого испрашивается право преждепользования.

Анализируя техническое решение, использованное в конструкции горки "Континент-мини", эксперт пришел к выводу о том, что данное техническое решение не является тождественным техническому решению, защищенному патентом N 97605 РФ на полезную модель "Бар-сервант", поскольку один из признаков независимого пункта формулы полезной модели не нашел отражения в конструкции горки.

На основании вышеизложенного эксперт делает вывод о том, что в результате отсутствия тождественности технического решения, использованного в ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", и технического решения, защищенного патентом РФ, нет оснований для признания права преждепользования, в связи с чем отсутствует необходимость давать ответ на второй вопрос, касающийся установления объема использования технического решения, примененного в конструкции горки "Континент", до даты приоритета полезной модели, то есть на 19.04.2010 года.

Учитывая вышеизложенные нормы права и заключение эксперта от 15.05.2013 суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что факт отсутствия у ответчика права преждепользования подтвержден материалами дела, в том числе заключением эксперта.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований указал, что истцом не доказан факт использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" каждого признака полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту N 97605, а также использование ответчиком решения тождественного промышленному образцу, зарегистрированному патентом N 97605. Доказательства, которые бы с достоверностью свидетельствовали о том, что ответчик предлагал к продаже или продавал товар, в котором бы использовалась полезная модель по патенту РФ N 97605, суду представлены не были.

Как уже было отражено судом апелляционной инстанции в настоящем постановлении, согласно экспертному заключению от 26.06.2012, в продукте горка "Континент-мини" использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащимся в патенте РФ N 97605 формулы полезной модели, за исключением признака N 14. В конструкции горки "Континет-мини" использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку N 14, что в силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельствует об использовании ответчиком полезной модели по патенту N 97605.

Как установлено материалами дела, горка "Континент-мини" была продана ответчиком по цене 36 500 рублей, без НДС, что подтверждается счетом N 61 от 23 ноября 2010 г., товарной накладной N 1 от 20 января 2011 и отражено в счете-фактуре N 00000001 от 20 января 2011 года.

Таким образом, указанные выводы суда первой инстанции противоречат установленным по делу обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предъявления требований о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использующему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как следует из материалов дела, объект мебели горка "Континент-мини" был приобретен в целях восстановления нарушенных прав истца. Как пояснил истец, в результате проведенных экспертных действий указанный объект не может быть использован по назначению в настоящее время, поскольку утерян товарный вид.

В связи с чем, в силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются обоснованными заявленные истцом требования о взыскании с ответчика убытков, в размере стоимости проданной ответчиком горки "Континент-мини" и запрете ответчику производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605.

При таких обстоятельствах, оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований у суда первой инстанции не имелось.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, установив в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, на основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменяет решение суда первой инстанции и принимает по делу новый судебный акт.

Из материалов дела следует, что платежным поручением N 141 от 07.04.2012 истцом произведена оплата стоимости судебной экспертизы по делу N А33-3192/2011 в сумму 29 500 руб.; платежным поручением от 21.12.2012 N 239 истцом произведена оплата стоимости судебной экспертизы по делу N А33-3192/2011 в сумму 52 000 рублей, таким образом, истцом понесены расходы на оплату стоимости экспертиз в общей сумме 81 500 рублей.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком произведена оплата стоимости судебной экспертизы по преждепользованию в сумме 17700 рублей, что подтверждается платежным поручением от 17.12.2012 N 128.

Из материалов дела следует, что за проведение судебных экспертиз, назначенных определениями суда от 11.04.2012 и от 27.12.2012, сторонами не оплачено 3844 рублей.

Из материалов дела следует, что истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, при подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции от 25.05.2011 - 2 000 рублей, при подаче кассационной жалобы 2000 рублей, при подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции от 29.07.2013 - 2 000 рублей.

В связи с удовлетворением апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанциях и по оплате экспертиз на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся судом на ответчика - общество с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал".

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "29" июля 2013 года по делу N А33-3192/2011 отменить. Принять по делу новый судебный акт. Исковые требования удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (ИНН 2452033140, ОГРН 1062452020652) производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты мебели, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (ИНН 2452033140, ОГРН 1062452020652) в пользу индивидуального предпринимателя Соломатова Николая Александровича (ИНН 246100163610, ОГРН 304246112800013) убытки в сумме 36 500 рублей 00 копеек и 97344 рубля 00 копеек судебных расходов.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

А.Н. Бабенко

Судьи

О.В. Магда В.В. Радзиховская