Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2013 г. N 09АП-28138/13

город Москва

31 октября 2013 г.

Дело N А40-29539/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи А.А. Солоповой

Судей Д.Н. Садиковой, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2013

по делу N А40-29539/2013, принятое судьей Е.А. Хайло

по иску открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия"

(ОГРН 1027809173446, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 24)

к открытому акционерному обществу "РОТ ФРОНТ"

(ОГРН 1027700042985, 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Макаров Д.Б. (по доверенности от 03.09.2012),

Лупенко О.В. (по доверенности от 03.09.2012) от ответчика: Бостан О.Н. (по доверенности от 15.05.2013)

УСТАНОВИЛ:

Открыток акционерное общество "Оркла Брэндс Россия" (далее - ОАО "Оркла Брэндс Россия", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЛАСТОЧКИ" по свидетельству N 226227 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2013 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 26 июня 2013 года, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель не согласен с выводами суда о том, что оспариваемый товарный знак используется самим ответчиком, третьими лицами под контролем ответчика в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, товарный знак не создает каких-либо препятствий истцу в осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, заявитель указал на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что незначительное количество наборов конфет "Ласточки" (56 наборов массой 1 кг общей стоимостью 5 179 руб.), приобретенные ответчиком и ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" у ООО "Объединенные кондитеры", действительно предназначались для конечного потребителя; в нарушение пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 67 АПК РФ суд принял и признал надлежащими доказательства, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу (фотография набора "Ласточки" (т. 2 л.д. 37) и фотографии магазина (т. 2 л.д. 38-40).

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьего лица (Роспатента), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей истца и ответчика, не находит оснований для отмены решения суда.

Судом установлено, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак по заявке N 2001719664 с приоритетом от 02 июля 2001 года зарегистрирован Роспатентом 29 октября 2002 года за N 226227 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО "РОТ ФРОНТ".

Отказывая в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЛАСТОЧКИ" по свидетельству N 226227 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта использования ответчиком в исследуемый период спорного товарного знака (с 14.03.2010 по 14.03.2013 включительно).

Суд первой инстанции принял во внимание доводы ОАО "РОТ ФРОНТ" о том, что общество активно использует спорный товарный знак "ЛАСТОЧКИ" в своей деятельности, производит продукцию, а именно: наборы конфет "Ласточки", наименование которых тождественно товарному знаку по свидетельству N 226227. Наборы "Ласточки" реализуются через фирменные магазины Холдинга "Объединенные кондитеры", посредством управляющей организации ответчика - ООО "Объединенные кондитеры", в подтверждение чего представлены образцы упаковки наборов, стикеров, размещаемых на упаковках, маркировка упаковочных коробок, накладные от 22 июня 2012 года, 10 октября 2012 года, 15 октября 2012 года, 15 февраля 2013 года, 07 марта 2013 года, договор N 001-юд от 01 сентября 2003 года "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа".

Кроме того, по мнению суда первой инстанции, не имеется оснований считать, что спорный товарный знак создает какие-либо препятствия истцу для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суд апелляционной инстанции полагает неправомерными заявленные исковые требования, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 422-ФЗ от 08.12.2011) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 14503/10 от 01 марта 2011 года, применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований даже при отсутствии каких-либо доказательств использования со стороны правообладателя.

Суд апелляционной инстанции полагает, что у истца отсутствует законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛАСТОЧКИ" по свидетельству N 226227 в отношении товаров 30 класса МКТУ, по следующим основаниям.

В силу статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обращение в суд осуществляется за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Истец ссылается на то, что его заинтересованность выражена в намерении производить конфеты "Крупская Ласточка", конфеты "Ласточка" производились им в советское время, им подавалась заявка в Роспатент на регистрацию обозначения "Крупская Ласточка", однако Роспатент в регистрации отказал, признав обозначение сходным до степени смешения, в том числе с товарным знаком ОАО "РОТ ФРОНТ" "ЛАСТОЧКИ".

Однако доводы о производстве Кондитерской фабрикой имени Н.К. Крупской конфет "Ласточка" в советское время не имеют отношения к обоснованию наличия заинтересованности истца, в том числе для подтверждения права истца на производство конфет "Ласточка".

В силу статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации только ответчик вправе использовать спорный товарный знак, при этом, без согласия правообладателя никто, в том числе истец, не вправе использовать данное обозначение в своей деятельности.

Действующее законодательство не содержит норм права, позволяющих иным лицам использовать в своей деятельности без согласия правообладателя обозначение, зарегистрированное как товарный знак, со ссылкой на то, что такое обозначение использовалось в советский период.

На территории Российской Федерации не существует права преждепользования товарным знаком ("принципа фактического применения", "принципа первого использования"), что соответствует и принципам международных договоров, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, регулирующих правоотношения в области товарных знаков.

Права правообладателей носят исключительный характер и в соответствии с законодательством Российской Федерации, и согласно нормам международного права - Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 194 года, статья 16.

Поскольку товарный знак "ЛАСТОЧКИ" зарегистрирован за ответчиком, суд апелляционной инстанции полагает, что в силу указанных норм законодательства у истца отсутствует право на использование обозначения "Ласточки" независимо от факта выпуска конфет "Ласточка" в советский период.

Кроме того, подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию обозначения "Крупская Ласточка" сама по себе не свидетельствует о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака.

При этом, суд апелляционной инстанции исходит из того, что истец подавал заявку на регистрацию обозначения "Крупская Ласточка" 16 декабря 2009 года, то есть более чем за три года до подачи иска по настоящему делу (Решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения "Крупская Ласточка" было вынесено 23 июня 2011 года, а уведомление о результатах проверки соответствия было направлено Роспатентом в адрес истца 06 декабря 2010 года).

Ссылка истца на поступившую в его адрес от ОАО "РОТ ФРОНТ" претензию в связи с производством и введением в гражданский оборот шоколадных конфет "Крупская Ласточка" и последующее предъявление ответчиком соответствующего иска в арбитражный суд, не может быть признана судом обоснованной, поскольку данные обстоятельства (претензии правообладателя) в любом случае не могут свидетельствовать о наличии законного интереса истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представленные истцом учредительные документы, сертификаты на иную продукцию, дипломы, полученные истцом за другие кондитерские изделия, не содержат каких-либо обоснований заинтересованности истца в досрочном прекращении товарного знака ответчика "ЛАСТОЧКИ".

Суд первой инстанции правомерно указал на "отсутствие оснований считать, что товарный знак "ЛАСТОЧКИ" создает истцу какие-либо препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности".

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик препятствует истцу в осуществлении им своей деятельности по выпуску и производству кондитерской продукции на законных основаниях под принадлежащими истцу товарными знаками.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в обоснование иска документы, суд апелляционной инстанции полагает, что истец не представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛАСТОЧКИ", исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 14503/10 от 01 марта 2011 года.

Вместе с тем, представленные ответчиком в материалы документы, которые были исследованы судом первой инстанции и отражены в обжалуемом судебном акте, достоверно свидетельствуют о том, что ОАО "РОТ ФРОНТ" использует в своей деятельности товарный знак "ЛАСТОЧКИ".

Так, ОАО "РОТ ФРОНТ" использует товарный знак "ЛАСТОЧКИ" для маркировки кондитерских изделий; а именно: наборов конфет "Ласточки", наименование которых тождественно товарному знаку по свидетельству N 226227 (образцы упаковки наборов, стикеров, размещаемых на упаковках, маркировка упаковочных коробок представлены в материалы дела). Введение продукции с товарным знаком "ЛАСТОЧКИ" в оборот подтверждено представленными ОАО "РОТ ФРОНТ" в материалы дела накладными от 22 июня 2012 г., 10 октября 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 07 марта 2013 г. - наборы "Ласточки" реализуются через фирменные магазины Холдинга "Объединенные кондитеры" посредством управляющей организации ответчика - ООО "Объединенные кондитеры".

Оспаривая выводы суда первой инстанции об использовании ответчиком спорного товарного знака, истец ссылается на то, что суд первой инстанции не указал, каким из способов, предусмотренных в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляется использование товарного знака.

Указанный довод заявителя апелляционной жалобы не соответствует материалам дела, в том числе не учитывает изложенную в обжалуемом судебном акте ссылку суда первой инстанции на то, что "в обоснование своих возражений ОАО "РОТ ФРОНТ" ссылается на то, что активно использует спорный товарный знак "ЛАСТОЧКИ" в своей деятельности, производит продукцию, а именно: наборы конфет "Ласточки", наименование которых тождественно товарному знаку по свидетельству N 226227. Наборы "Ласточки" реализуются через фирменные магазины Холдинга "Объединенные кондитеры", посредством управляющей организации ответчика - ООО "Объединенные кондитеры", в подтверждение чего представлены образцы упаковки наборов, стикеров, размещаемых на упаковках, маркировка упаковочных коробок, накладные от 22 июня 2012 года, 10 октября 2012 года, 15 октября 2012 года, 15 февраля 2013 года, 07 марта 2013 года, договор N 001-юд от 01 сентября 2003 года "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа".

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что "результатом действий ОАО "РОТ ФРОНТ" стало введение в гражданский оборот товарного знака "ЛАСТОЧКИ" в отношении товаров 30 класса МКТУ".

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что "в материалах дела отсутствуют доказательства того, что незначительное количество наборов конфет "Ласточки" (56 наборов массой 1 кг общей стоимостью 5 179 руб.), приобретенные ответчиком и ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" у ООО "Объединенные кондитеры", действительно предназначались для конечного потребителя", признается судом апелляционной инстанции несостоятельным.

В данном случае истцом не учтено, что понятие "введение товара в гражданский оборот" не является понятием, идентичным понятию "продажа товара конечным потребителям".

В материалы дела представлен ряд документов о порядке введения в гражданский оборот кондитерской продукции компаний Холдинга "Объединенные кондитеры", среди которых имеются данные о реализации ООО "Объединенные кондитеры" наборов конфет "Ласточки" не только ответчику для продажи потребителям через его фирменные магазины, но и ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" также для распространения через фирменные магазины данного предприятия.

По мнению истца, товары никуда не перемещались, поскольку адреса погрузки и разгрузки в накладных совпадают. Данный довод истца является необоснованным, поскольку передача кондитерской продукции по товарным накладным от 10 октября 2012 г. и от 15 октября 2012 г. от ООО "Объединенные кондитеры" ответчику производилась по адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 8, где находится часть производства ОАО "РОТ ФРОНТ" и один из его фирменных магазинов.

Кроме того, товарные накладные от 22 июня 2012 г., от 15 февраля 2013 г. и от 07 марта 2013 г. содержат сведения о том, что ООО "Объединенные кондитеры" произвело реализацию наборов конфет "Ласточки" ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, где находится производство данного предприятия, а также один из его фирменных магазинов.

При таких обстоятельствах, доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии намерения ответчика довести товары до конечного потребителя и выпуске им товаров в целях формального выполнения предписаний закона, являются несостоятельными.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что "в нарушение пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял и признал надлежащими доказательства, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу (фотография набора "Ласточки" (т. 2 л.д. 37) и фотографии магазина (т. 2 л.д. 38-40)", отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку, как видно из материалов дела, ответчик не ссылался в суде первой инстанции на то, что фотографии наборов конфет "Ласточки" и магазина были сделаны в трехлетний период, предшествовавший подаче иска, при том, что названные фотоматериалы, подготовленные после подачи иска, представлены ответчиком лишь в целях демонстрации товара и порядка его реализации.

Утверждение заявителя апелляционной жалобы об отсутствии в деле доказательств того, что оспариваемый товарный знак используется самим ответчиком, третьими лицами под контролем ответчика в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, отклоняется судом апелляционной инстанции, как не соответствующее материалам дела. Истец представил в материалы дела стикеры и маркировки упаковочных коробов, на данных этикетах имеются все необходимые обозначения, которые позволяют идентифицировать правообладателя товарного знака - ОАО "РОТ ФРОНТ" и маркируемую им продукцию - наборы конфет "Ласточки" (достоверность каждого представленного ответчиком доказательства по существу истцом не опровергнута).

Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы, на стикерах и маркировках упаковочных коробов указано, что производителем набора "Ласточки" является ОАО "РОТ ФРОНТ", указаны даты и иная необходимая информация.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан доказать сам факт использования товарного знака, не ограничиваясь при этом в выборе средств доказывания этого факта, поскольку в законе отсутствуют нормы, согласно которым правообладатель обязан представлять все имеющиеся договоры, технические задания, платежную документацию и иные документы, связанные с деятельностью, которая сопутствует использованию товарного знака.

Кроме того, представленные в дело договоры и накладные подтверждают факт введения наборов конфет "Ласточки" в гражданский оборот под контролем правообладателя, учитывая, что ответчик в силу статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации действует через свои органы, в данном случае - через управляющую организацию ООО "Объединенные кондитеры".

Ответчик указал на то, что согласно статье 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и пункту 2 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" управляющая организация ООО "Объединенные кондитеры" и ОАО "РОТ ФРОНТ" являются аффилированными лицами, то есть лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, в связи с чем управляющая организация ООО "Объединенные кондитеры" выражает волю ОАО "РОТ ФРОНТ" как правообладателя товарного знака "ЛАСТОЧКИ" на использование этого товарного знака.

Вывод суда об использовании ООО "Объединенные кондитеры" товарного знака "ЛАСТОЧКИ" под контролем правообладателя, что прямо допускает пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, истцом не опровергнут.

Ссылки заявителя в апелляционной жалобе на материалы судебно-арбитражной практики о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков не может быть признана судом апелляционной инстанции обоснованной в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данные судебные акты не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора в отношении спорного товарного знака "ЛАСТОЧКИ" по свидетельству N 226227, поскольку приняты по делам с участием других лиц, с иными фактическими обстоятельствами спора.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда от 26 июня 2013 года и удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку доводы заявителя не основаны на законе и имеющихся в деле доказательствах.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2013 года по делу N А40-29539/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

Д.Н. Садикова О.Н. Лаптева